SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00216-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 28-08-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 28 Agosto 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00216-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS previamente registrada / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son LUCKY y CHARMS / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto LUCKY CHARMS para identificar “cereales para el desayuno”, productos de la Clase 30, por tener semejanza con la marca nominativa CHARMS previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión
La S. considera que el signo solicitado y la marca registrada, a pesar de estar conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la S., aplicando la visión de conjunto, considera que existe similitud ortográfica y fonética entre ellas, además la partícula LUCKY, que integra el signo LUCKY CHARMS, no es lo suficientemente distintiva y diferente, por lo que no otorga un matiz diferenciador y contundente al signo mixto LUCKY CHARMS, y no detenta la suficiente carga semántica para contener una eficacia particularizadora, por lo que en el presente caso no se descartan los riesgos de confusión y de asociación en el público consumidor. […] Respecto de las palabras LUCKY y CHARMS, que conforman tanto el signo solicitado como la marca registrada, la S. encuentra que no tiene significado alguno en el idioma español, pero si en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La S. considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras LUCKY y CHARMS son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático. Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] Teniendo en cuenta lo anterior, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la S. concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] La S. observa, que el signo solicitado y la marca registrada objeto de cotejo amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la marca CHARMS identifica “Todos los productos comprendidos en la clase 30 (excluyendo: cereales para el desayuno)”, y el signo mixto LUCKY CHARMS, identifica, “Cereales para el desayuno”; lo que en principio significaría que no guardan relación alguna. […] Al respecto, la S. considera que si bien es cierto que la marca registrada CHARMS pretende excluir los productos que distingue el signo mixto LUCKY CHARMS, lo cierto es que dados los productos que identifica la marca registrada, no es posible dicha exclusión toda vez que: i) los “[…] cereales para el desayuno […]” pueden ser sustituidos o intercambiados con productos tales como, el sagú, el arroz, las harinas y preparaciones hechas de cereales, con el pan, etc; ii) los cereales para el desayuno son complementarios a productos que identifica la marca registrada CHARMS, tales como el café, el té, el cacao, el pan, la miel, los jarabes de melaza, el sagú, etc.; y iii) dadas las similitudes ortográficas, fonéticas, y la relación entre productos ya descrita, existe una gran posibilidad que el consumidor medio, relacione razonablemente la marca registrada CHARMS y el signo mixto solicitado LUCKY CHARMS, concluya que provienen del mismo empresario, y cometa error al adquirirlos ; lo anterior se traduce en una conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo mixto solicitado y los que identifica la marca nominativa registrada. Considerando el anterior análisis, la S. considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y la marca nominativa opositora. […] En este sentido, la S. observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos que identifican la marca nominativa opositora, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo
ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Requisitos / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – No cumple los requisitos el suscrito entre el LUCKY CHARMS y la marca CHARMS
La S. también considera, que con relación a la solicitud de registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, su trámite y el resultado de este, no se vulneró la prohibición señalada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, el hecho de que existiera el consentimiento del titular de la marca nominativa CHARMS para proceder con el registro del signo mixto LUCKY CHARMS, dicha circunstancia no cambia la existencia de un riesgo de confusión entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS, por lo que se reitera, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Sin perjuicio de lo anterior, la S. considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486.
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS DE TERCEROS – Marco normativo
ACUERDOS ENTRE TITULARES DE DISTINTAS MARCAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN TERRITORIO NACIONAL - Marco normativo
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 159
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00216-00
Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Irregistrabilidad de signos por configurarse el riesgo de confusión debido a la similitud de sus elementos prevalentes y la existencia de conexidad competitiva. Acuerdos de coexistencia entre titulares de distintas marcas para su comercialización. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda presentada por S. des Produits Nestlé S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 16711 de 18 de julio de 2005, 28485 de 28 de octubre de 2005 y 50289 de 28 de noviembre de 2008.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- S. des Produits Nestlé S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[4], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 16711 de 18 de julio de 2005, “[…] Por la cual se niega un registro […]”[5] y ii) 28485 de 28 de octubre de 2005, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”[6]: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 50289 de 28 de noviembre de 2008, “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[7], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
- A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, para identificar productos de la Clase 30 de la...
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