SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2013-00391-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 28-08-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2013-00391-00 |
| Fecha de la decisión | 28 Agosto 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto COLCHONES DORMILIFE para identificar productos de la Clase 20, por no tener semejanza con las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC previamente registradas en la misma clase
Comparación Ortográfica El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica, comoquiera que están conformadas por palabras y expresiones distintas y diferente número de letras. Si bien se comparten algunas vocales la conformación misma de las palabras es totalmente disímil, […] Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] En este orden, la Sala considera que, dadas las diferencias ortográficas de los signos, desde el punto de vista fonético tampoco se puede derivar alguna similitud en la medida en que la pronunciación es totalmente diferente al estar la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso conformada por palabras gramaticalmente distintas. Comparación Ideológica […] Atendiendo a que las marcas contienen expresiones en idioma diferente al castellano, la Sala reitera la posición de la sección en este aspecto, en cuanto a que se presume que no son de conocimiento general del público y, por ende, deben considerarse como signos de fantasía. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista fonético, debido a que son de fantasía al contener expresiones en idioma diferente al castellano. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. Por último, resulta pertinente aclarar, además, que aun cuando en gracia de discusión podría plantearse que entre los elementos gráficos de las marcas cotejadas existe cierta similitud, particularmente en cuanto a sus trazos, es necesario precisar que: i) el elemento nominativo sigue siendo predominante en cada una de las marcas mixtas, lo que las diferencia unas de otras, y los elementos gráficos no generan un gran impacto en la mente del consumidor; y ii) cada marca mixta en su conjunto presenta elementos adicionales y diferenciales, tanto en su elemento gráfico como en el nominativo, que les otorgan distintividad extrínseca, evitando cualquier semejanza o identidad entre ellas. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son COLCHONES, DORMI y LIFE en la clase 20 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo no se excluyen del análisis DORMI y LIFE / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es la partícula COLCHONES y por ello debe excluirse del análisis
La Sala considera que, en la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, las expresiones “COLCHONES”, “DORMI” y “LIFE” son de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […]Sumado a lo anterior, la Sala considera que la partícula COLCHONES también es genérica respecto de los productos que identifica la marca toda vez que dentro de su cobertura se encuentra ese mismo producto: Colchones. De esta forma, el término incluido en la marca se utiliza para señalar o identificar el producto que dicha marca identifica, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. […] Así, en este caso, la Sala encuentra que la combinación de elementos, tanto los nominativos (aun cuando se trata de palabras de uso común) como los gráficos, le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, de manera que puede accederse a su registro, y no se configura la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486. Y, por el otro, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. […] Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE debe excluirse la palabra COLCHONES, comoquiera que: i) se trata de una palabra genérica y de uso común; y ii) se trata de una marca compuesta en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. Y, por otro lado, respecto de las expresiones DORMI y LIFE, la Sala considera que, si bien se trata de palabras de uso común, las mismas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la expresión DORMILIFE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintividad débil, y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00391-00
Actor: ORTHOBED S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Tema: Cotejo de marcas mixtas. Prevalencia de elemento nominativo en marcas mixtas. Examen de registrabilidad. P. comunes, descriptivas y genéricas.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Orthobed S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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ANTECEDENTES
La demanda
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Orthobed S.A.S, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1726 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”8, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 8252 de 28 de febrero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor E.S.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones
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La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9:
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 59356 de fecha 28 de septiembre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrial y Comercio, mediante la cual se declara infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad ORTHOBED S.A.S., y concede el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, en favor del señor E.S.S., para distinguir productos de la clase 20 Internacional.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 8252 de fecha 28 de febrero de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución No. 59356 de fecha 28 de...
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