SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00023-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-08-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 26 Agosto 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00023-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
[S]i una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. […] Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca “TROLLI” tal y como fue registrada, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 6 de octubre de 2000 y 6 de octubre de 2003, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486. […]de las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca nominativa “TROLLI”, la Sala advierte, en primer lugar, que la copia de la factura de venta expedida por la sociedad ALINOVA S.A. el 28 de febrero de 2004 a la compañía PROCAPS S.A. y las 3 copias de órdenes de compra expedidas por PROCAPS S.A. a la compañía ALINOVA S.A. durante el 2004, no demuestran el uso de la marca cuestionada durante el período comprendido entre el 6 de octubre de 2000 y 6 de octubre de 2003, dado que las mismas fueron aportadas con posterioridad, esto es, durante el 2004. En segundo lugar, se observa que las facturas de venta y órdenes de compra acompañadas de las certificaciones expedidas por la Revisora Fiscal y el Director de Contabilidad de las sociedades actoras, así como aquellas rendidas por los señores J.V.A., Gerente de Mercadeo de BLUCKBUSTER VIDEO; R.A.M., Gerente Comercial de SURTIMERKA LTDA; R.V.N., Gerente Nacional de Compras de Víveres de la compañía OLÍMPICA; y S.E.D.Á., Gerente Comercial de la compañía GRUPO ECO S.A., allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca nominativa “TROLLI”, en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso. Ahora, cabe precisar que aunque se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado con una grafía o tipo de letra especial, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “TROLLI”. En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. Sobre el particular, el Tribunal en su jurisprudencia ha establecido que una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y, por lo tanto, son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro. En tratándose de las marcas nominativas, el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura, mientras que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de esta pueden ser modificados, sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo. […] Por tal razón, es dable afirmar que aún incluyendo en la marca “TROLLI” una grafía o tipo de letra especial, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento éste con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca. La grafía o tipo de letra especial, entonces, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. En efecto, dicha inclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al incluir una grafía o tipo de letra especial, no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad.
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Para obtener la cancelación del registro de una marca / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE DEMANDA – No prospera porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la que procede
La sociedad PROCAPS S.A. propuso la excepción de ineptitud de demanda, por cuanto, a su juicio, la actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicitó derecho alguno, dado que su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados; y que, en efecto, con su expedición no se vulneró derecho alguno. Al respecto, la Sala estima que no hay ineptitud de la demanda, como lo afirma el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora resulta procedente, habida cuenta que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca nominativa “TROLLI”, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la citada Clase 30; y, además, como el titular de la marca pierde su protección, tendrían las aquí demandantes el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no podría hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A. […] Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. Por lo tanto, no prospera la excepción de inepta demanda propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 168
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00023-00
Actor: TROLLI...
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