SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2013-00431-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 09-07-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 09 Julio 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2013-00431-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo PARADOR VERDE y las marcas mixtas PARADORES registradas en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVA – Lo es PARADOR / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo PARADOR no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / MARCA COMPUESTA – Lo es PARADOR VERDE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo PARADOR VERDE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza por no tener similitud con las marcas mixtas PARADORES previamente registradas en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia
La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos PARADOR VERDE de la marca concedida y PARADORES de la marca previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por doce (12) letras; y el segundo compuesto por nueve (9) letras, […] Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión parador la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca PARADOR VERDE es compuesta, es decir, consta de dos palabras que la hace tener mayor distintividad de la marca PARADORES, por lo que la expresión verde refuerza las diferencias entre las marcas en conflicto y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. […] La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: […]Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que las expresiones parador y paradores tienen silabas tónicas diferentes, debido que el acento de la palabra parador está ubicado en la silaba ra, mientras que el de paradores está en la silaba do, además, la marca concedida es compuesta por dos palabras lo que hace que estas se diferencien en su pronunciación, por lo que no sea posible la confusión entre ellas. […]La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En el caso sub examine, la palabra parador significa “[…] posada o mesón […]”, por lo que la Sala precisa que, en principio las marcas podrían tener una relación o similitud conceptual, en razón a que la expresión parador es descriptiva, por cuanto se refiere a los servicios de alimentación y hospedaje, los cuales corresponden a los servicios prestados por la marca concedida y la previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la marca concedida está compuesta por otra expresión “verde” lo que la hace diferenciarse de la marca previamente registrada, en razón a que es ésta no es descriptiva ni evocativa de los servicios prestados y, es una expresión que no comparten las marcas, lo que hace que le de fuerza distintiva a la marca concedida, de la marca previamente registrada. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida PARADOR VERDE es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca PARADORES previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, es decir, que existen similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor, por lo que es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE UNA MARCA - Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD -Distintividad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es PARADOR de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / SIGNO DESCRIPTIVO – No lo es PARADOR VERDE por estar acompañado de la palabra verde que no se usa para decir o definir cuáles son los servicios prestados / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza
La falta de distintividad está prevista como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que de acuerdo a lo previsto en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo los signos compuestos, formados por uno o varios más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrados siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo […]” y agregó que “[...] se deberá establecer si las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativa) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas […]”. […] De la revisión de la definición del término PARADOR en el Diccionario de la Real Academia Española la Sala encuentra que es “[…] posada o mesón […]”, por lo que considera que la expresión parador es descriptiva de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, como son “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”, en razón a que se evidencia que la palabra parador hace alusión al servicio prestado. 55. La Sala observa que a pesar de que la palabra parador es descriptiva respecto de esos servicios que distingue, está acompañado de otra palabra que es verde, lo que hace que sea una marca compuesta y que no esté conformada solamente por palabras descriptivas, por cuanto la palabra verde no se usa para decir o definir cuáles son los servicios prestados, por cuanto no es inherente o propio de los servicios de la clase que representa. En este sentido, la marca nominativa PARADOR VERDE no está conformada solo por palabras descriptivas y, en consecuencia, goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PARADOR en la clase 43 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de registrabilidad / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo PARADOR VERDE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza porque no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptiva
De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente y una vez consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial en la página oficial de la parte demandada para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la Sala considera que la expresión PARADOR es un término de uso común para la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza, […] Por lo anterior, la Sala considera que la palabra PARADOR es de uso común para identificar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo y ningún empresario puede impedir el registro como marcas de signos que la incluyan, siempre y cuando tengan elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad. En ese sentido, la Sala considera que la expresión parador resulta registrable bajo la condición de ser una marca débil al utilizarla para todos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por lo mismo, no puede utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. La Sala concluye que la marca nominativa “PARADOR VERDE”, es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este. Asimismo, no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptiva como se explicó en párrafos precedentes, por lo que tiene la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad del artículo 135 literales a) y b)
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