SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2013-00571-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 08-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2013-00571-00 |
| Fecha de la decisión | 08 Octubre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto RY y la marca mixta EL REY previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es EL en la clase 29, además por ser un artículo gramatical y por ello debe excluirse del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es RY por no tener significado / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto RY para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por no tener semejanza con la marca mixta EL REY previamente registrada en la misma clase
Comparación Ortográfica […] [L]a S. encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas se evidencia, por un lado, que se componen de una sílaba y comparten las consonantes en el mismo orden. Y, por otro lado, que tienen un número distinto de letras y que la marca opositora cuenta con la vocal E, mientras que la marca cuestionada no tiene vocales. […] Partiendo del anterior análisis, la S. considera que no existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando su composición, en la media en que difieren en la extensión de la palabra (una tiene 3 letras y la otra solo 2), y una está conformada solo por consonantes y la otra por vocal y consonantes; diferencias que diluyen una posible similitud. Comparación Fonética […] [L]a S. considera que, aunado a la falta de similitud ortográfica antes señalada, tampoco existe una similitud fonética, en la medida en que la pronunciación de ambas marcas es totalmente diferente, comoquiera que la marca mixta REY cuenta con una vocal, mientras que la marca RY no tiene vocales. De esta forma la palabra REY se pronuncia rrei; mientras que la partícula RY se puede pronunciar ri, o erre – ye, si se pronuncia cada letra individualmente. Así, la S. considera que las marcas comparadas no presentan una identidad o similitud fonética. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la S. encuentra, por un lado, que la palabra REY, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al “[…] monarca soberano de un reino […]”. La S. considera que, comoquiera que el significado de la marca no tiene relación alguna con los productos que identifica de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una marca arbitraria. Y, por el otro lado, respecto de la marca RY, es claro que se trata de una de las marcas llamadas de fantasía, porque se trata de un término inventado que no tiene significado ni evoca alguna idea o concepto y, por el contrario, consiste en un producto de la imaginación de su autor. […] Así, para la S. no es posible comparar ideológicamente la palabra REY con el término RY, por cuanto esta última es de fantasía y no tiene un significado en el idioma en español, lo que le otorga un alto grado de distintividad. En consecuencia, no es posible derivar del cotejo entre ambos términos una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión en los consumidores. Atendiendo a lo expuesto, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la S. considera que entre la marca mixta EL REY y la marca mixta RY no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto RY en la clase 29 por ser distintivo / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La S. señala que, en los actos administrativos acusados, la parte demandada reconoció el carácter de notoriedad de la marca mixta EL REY, y extendió el reconocimiento de dicha notoriedad hasta el mes de enero de 2012 después de hacer una valoración integral de las pruebas aportadas por la parte demandante en el trámite administrativo. No obstante lo anterior, la S. recuerda que esta S. consideró, en providencia de 1.° de diciembre de 2017, que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando la marca objeto de análisis cumple con el requisito de distintividad.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL H
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00571-00
Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
Tercero interesado: E.A.T.C.
Temas: Cotejo de marcas mixtas. Prevalencia de elemento nominativo en marcas mixtas.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La S.[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Fábrica de Especias y Productos EL REY S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 76743 del 27 de diciembre de 2011, 40563 del 28 de junio de 2012 y 51160 del 28 de agosto de 2013.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- Fábrica de Especias y Productos EL REY S.A., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], que se adecuó a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[6] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[7], en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 76743 del 27 de diciembre de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”[8], y 40563 del 28 de junio de 2012, “Por medio de la cual se inadmite un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y iii) la Resolución núm. 51160 del 28 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
- Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta RY, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor E.A.T.C., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso
Pretensiones
- La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[9]
“[…] Respetuosamente solicito a su Despacho:
- Que declare la nulidad de la Resolución 76743 del 27 de diciembre de 2011, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca RY (mixta) para identificar productos de la clase 29 internacional.
- Que declare la nulidad de la Resolución 40563 del 28 de junio de 2012, por medio de la cual se inadmitió un recurso de reposición interpuesto por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. contra la Resolución No. 76743 del 27 de diciembre de 2011.
- Que se declare la nulidad de la Resolución 51160 de agosto 28 de 2013, por medio de la cual se confirmó en apelación la Resolución 76743 del 27 de diciembre de 2011 que concedió el registro a la...
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