SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00358-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 22-10-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Fecha de la decisión | 22 Octubre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00358-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, […] [L]a norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] [E]l Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulos los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de la Resolución núm. 11628 de 2009, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, a favor de la sociedad DIEZ 1 S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00358-00
Actor: PARK HOTEL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
TESIS: LA MARCA “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU MARCA MIXTA “HOTEL PARK 10”, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PARK HOTEL S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 11628 de 12 de marzo de 2009, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La sociedad actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 26 de agosto de 2008 la sociedad DIEZ 1 S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 434 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna.
3º: Que mediante Resolución núm. 11628 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, concedió el registro de la marca “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DIEZ 1 S.A.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, tal como lo ha indicado la jurisprudencia, el principal fundamento para que proceda el registro de un signo es que goce de capacidad distintiva, la cual permite al consumidor diferenciar un producto de otro en el mercado, situación que no ocurrió en el caso sub examine.
Adujo que la SIC al realizar el cotejo marcario y conceder el registro del signo “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca “HOTEL PARK 10”, registrada a su favor en la misma Clase.
Indicó que el signo objeto de conflicto no tiene suficiente fuerza distintiva, dado a la existencia de otras marcas previamente registradas que se encuentran en el mercado, entre ellas, “HOTEL PARK 10”.
Manifestó que la distintividad de un signo se analiza en relación con los productos y/o servicios que pretende identificar; y que si carece de esta capacidad esencial no puede ser registrado como marca.
Aseguró que ante la carencia de distintividad del signo “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA” se crea un estado de incertidumbre en el público consumidor, pues se vería afectado el derecho que tiene a la elección de un servicio al asociarlo con la marca registrada “HOTEL PARK 10”.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.
Adujo que el signo objeto de controversia goza de suficiente distintividad para ser registrado como marca; además, no presenta semejanza alguna frente a la expresión “HOTEL PARK 10”, desde los puntos de vista ortográficos, gráficos y fonéticos.
II.2. La sociedad DIEZ 1 S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.
Aseguró que la impresión visual, fonética y conceptual de los signos enfrentados ofrece al consumidor suficientes elementos de diferenciación que evitarían, de cualquier forma, algún tipo de confusión entre los productos o asociación entre sus origenes empresariales, lo que permite su coexistencia en el mercado.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.-1. La sociedad actora indicó que no es posible jurídicamente continuar con lo pretendido en el presente proceso, por cuanto desapareció su fundamento legal, teniendo en cuenta que la marca objeto de controversia se encuentra caducada.
IV.-2. La sociedad DIEZ 1 S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que la marca que era de su propiedad, esto es, la expresión “DIEZ HOTEL CATEGORIA COLOMBIA”, actualmente se encuentra caducada.
IV.-3. La SIC señaló que la marca objeto de controversia cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486, además de que la demandante, encontrándose legitimada para oponerse a solicitudes de registro de marcas de terceros, prefirió guardar silencio y sólo hasta un año después advirtió de la irregistrabilidad del referido signo, lo que bien hubiera podido hacer en la oportunidad correspondiente con el lleno de los requisitos, pagando la tasa administrativa y un desgaste, que prefirió evitar.
IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio público guardó silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7:
“[…] 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos...
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