SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00085-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 22-10-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 22 Octubre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00085-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MAC POLLO y las marcas nominativa y mixta McDONALD’S y nominativas R.M., MC. RIB y MCDONALD´S & DESIGN previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son McDONALD’S, RONALD MCDONALD´S, MC.RIB y MCDONALD´S & DESIGN / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto MAC POLLO para identificar productos de la Clase 29 por ser distintiva y no tener similitud con las marcas McDONALD’S, R.M., MC. RIB y MCDONALD´S & DESIGN
[L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. […] Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica lo signos en conflicto no guardan similitud alguna, en la medida que el signo registrado con posterioridad está conformado por dos (2) palabras (MAC - POLLO) que contienen ocho (8) letras que tienen cinco consonantes (M, C, P, L, L) y tres vocales (A, O, O) mientras en las marcas opositoras cuyo elemento predominante es la expresión (McDONALD’S), la cual está compuesta por una sola palabra, que contienen nueve (9) letras, siete (7) consonantes (M, c ,D ,N, L, D, S) y dos (2) vocales (O y A). Cabe resaltar que las marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras R., R. y Design las cuales aumentan la diferenciación desde el punto de vista ortográfico. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Como se observa los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, en la medida que si bien es cierto que en ambos se encuentra la expresión MAC o MC, también lo es que los mismos se están acompañados de las palabras POLLO, DONALD´S, R., DESIGN Y RIB, permitiendo al consumidor promedio diferenciarlas y con ello evitar así ser inducido en error. Por otro lado y desde el punto de vista ideológico, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que uno de los signos es de fantasía. En efecto, los signos McDONALD’S, R.M.´S, MC.RIB, MCDONALD´S & DESIGN no tiene significado en el idioma castellano, impidiendo en análisis desde este punto de vista. Dicho lo anterior, la Sala encuentra que si bien las marcas en conflicto comparten la partícula MAC o la contracción MC, no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos MAC POLLO y McCDONALD’S, R.M., MC. RIB, MCDONALD´S DESIGN no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y, menos aún, entrar a determinar si las marcas de la sociedad demandante son notorias.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 56 / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL F / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL G
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00085-00
Actor: MCDONALDS´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD / CAUSALES DE REGISTRABILIDAD / REGLAS DE COTEJO / MARCA NOTORIA / FAMILIA DE MARCAS / APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENA / MARCAS EN CONFLICTO: MAC POLLO – MCCDONALD’S
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad, instauró la sociedad McDonald’s International Property Company LTD., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 44455 de 28 diciembre de 2001, 12386 de 7 de junio de 2004 y 34467 de 15 de septiembre de 2008, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A..
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad McDonald’S International Property Company LTD. en adelante McDonalds´s, presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad, que se interpretará en esta providencia como acción de nulidad relativa2 en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Que es nula la Resolución No. 44455 de fecha 28 de diciembre de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por M.´s Corporation y se concede el registro de la marca mixta MAC POLLO, para ráistinguir “pollo asado y sacrificado, carnes y pescados; conservas”.
2. Que es nula la Resolución 12386 de 7 de junio de 2004, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 44455 y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución.
3. Que es nula la Resolución No. 34467 del 15 de septiembre de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 44455 antes mencionada y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.
4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 44451, 12380 y 34467 atrás indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 362924 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la firma MAC POLLO.
5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.
6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo”.
I.2. Los hechos
2. La parte actora manifestó que el día 22 de agosto de 1984, la sociedad Avidesa Ltda., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir “pollo asado y sacrificado; carnes y pescados; conservas”.
3. Expresó que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 330 de 27 de octubre de 1986, la sociedad McDONALD’S presentó escrito de oposición a la solicitud de registro.
4. Señaló que mediante la Resolución No. 44455 de 28 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad McDONALD’S y concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
5. Informó que mediante la Resolución No.12386 de 7 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.
6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 34467 de 15 de septiembre 2008 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
7. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se violaron los literales f) y g) del artículos 58 de la Decisión 85 de la Comisión Andina que corresponden al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la misma Comisión y se desconoció el artículo 172 de esta última, al conceder el registro de la marca Mac Pollo (mixto), toda vez que el signo es similarmente confundible con las marcas McDONALD’S previamente registradas a nombre de la sociedad McDonalds´s en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
8. Consideró que es evidente que al comparar las marcas M.P. y M.’s y sus derivadas, se origina un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto la primera reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria MC - MAC e imita la conformación de las marcas derivadas, maxime si concurren al mismo sector de comidas.
9. En tal sentido, manifestó que no puede ser de recibo la argumentación de la administración según la cual la palabra MAC y su abreviatura MC carecen de fuerza distintiva al ser estas comúnmente utilizadas como prefijos en diversos...
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