SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00154-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 09-09-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 09 Septiembre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00154-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
[R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, y el lema previamente registrado, “REFRESCA TU PASIÓN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente las palabras “REFRESCA” y “PASIÓN”, contenidas en el lema previamente registrado, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la misma; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “NUESTRA” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo del lema comercial previamente registrado, “REFRESCA TU PASIÓN”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado intercambió el pronombre “TU” por “NUESTRA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre las expresiones que reproducen por completo al lema previamente registrado, esto es, en “REFRESCA” y PASIÓN”, lo que lleva a que el signo solicitado “REFRESCA NUESTRA PASIÓN” no sea suficientemente distintivo y diferente al ya registrado. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “REFRESCA” del signo cuestionado, “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. En relación con la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en las denominaciones “REFRESCA” y “PASIÓN”, siendo estos los elementos principales del signo cuestionado “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”; y aunque el lema previamente registrado tiene otra expresión: “TU”, las palabras de mayor fuerza en el conjunto marcario son “REFRESCA” y “PASIÓN”. […]Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en el lema previamente registrado predomina el sonido de las palabras “REFRESCA” y “PASIÓN”. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea consistente en calmar la sed, no siendo el reemplazo de un pronombre posesivo por otro “NUESTRA” por “TU”, un aspecto significativo que diferencie a la marca solicitada del lema comercial opositor, pues, en su esencia, la idea que se sugiere es la misma. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en las palabras “REFRESCA” y “PASIÓN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y el lema previamente registrado, existe riesgo de confusión. […]Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […]Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas […]”. El lema previamente registrado, “REFRESCA TU PASIÓN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 32: “[…] Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue el lema previamente registrado en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen el mismo género, esto es, el producto de bebidas; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL C / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 147
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00154-00
Actor: BAVARIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO, “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, Y EL LEMA COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADO, “REFRESCA TU PASIÓN”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS, FONÉTICAS Y CONCEPTUALES, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARAN EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BAVARIA S.A, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 30374 de 25 de agosto de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, 039936 de 22 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 47383 de 24 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 3 de abril de 2007, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, para identificar productos comprendidos en la Clase 32[2], de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3].
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