SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00437-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 09-09-2021
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Fecha de la decisión | 09 Septiembre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00437-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
[R]especto a la similitud ortográfica los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ULTRA.MAX” está compuesta por dos palabras, un punto (.) intermedio, tres sílabas (UL-TRA-MAX), cinco consonantes (L-T-R-M-X) y tres vocales (U-A-A); mientras que “ULTRA” se conforma de una palabra, dos sílabas (UL-TRA), tres consonantes (L-T-R) y dos vocales (U-A). Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es el punto intermedio (.) y la partícula “MAX”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, el punto intermedio (.) y la partícula “MAX”, de la marca cuestionada, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “ULTRA”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “MAX” así como de un punto intermedio (.) que separa las partículas “ULTRA” y “MAX”. Así las cosas, la Sala considera que la SIC no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión “ULTRA”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que la expresión “MAX” del signo cuestionado, “ULTRA.MAX”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Además, cabe señalar que la Sección, en un asunto similar, concluyó que entre los signos enfrentados no existían semejanzas de tipo ortográfico y fonético, dada la inclusión de una partícula adicional en el signo cuestionado que lo hacía diferente de la marca previamente registrada, la cual estaba conformada únicamente por una partícula de uso común. […] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “ULTRA.MAX” se conforma de dos palabras, la primera “ULTRA”, que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, significa “[…] 'en grado extremo'; 'más allá de'; y 'al otro lado de' […]” y, la segunda, “MAX”, que es evocativa de la expresión “MÁXIMO”, que se define como “[…] Más grande que cualquier otro en su especie […]”. Por su parte, las marcas previamente registradas al no contener la palabra “MAX”, de la marca cuestionada, evocan un concepto distinto al del signo cuestionado “ULTRA.MAX”, pues en este la expresión “MAX” evoca que algo es más grande en grado extremo. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00437-00
Actor: SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE LA MARCA “ULTRA.MAX” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “ULTRA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LA MARCA CUESTIONADA. LA PARTÍCULA “ULTRA” ES DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DÉBIL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 40187 de 23 de octubre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca"; 54307 de 22 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y la 05695 de 13 de febrero de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “ULTRA.MAX”, (mixta), para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 2 de octubre de 2006, solicitó el registro como marca del signo mixto "ULTRA.MAX", para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3].
2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ULTRA LTDA. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas “ULTRA”, “ULTRA HOGAR” y “ULTRA S.O.S.”, registradas en las clases 9ª, 12, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: Que mediante Resolución núm. 40187 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC[4], declaró fundada la oposición presentada con base únicamente en la marca previamente registrada “ULTRA” y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "ULTRA.MAX", en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra la citada...
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