SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00229-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-02-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 18 Febrero 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00229-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Notoriedad / SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA NOTORIA QUE AMPARA VARIOS PRODUCTOS – Análisis consecuencial diferente / MARCA NOTORIA – Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Prueba / NOTORIEDAD DE LA MARCA - No puede derivarse del carácter notorio de un nombre comercial / MARCA NOTORIA – No lo es GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA para distinguir productos de la Clase 3
Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es necesario abordar, previamente, el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida en relación con la cancelación por falta de uso. […]En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también frente a aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, debe realizarse, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus, así no haya sido usada; y que en ese análisis se deben tener en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas. […] De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante alegó que la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” es notoriamente conocida para distinguir los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas y bebidas no alcohólicas”, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer el estatus de notoria de la citada marca, para identificar los referidos productos. […] De lo anterior, se advierte que las pruebas relacionadas en precedencia se refieren a la incidencia en el mercado del nombre comercial “BAVARIA”. En efecto, dichos documentos apuntan a demostrar el grado de conocimiento y difusión que ostenta dicha empresa a nivel nacional, circunstancia que le ha permitido ser reconocida como una de las compañías con mayores ingresos y mejor consolidadas en el sector cervecero. En esa medida, a partir de ellas solo es posible concluir que la demandante ha realizado una considerable inversión en publicidad y demás gastos institucionales con el fin de posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, a través de la organización de eventos y la realización de donaciones en sectores vulnerables de la sociedad colombiana. Asimismo, de las pruebas se desprende con claridad que el nombre comercial “BAVARIA” tiene un alto nivel de explotación comercial dentro del sector que comprende los productos que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas”. Ahora, en relación con el objeto de la presente controversia, la Sala ha considerado que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la de un nombre comercial, por cuanto se sustentan en supuestos probatorios y estructurales muy específicos. […] Por tal razón, la notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la notoriedad de una marca, a pesar de que exista identidad o semejanza en la denominación de ambos signos, como ocurre en el presente caso, al compartir la expresión “BAVARIA”. […] En concordancia con lo anterior, la Sala encuentra un alto grado de conocimiento respecto del nombre comercial “BAVARIA” en el mercado colombiano, como signo distintivo de la actividad empresarial que desarrolla la actora, esto es, la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas. Sin embargo, los referidos medios probatorios, como lo son las distintas publicaciones efectuadas por diarios como El Tiempo y revistas tales como Semana y Cambio, no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrada la notoriedad de esta última. […] Así las cosas, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, como fundamento para oponerse a la cancelación del registro, no es de recibo en la medida en que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde, puesto que la totalidad de los documentos aportados por la actora solo demuestran el uso real y efectivo del nombre comercial “BAVARIA”, de ahí que no se pueda tener como prueba para demostrar la notoriedad del signo cuestionado.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00229-00
Actor: BAVARIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Tesis: Es procedente la cancelación, por no uso, del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta “grupo empresarial bavaria”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, ordenada por la SIC, dado que la actora no probó que la misma fuese notoria ni su uso real y efectivo, en la cantidad y modo requeridos.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 22378 de 28 de agosto de 2006, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”; 31498 de 28 de noviembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 1168 de 22 de enero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se deniegue la solicitud de cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
3ª. Que, en consecuencia, se ordene a la SIC mantener la inscripción del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, con la cobertura íntegra otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
4ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 29 de diciembre de 2005, el señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de su marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, que distingue productos comprendidos en la Clase 3ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.
2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando la notoriedad de las marcas “BAVARIA” y “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”; y que, además, el signo “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso.
3º: Que mediante la Resolución núm. 22378 de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC, canceló totalmente el registro de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 31498 de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 1168 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir los actos acusados, violó los artículos 136, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, toda vez que erró al cancelar por no uso una marca que sí se ha utilizado en el mercado y, además, es...
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