SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2015-00348-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 13-08-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 13 Agosto 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2015-00348-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo son DOORS y CARPINTERÍA / EXPRESIÓN débil – Lo son DOORS y CARPINTERÍA / EXCLUSIÓN DEL COTEJO MARCARIO – De las expresiones genéricas y de uso común / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza por tener similitud y existir riesgo de confusión con las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas en las clases 6 y 37
[C]onsiderando que la palabra “windows” es de uso común y la palabra “cocinas” es genérica, estas serán excluidas del cotejo marcario en el caso sub examine, y la Sala procederá a efectuar el cotejo únicamente entre las expresiones “ALCO & DOORS” de las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS y las expresiones “ALCO & CARPINTERÍA” del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA. […] [L]a Sala considera que: i) tanto el signo mixto solicitado por la parte demandante como las marcas mixtas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, comparten la expresión ALCO; ii) tanto para las marcas opositoras como el signo mixto solicitado, la distintividad recae sobre la expresión ALCO ya que esta es la que tiene mayor carga semántica y mayor fuerza e impacto en el consumidor; iii) las expresiones DOORS y CARPINTERÍA son débiles en el conjunto de cada uno de los signos considerando su posición y su cercanía con los productos o servicios que pretenden identificar, de manera que no le otorgan una distintividad adicional a los conjuntos marcarios; y iv) la palabra WINDOWS es de uso común, y la palabra COCINAS es genérica, por lo que son excluidas del cotejo, como ya se explicó anteriormente. En línea con lo anterior, considerando que la distintividad de los signos recae sobre la expresión ALCO, y esta es exactamente la misma tanto para el signo mixto como para las marcas opositoras, resulta innecesario hacer un examen de confundibilidad detallado, toda vez que hay una identidad desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual. Teniendo en cuenta el anterior análisis, la Sala considera que, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] [L]a Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y las marcas mixtas opositoras a pesar de pertenecer a una clase distinta de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que: i) los productos de “fabricación de cocinas y muebles en madera” de la Clase 20 son complementarios con el “servicio de instalación” de la Clase 37, en el entendido en que el uso de uno genera la necesidad del uso del otro; ii) la fabricación de muebles de madera de la Clase 20 y los productos “ventanas y puertas” de la Clase 6, son sustituibles entre si, en la medida en que el consumidor que requiera de una puerta o una ventana, puede acudir a la parte demandante para que le fabrique una o al tercero con interés directo en el resultado del proceso para que se la proporcione, de manera que puede optar por uno u otro con facilidad; y iii) el consumidor puede llegar a la conclusión razonable de que se trata de productos y servicios que ofrece un mismo empresario o diferentes empresarios que tienen una relación comercial entre sí. En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos y servicios que identifican las marcas mixtas opositoras, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / ANÁLISIS DE DISTINTIVIDAD – De los elementos que componen cada uno de los signos / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es cocinas en la clase 20 / EXPRESIÓN GÉNERICA – No lo es cocina en las clases 6 y 37 / EXPRESIÓN GÉNERICA – La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es cocina y por ello se excluye del cotejo marcario
Con respecto al signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, la Sala considera que la expresión “cocinas” es genérica respecto de los productos que el signo pretende distinguir dentro de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “fabricación de cocinas”. Esto, por cuanto el signo en cuestión que incluye la palabra “cocinas” pretende identificar ese mismo producto: cocinas. De esta forma, el mismo término incluido en el signo se utiliza para señalar o identificar el producto que dicho signo desea identificar, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. Así las cosas, teniendo en cuenta: i) la regla acogida por la Sala en virtud de la cual una expresión que es genérica para una clase también puede serlo para otra como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases; y ii) la relación de conexidad existente entre las clases 6, 20 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza expuesta en los párrafos precedentes; la Sala estima que, en el caso sub examine, la expresión “cocinas” que es genérica para la Clase 20, también lo es para las clases 6 y 37, en virtud de la relación de conexidad existente entre estas tres clases y, en consecuencia, esta palabra será excluida del cotejo.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / ANÁLISIS DE DISTINTIVIDAD – De los elementos que componen cada uno de los signos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es Windows en las clases 6 y 37 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No es Windows en la clase 20 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es Windows y por ello se excluye del cotejo marcario
[L]a Sala acoge como regla la posibilidad que expresiones que son de uso común o genéricas para una clase de la Clasificación Internacional de Niza también pueden serlo para otra, como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. En este sentido, será necesario analizar las circunstancias de cada caso particular para determinar si el estatus de uso común o el de genérico de una expresión para una clase, también puede serlo para otra debido a la existencia de una relación o conexidad competitiva entre los productos o servicios de cada una y, de esa manera, aplicar la regla general de exclusión al momento de efectuar el cotejo marcario. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA que fue solicitado por la parte demandante y las marcas mixtas opositoras ALCO WINDOWS & DOORS aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. […] Sea lo primero señalar que, respecto de las marcas ALCO WINDOWS & DOORS, la palabra “windows” es una expresión de uso común para las clases 6 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada […] Ahora, si bien la palabra “windows” no es de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra que hay una relación de conexidad entre los productos de la Clase 20 con los servicios de la Clase 37 por un lado, y entre los productos de la Clase 20 y los productos de la Clase 6, por el otro. En el primer caso, la Sala señala que los productos comprendidos en la Clase 20 incluyen...
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