SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00160-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-03-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 18 Marzo 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00160-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Si el titular prueba el uso no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada, sino respecto de algunos, conservará el registro para los que sí acreditó / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede respecto de la marca CHAMPION para identificar productos de la Clase 9 porque se demostró el uso de productos que pertenecen a una clase diferente y que no corresponden a los productos amparados ni similares que estuvieran dentro de la misma clase / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede respecto de la marca CHAMPION para identificar productos de la Clase 9 porque se demostró fue la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a la clase 7 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]l debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “CHAMPION” (nominativa) para bujías, que pertenecen a la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, debieron hacerse extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos, que pertenecen a la Clase 9ª, esto es, a las baterías para automóviles, por ser conexos. […] Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: […] De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. En el caso bajo examen, se advierte que la actora demostró el uso de productos que no pertenecen a la Clase 9ª de la Clasificación de Niza, como lo son las bujías, pues al verificar las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala evidenció que esta Clase identifica aquellos productos consistentes principalmente en aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento […] Por su parte, según las notas explicativas, la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, comprende, entre otros, “[…] las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores […]”, incluyendo en particular, “[…] bujías de encendido para motores de combustión interna / bujías de encendido para motores de explosión […]”. De lo anterior, la Sala considera que los productos que la parte demandante manifestó haber comercializado en el mercado bajo la marca nominativa “CHAMPION” no corresponden a los comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino a la Clase 7ª de dicha clasificación, en la medida que se trata de bujías y no de productos relacionados con aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento. En ese orden, comoquiera que la actora no demostró el uso de baterías para automóviles, producto del cual la sociedad COEXITO S.A. había solicitado la cancelación parcial por no uso, la Sala encuentra que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó, en la Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, que los productos comercializados no pertenecían a la clase objeto de estudio […] Por lo tanto, la Sala advierte que no es posible realizar un análisis de similitud entre los productos de los que se demostró el uso y aquellos que fueron excluidos, pues, como quedó visto en párrafos anteriores, no pertenecen a la misma Clase para la cual fue registrada la marca cuestionada “CHAMPION”. Al respecto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, señaló que un titular sólo conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] De lo expuesto en precedencia, es posible concluir que procede el estudio de similitud o relación entre productos de los cuales se demostró el uso frente a los que fueron excluidos, cuando: i) resulten idénticos o similares dentro de la misma clase; y ii) el titular haya obtenido el registro de dichos productos. Es por ello que contrario a lo afirmado por la actora, la Sala estima que no puede extenderse el análisis de relación o similitud de productos en una solicitud de cancelación parcial por no uso, cuando los productos de los que se demostró el uso pertenecen a una Clase de la Clasificación Internacional de Niza diferente a la que fue inicialmente registrada, como sucede en el caso bajo examen, puesto que la actora demostró el uso de bujías, productos estos que no fueron inicialmente registrados por el signo cuestionado “CHAMPION” y que, además, pertenecen a una Clase diferente a la 9ª, esto es la 7ª de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, el titular de la marca cuestionada “CHAMPION” no puede conservar su registro para distinguir baterías para automóviles, en la medida en que no probó el uso de dicho producto o de alguno idéntico o similar que estuviera dentro de la misma clase y del que haya obtenido el registro. […] En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No probada
La sociedad COEXITO S.A. propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2009, según consta a folio 84 vuelto, del expediente. Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa , se notificó a la parte actora el 27 de noviembre de 2008 y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 28 de noviembre de 2008 y venció el 28 de marzo de 2009. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 27 de marzo de 2009, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.
DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO - No impide su juicio de legalidad / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Improcedencia de la teoría de la sustracción de materia
El tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que mediante Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009, la SIC canceló totalmente por no uso el registro de la marca cuestionada “CHAMPION”, habida cuenta que la actora no allegó prueba alguna que demostrara el uso de dicho signo, respecto de los productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que, por lo anterior, la mencionada Resolución núm. 49350 de 2009, dejó sin efectos los actos administrativos que la actora pretendía anular mediante la presente acción. Sobre el particular, cabe señalar que el hecho de que los actos acusados ya no produzcan efectos no significa que no pueda efectuarse el control de legalidad, teniendo en cuenta los efectos que hubiere producido desde el mismo momento de su expedición y hasta el momento de dictar la resolución que canceló totalmente el registro de la marca que sirvió de fundamento para ser proferido. En efecto, no hay razón alguna que imposibilite proferir un pronunciamiento de fondo respecto a la legalidad de unos actos que han dejado de producir efectos jurídicos, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dichos actos administrativos estuvieron vigentes, período durante el cual los mismos gozaron de presunción de legalidad. En otras palabras, a pesar de que los actos acusados han dejado de producir efectos, para la Sala esta circunstancia no la releva de emitir un pronunciamiento de fondo, pues este evento no impide proferir una decisión que cobije los efectos jurídicos producidos por dichos actos administrativos mientras tuvieron vigencia. […] Así las cosas, la Sala considera que no le asistió razón al tercero con interés directo en las resultas del proceso frente al argumento de la sustracción de materia.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 10 de mayo de 2012, Radicación 66001-23-31-000-2006-00353-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 8 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2014-00040-00, C.H.S.S..
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 2 /...
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