SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2015-00021-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 13-08-2020
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Fecha de la decisión | 13 Agosto 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2015-00021-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede totalmente respecto de la marca mixta ARISTA al no demostrarse el uso real y efectivo, dentro del periodo relevante, específicamente frente a los servicios de “administración comercial” y “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35
[L}a S. considera que los documentos aportados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el procedimiento administrativo no demostraron un uso real y efectivo de la marca ARISTA para distinguir los servicios de “administración comercial” ni de “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, a través de la marca mixta ARISTA, haya ofrecido y/o comercializado los servicios de asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial o de ayuda a la dirección de negocios o gestión de negocios comerciales a que se refiere la nota explicativa de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, le asistió razón a la Directora de Signos Distintivos cuando indicó, en la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013, que, aunque la referida marca se encuentra vigente y es usada en el mercado, no identifica los servicios incluidos en la Clase 35 sino que se ha usado para otro tipo de servicios ajenos a los comprendidos en esta Clase. En efecto, la S. considera que las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso no demuestran que la marca mixta ARISTA hubiera sido utilizada para identificar los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran, es el desarrollo de actividades de construcción, arquitectura e ingeniería, servicios que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, tales como la 36, en relación a los negocios inmobiliarios, o 37, en relación a servicios de construcción. Así se evidencia de las distintas pruebas documentales aportadas, tales como: i) el brochure del tercero con interés directo en el resultado del proceso, donde se demuestra que la empresa ofrece diferentes servicios en la construcción de obras civiles, infraestructura urbana y edificaciones, y obras de urbanismo; ii) las facturas que evidencian la remuneración por concepto de construcción de estructura, obra gris y acabados, obras de urbanismo y construcción de obras civiles; iii) las certificaciones que demuestran el tercero con interés directo en el resultado del proceso se encuentra adscrito a diferentes organizaciones o agremiaciones de constructores y arquitectos tales como la Cámara Regional de la Construcción de Risaralda, la Asociación de Ingenieros de Risaralda y la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Risaralda; y iv) la solicitud de cotización para el proyectos “ampliación y adecuación de oficinas para el personal de las áreas de servicio en campo y mantenimiento”. La S. destaca, además, que los servicios de “administración comercial” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al tener como finalidad la prestación de asesoría a terceros, no comprenden la administración propia de la empresa del tercero con interés directo en el resultado del proceso ni tampoco incluye la administración que se evidencia en las facturas como parte de los rubros AIU (administración, imprevistos y utilidades) ya que estos son propios de la ejecución de un proyecto inmobiliario o de construcción, y no de asistencia o asesoría en la dirección o explotación de la empresa comercial de terceros. Asimismo, si bien se aportaron unas facturas por el concepto de promoción de la comercialización de los servicios de telecomunicaciones y crecimiento de la base de clientes, los valores y cantidad de las mismas no corresponden a las cantidades pertinentes de conformidad con la naturaleza del servicio y la forma de su comercialización, toda vez que se trata únicamente de dos facturas de los meses de febrero y abril de 2011, lo cual no demuestra que el tercero con interés directo en el resultado del proceso esté usando en el mercado la marca mixta ARISTA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cantidad y modo que normalmente corresponde dado la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] Así las cosas, la S. concluye que no obran pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta ARISTA en el mercado para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante, y, en consecuencia, la parte demandada al revocar la decisión de cancelación total por no uso de la marca y, en su lugar, declarar la cancelación parcial vulneró, por indebida aplicación, los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, al no aplicar en debida forma los criterios establecidos en las normas citadas supra y desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: razón por la cual, prospera el cargo formulado.
CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo
RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00021-00
Actor: ARISTA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La S.[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- A.S., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,[6] expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
- A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar totalmente el registro de la marca mixta ARISTA, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso
Pretensiones
- La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]
“[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 53045 del 29 de agosto de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la Resolución Nº 71671 del 29 de noviembre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.
Segunda: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC cancelar en su totalidad el certificado Nº 380.552 correspondiente a la marca ARISTA (mixta), clase 35, de A.S. (COLOMBIA) por no uso de la marca, conforme lo ordenó la Resolución Nº 71671 del 29 de noviembre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.
Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.
Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de...
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