SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00397-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 12-11-2020
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Fecha de la decisión | 12 Noviembre 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00397-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO – De la marca nominativa LOBO / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES – Para ser así considerados deben tener la misma naturaleza o finalidad, ser sustituibles o ser conexos o relacionados / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – No procede respecto de la marca nominativa LOBO de la clase 30 porque entre los productos no usados y los que demostró su uso existe conexión competitiva / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]l debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “LOBO” (nominativa) para los productos “[…] azúcar, harina, levadura y polvos para esponjar […]”, se debieron hacer extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos por ser conexos. […] [L]a Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitiva y, por consiguiente, no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca denominativa “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la SIC, pues el mencionado titular probó, además del uso del azúcar, harina, levadura y polvos para hornear, que eran similares y conexos a los productos no usados. Cabe señalar que la Sala al fallar un asunto similar, esto es, en sentencia 24 de septiembre de 2020, también consideró que no era procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa “MARYLAND”, en el sentido de excluir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre los cuales no se logró demostrar el uso para esa marca, habida cuenta que existía una relación de conexidad competitiva con los productos de esa clase, respecto de los cuales sí se demostró el uso. Asimismo, advirtió que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de esa marca nominativa, en relación con los productos sobre los cuales no se demostró su uso, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitiría que este se beneficiara del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara los productos respecto de los que se probó el uso, y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial. […] Además de lo anterior, la Sala debe puntualizar que, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, si el titular de una marca prueba el uso, -no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos-, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. Precisamente, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, la Sala ha sostenido que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, es decir que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. Ahora, […] los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, (respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “LOBO” por no uso), son conexos y similares con el azúcar, harina, levadura y polvos para hornear (sobre los cuales no se canceló dicho signo). En efecto, al analizar la conexidad de los productos antes referenciados, se observa que pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como al mismo género de productos, por lo que, en consecuencia, tienen la misma finalidad, habida cuenta que todos los productos comprendidos en dicha Clase tienen en común que son alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y aditivos para realzar el sabor de los alimentos, conforme lo establece la Nota Explicativa de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercialización, -grandes cadenas, tiendas o supermercados-, se promocionan por los mismos medios de publicidad, -radio, televisión y prensa-, y su difusión no es restringida, aspectos estos que influyen para que pueda producirse una conexión competitiva. […] Asimismo, implican un uso complementario y de manera conjunta (por ejemplo: café y azúcar, té y azúcar, sucedáneos del café y azúcar, arroz y sal, levadura y pan, entre otros), atendiendo a que la mezcla de estos productos es habitualmente usada por los consumidores. […] En consecuencia, habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la División de Signos Distintivos de la SIC, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 151353, correspondiente a la marca “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., reconociendo su derecho de exclusividad sobre la misma.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca nominativa LOBO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada
[L]a SIC […] propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 24 de octubre de 2008, según consta a folio 307, vuelto, del cuaderno núm. 2, y no el 12 de noviembre de 2008, conforme lo anotó la parte demandada, pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda. Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, se notificó a la parte actora el 23 de junio de 2008, y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 24 de junio de 2008 y venció el 24 de octubre de 2008. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 24 de octubre de 2008, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.
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