SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00515-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 13-05-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00515-00 |
| Fecha de la decisión | 13 Mayo 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto NUTRIOLI y las marcas GOURMET NUTRIOIL y nominativa NUTRYOLEO / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto NUTRIOLI en la clase 29 por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con las marcas GOURMET NUTRIOIL y nominativa NUTRYOLEO previamente registradas en la misma clase / PRINCIPIO PRIOR TEMPORE - Aplicación / PRINCIPIO POTIOR IURE - Aplicación / PRINCIPIO IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[R]especto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRYOLEO”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “N”- “U”-“T”- “R”- “O” -“L”; y que la única diferencia radica en las dos letras “I” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “NUTR”, así como las letras “OL” de la marca registrada. Frente a la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRIOIL”, también hay significativas similitudes ortográficas, en sus raíces y en sus terminaciones, dado que ambas marcas coinciden en 8 letras “N”- “U”-“T”- “R”- “I” -“O” -“L” -“I”; tienen las mismas consonantes (“N”-“T”- “R”- “L”), las misma vocales (“U”- “I” -“O” -“I”) y la misma longitud. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRYOLEO” que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en “NUTR”, así como las letras “OL” de la marca registrada, además de que la letra “I” del vocablo “., del signo cuestionado, y la letra “Y”, de la expresión “NUTRY”, de la marca previamente registrada, tienen una pronunciación igual. […] Entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRIOIL”, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de las vocales y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de sus terminaciones (“OLI”- “OIL”). […]En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues son evocativas, al contener el vocablo “., que sugiere indirectamente en la mente de consumidor la idea de algo nutritivo, y las palabras “OLI”, “OLEO” y “OIL”, que son fácilmente relacionadas con la idea de aceite o aceite de oliva, de manera que la unión de dichas expresiones genera una conexión o asociación entre nutritivo y aceite. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en el vocablo “NUTR”, así como las letras “OL” de las marcas cotejadas. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa. […] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor y distinguen productos en común, tienen la misma finalidad, en cuanto ambas identifican productos para la alimentación; pueden compartir iguales canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.
COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto NUTRIOLI y las marcas GOURMET NUTRIOIL y nominativa NUTRYOLEO / SIGNO GÉNERICO – Concepto / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son NUTRI, NUTRY, OLI, OLEO, GOURMET y OIL en la clase 29 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Se deben excluir del cotejo marcario salvo que se reduzcan las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No se excluyen NUTRI, NUTRY, OLI, OLEO y OIL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se excluye del cotejo GOURMET
Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distinguen las marcas cuestionadas son de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta lógica no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en esta clase algún producto cuya denominación genérica sea “., “NUTRY”, “OLEO”, “GOURMET” ni “OIL”. Sin embargo, las citadas palabras “., “NUTRY”, “OLI”, “OLEO”, “GOURMET” y “OIL” sí son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, pues al consultar la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas en esa Clase, […] Por lo tanto, los vocablos “., “NUTRY”, “OLI”, “OLEO”, “GOURMET” y “OIL” son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al respecto, la Sala observa que la denominación “GOURMET” debe ser excluida del cotejo. Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “., “NUTRY”, “OLI”,“OLEO”, y “OIL”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00515-00
Actor: RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE LA MARCA “NUTRIOLI” Y LAS MARCAS OPOSITORAS “NUTRYOLEO” Y “GOURMET NUTRIOIL” SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
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