SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00352-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-03-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 11 Marzo 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00352-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca mixta LA ESPAÑOLA / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – No procede cuando es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Para que no proceda se requiere que el titular la haya usado en algún momento durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca mixta LA ESPAÑOLA respecto de los productos jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos de la clase 29, al no demostrarse el uso real y efectivo dentro del periodo relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a SIC, mediante la Resolución núm. 9567 de 30 de marzo de 2007, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, con el certificado núm. 255.113, cuyo titular es la sociedad KOUPREY S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos […]”. […] De las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, […] se observa que las facturas de venta acompañadas de las declaraciones de importación y el contrato de autorización de uso de marca, así como las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de la sociedad actora y de la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca “LA ESPAÑOLA”, en relación con productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso; y que, además, en dichas pruebas, aparece la expresión “LA ESPAÑOLA” sin estar acompañada de su parte gráfica. Ahora, cabe precisar que, aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una mujer con una falda larga como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”. En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. […] Por tal razón, es dable afirmar que aun excluyendo de la marca “LA ESPAÑOLA” una gráfica (figura de una mujer con una falda larga), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad. […] Así las cosas, la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. Ahora, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA”, la Sala considera que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a dicho signo y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de “huevos, leche y otros productos lácteos”. Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. Y en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que el contrato de autorización de uso de la marca se suscribió tres meses antes de que ella presentara la solicitud de cancelación por no uso, para la Sala dicho argumento no es de recibo teniendo en cuenta que basta con que su titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso […]. De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación total de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 255.113, bajo la titularidad de KOUPREY S.A., para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca mixta LA ESPAÑOLA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada
[S]obre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 12 de julio de 2010, según consta a folio 65, del cuaderno principal, y no el 31 de agosto de 2010, conforme lo anotó la sociedad KOUPREY S.A., pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda […]. Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, se notificó a la parte actora mediante listado informativo fijado el 26 de febrero de 2010 y desfijado el 11 de marzo de 2010, y a partir del día siguiente a este debe computarse el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, el que inició el 12 de marzo de 2010 y venció el 12 de julio de ese año. Siendo ello así, resulta evidente que, al haberse radicado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 12 de julio de 2010, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época, por lo que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés...
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