SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00013-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-03-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 11 Marzo 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00013-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE y las marcas denominativas VDO / REGISTRO DE UNA MARCA – Requisitos / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA – Por regla general es el predominante / MARCA DE FANTASÍA – Lo son AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE y VDO al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano / SIGNOS DE FANTASÍA – No se pueden cotejar desde el aspecto ideológico o conceptual / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE para amparar productos comprendidos en la clase 7 al no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas VDO previamente registradas, por poseer la condición de distintividad necesaria y no ofrecer al consumidor posibilidad alguna de confusión o error / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a SIC, mediante la Resolución núm. 34320 de 2011, concedió el registro de la marca mixta “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” […], para amparar los siguientes productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] máquinas y herramientas, motores para vehículos terrestres; acoplamientos y órganos de trasmisión; instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos […]”. […] La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas ni las grafías de las letras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. […] Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. […] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “VDO” está compuesta por una (1) palabra, una (1) sílaba (V-D-O), dos (2) consonantes (V-D) y una (1) vocal (O), mientras que “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” se conforma por cuatro (4) palabras, once sílabas (11) (AU-TO-MO-TI-VE-MMA-NNES-MANN-VDO-KIEN-ZLE), doce (12) consonantes (T-M-T-V-M-M-N-N-S-M-N-N-) y trece (13) vocales (A-U-O-O-I-E-A-E-A-O-I-E-E). Además, la marca solicitada al estar acompañada de otras palabras tanto en su raíz como en su terminación, esto es, las expresiones “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN” y “KIENZLE”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN” y “KIENZLE”, del signo cuestionado, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “VDO”. [L]o que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “AUTOMOVILE” y “KIENZLE” al estar, respectivamente, al inicio y al final, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces y terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. […] […] En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE”, para amparar los productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.
COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – No basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal / COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – Se debe demostrar que se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión / COMPETENCIA DESLEAL DEL REGISTRO MARCARIO – No se presenta respecto del signo solicitado AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE en la clase 7 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]n lo concerniente al argumento de la demandante en el sentido de que constituye un acto de competencia desleal […] solicitar un signo que reproduce marcas registradas con anterioridad a favor de terceros, cuyas similitudes son tan evidentes que se constituyen como actos de imitación y engaño, la Sala no evidencia dicha conducta. En efecto, no se demostró que en el comportamiento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que no basta con que dos marcas sean idénticas o confundibles para que se configure una conducta desleal. En otras palabras, para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, no puede realizarse un simple análisis de confundibilidad de las marcas distintivas que pudiesen estar implicadas, sino determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.
MATERIA MARCARIA – Clases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Es la que procede para controvertir el acto que niega un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Procedente / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Término de caducidad / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada
[La SIC] propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 34320 de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el...
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