SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2007-00104-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Fecha de la decisión | 18 Febrero 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2007-00104-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo INFINITO y la marca mixta INFINITO / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta INFINITO / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]s importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de la Resolución núm. 12892 de 10 de junio de 2005, mediante la cual se concedió el registro de la marca “INFINITO” (NOMINATIVA) a favor de la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019, […] También se advierte en la citada sentencia, que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja. En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca previamente registrada, “INFINITO” (MIXTA), concedida a favor de la actora, se encuentra caducada, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro del signo cuestionado “INFINITO”, que estima confundible, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en la demanda. En efecto, al encontrarse caducada la marca concedida a la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. es evidente que ya no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda, que se fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento. Frente a este asunto y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca “INFINITO” (mixta), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00104-00
Actor: IMAGEN SATELITAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. Acción de nulidad relativa
Tesis: La marca “infinito” (nominativa), fundamento de la presente acción de nulidad, registrada a favor de la actora, se encuentra caducada, razón por la cual resulta aplicable el inciso cuarto, del artículo 172, de la decisión 486, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 12892 de 10 de junio de 2005, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 5 de mayo de 2003, la sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. solicitó el registro como marca del signo nominativo "INFINITO", para amparar servicios comprendidos en la Clase 383 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4.
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado.
3º: Que mediante Resolución núm. 12892 de 10 de junio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC, concedió el registro del signo nominativo "INFINITO", en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Indicó que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, por cuanto no tuvo en cuenta que en el mercado ya existía su marca, previamente registrada, “INFINITO” (MIXTA), con mejor derecho a la que es objeto de controversia.
Adujo que la marca cuestionada “INFINITO”, concedida a la sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual, es idéntica a la de su propiedad, máxime si se tiene en cuenta que distinguen el mismo servicio, esto es, el de telecomunicaciones.
Agregó que las marcas cotejadas presentan conexidad competitiva, toda vez que amparan iguales servicios, su finalidad es similar y se encuentran en los mismos canales de comercialización, lo que significa que son altamente confundibles para el público consumidor.
Manifestó que la SIC, al expedir el acto demandado, violó el artículo 136, literales a) y h) y 150, ibídem, por cuanto no realizó en debida forma el examen de registrabilidad al momento de conceder el registro del signo cuestionado, con el objeto de detectar otras marcas previamente registradas que pudieran verse afectadas.
Expresó que no se puede permitir que subsistan en el mercado dos marcas idénticas o similares a favor de diferentes titulares; y que el hecho de que amparen el mismo servicio, en este caso, el de las telecomunicaciones, incrementa el riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor, dado que llegarían a la conclusión que el servicio de televisión que ofrece a través del canal “INFINITO”, tiene el mismo origen empresarial del de telefonía móvil celular, o alguno similar, que presta la sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
Indicó que en el presente caso la SIC desconoció su derecho prevalente o prioritario que tiene sobre la marca “INFINITO” (MIXTA) al otorgar otra idéntica a otra empresa, pues no tuvo en cuenta que es notoriamente conocida en el mercado, situación que, a su juicio, trae como consecuencia un aprovechamiento ilícito del prestigio que ha conseguido a nivel nacional e internacional.
Respaldó su afirmación con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 114-IP-2003, en la que señaló:
“[…] La notoriedad de la marca se alcanza a través del esfuerzo de su titular que la ha difundido de manera efectiva en el mercado y ha mantenido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros requieran aprovechar maliciosamente el prestigio alcanzado […]”.
Indicó que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 154, ibidem, por cuanto pasó por alto que la exclusividad de la marca “INFINITO” solamente le corresponde a ella.
Estimó que la actuación llevada a cabo por la entidad demandada la sitúa en una posición inequitativa ante la ley, pues en la actualidad está siendo perturbada en el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba