SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00067-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-02-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 18 Febrero 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00067-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WANAMA y la marca mixta JOE BANANA previamente registrada en las clases 18, 25 y 35 / SIGNO DE FANTASÍA - Lo es WANAMA por no tener significado / COMPARACIÓN IDEOLOGICA – No se efectúa por ser WANAMA una expresión de fantasía / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto WANAMA para distinguir productos comprendidos en la clase 9, por ser distintivo y diferente, desde el punto vista ortográfico, fonético y visual, a la marca JOE BANANA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. [...] [D]e la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, se puede concluir que visualmente no se presenta un grado de similitud que pueda ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. [...] Adicionalmente, cabe resaltar que al llevar a cabo la comparación de orden fonético, se advierte que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa no es dable concluir que los mismos resulten fonéticamente idénticos, como erradamente lo propone la parte actora. [...] [L]a S. observa que si bien las expresiones WANAMA y BANANA, se encuentran escritas con el mismo tipo de caligrafía, ambas marcas incorporan elementos adicionales que las hacen totalmente diferentes y desvirtúan cualquier riesgo de confusión para el público consumidor de los productos que una y otra identifican [...] Ahora, respecto de los signos compuestos por expresiones que no poseen significado alguno y que se hallan enmarcados dentro de los signos de fantasía, [...], la S. evidencia que la expresión WANAMA no tiene ningún significado conocido, mientras que la expresión BANANA es utilizada en su forma masculina BANANO para referirse a la fruta, es por lo anterior, que el término “WANAMA” se constituye en una expresión de fantasía. Así pues, no es dable comparar ideológicamente las marcas WANAMA y JOE BANANA, pues la primera es de fantasía y, por lo tanto, no tiene un significado en sí mismo, ni genera un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de los signos. Con fundamento en las anteriores premisas, la S. considera que las marcas bajo análisis resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual y, adicionalmente, el término WANAMA es distintivo y, por ende, susceptible de registro. [...] Ahora bien, la S. considera que al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan, tal y como lo ha sostenido de manera reiterada esta Corporación Judicial. En conclusión y siguiendo el precedente jurisprudencial, la S. considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de noviembre de 2015, R.icación 11001-03-24-000-2008-00057-00, C.M.C.R.L.; de 21 de abril de 2016, R.icación 11000-03-24-000-2010-00471-00, C.G.V.A.; de 29 de agosto de 2019, R.icación 11001-03-24-000-2010-00474-00, C.R.A.S.V.; de 19 de junio de 2020, R.icación 11001-03-24-000-2008-00061-00, C.H.S.S.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 172
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
R.icación número: 11001-03-24-000-2008-00067-00
Actor: H.H.C.M.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Nulidad Relativa
Tema: Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas de Fantasía / Marcas en Conflicto: Wanama – J.B. / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, instauró la señora F.G.B.A. como apoderada judicial del señor H.H.C.M., a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 16057 de 31 de mayo de 2007, la 20247 de 29 de junio de 2007 y la 25202 de 15 de agosto de 2007, por medio de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo WANAMA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Big Bloom S.A.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial del señor H.H.C.M., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 16057 del 31 de mayo de 2.007, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca comercial WANAMA (M) en la clase 09.
2.1.2. Que se declare la nulidad de la resolución # 020247 del 29 de junio de 2.007 expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se confirmó la resolución anterior.
2.1.3. Que se declare la nulidad de la resolución # 25202 del 15 de agosto de 2.007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó de manera definitiva el registro de la marca comercial.
2.1.4. Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare fundada la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia se niegue el registro de la marca comercial WANAMA (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 09 solicitada por la sociedad B.B. S.A. restableciendo de esta manera el derecho que le asiste a H.H.C.M. al uso exclusivo de su marca comercial JOE BANANA (m) para distinguir productos de la clase 18, 25 según certificado de registro # 292673 y 258492, entre otros.
2.1.5. Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro de esta entidad el certificado de registro asignado a la marca comercial WANAMA (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 09 de la Clasificación Internacional.
2.1.6. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957.
2.1.7. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A.”.
I.2. Los hechos
2. Manifestó que el 2 de marzo de 2005, la sociedad B.B. S.A., por medio de apoderada judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo WANAMA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Expresó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 555 de 31 de agosto de 2005, el señor H.H.C.M. presentó escrito de oposición basado en su registro marcario “JOE BANANA” (mixto), el cual identifica productos y servicios comprendidos en las clases 18, 25 y 35 del nomenclátor de la...
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