SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00189-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Fecha de la decisión | 18 Febrero 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00189-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo HALLEY y la marca KALLEY / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca nominativa HALLEY / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «HALLEY» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 355919, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio fue cancelada por no uso. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de octubre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «HALLEY» (mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 30 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «H.» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. […] En el asunto sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede pronunciarse al respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, evitando un desgaste jurisdiccional innecesario. N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 355919 comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad C.S., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 355919 de la marca nominativa «HALLEY» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00189-00
Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Colombiana de Comercio S.A., en contra de las Resoluciones núm. 032324 de 28 de diciembre de 2004, 007263 de 1° de abril de 2005 y 42079 de 14 de diciembre de 2007, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «HALLEY», para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
- La sociedad Colombiana de Comercio S.A. - C.S., en adelante C.S., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo[1], presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas
«[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, mediante la cual, la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las demandas de la oposición de la sociedad COLT INDUSTRIES INC. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., de Medellín, Antioquia - Colombia.
2.2. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 007263 del 1 de abril de 2005, mediante la cual la jefe de División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, confirmándola en todas sus partes
2.3. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 42079 del 14 de diciembre de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, confirmándola en todas sus partes.
2.4. Consecuentemente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., solicito se hagan las siguientes declaraciones:
2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., contra la solicitud de Registro de la marca “HALLEY” (Mixta) Clase 12 para distinguir Bicicletas y accesorios para bicicletas,...
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