SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00353-00A de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-02-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 18 Febrero 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00353-00A |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca APACHE para identificar productos de la Clase 34 al no demostrarse el uso real y efectivo en el mercado andino dentro del periodo relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]l debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “APACHE” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. [...] [P]ara determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. [...] Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. [...] Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca nominativa “APACHE”, para distinguir los productos para los cuales fue concedido el signo, esto es “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación [...], a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486. [...] De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que la actora no demostró el uso de la marca “APACHE” (nominativa), [...] Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. [...] Además, no puede perderse de vista que en el interrogatorio de parte el declarante manifestó que en el período cuestionado la sociedad actora no comercializó productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional en los países miembros de la Comunidad Andina. [...] Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca “APACHE” (nominativa), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que los productos se encontraban puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. [...] [R]esulta evidente que la actora no logró demostrar que la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, esto es, a acontecimientos externos que justifiquen la ausencia de uso, [...]. Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “APACHE” (nominativa), identificada con el certificado de registro número 138320, bajo la titularidad de [...], para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / USO DE LA MARCA - Normatividad aplicable / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – De la marca nominativa APACHE / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA – Legitimación / / USO DE LA MARCA - Quienes pueden realizarlo
[E]n lo concerniente al argumento de la actora relativo a que la sociedad [...], tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encontraba legitimada para iniciar la acción de cancelación, [...] Ciertamente, de conformidad con la normativa andina, cualquier persona interesada que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciar el trámite y solicitar, ante la autoridad competente, la cancelación por no uso de una marca registrada. Interés que se traduce en una intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Así, lo señaló la Interpretación Prejudicial, rendida en el presente proceso. [...] Así pues, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la sociedad [...], para solicitar la cancelación por no uso del certificado marcario número 138320, toda vez que la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciarla, presupuesto que se cumple en el presente caso, en razón a que se demostró que la marca “APACHE” no estaba siendo utilizada efectivamente en el mercado, aunado al hecho de que le afectaba el carácter distintivo de su marca “PIELROJA”.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2004-00285-01, C.M.C.R.L.; de 17 de septiembre de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00235-00, C.G.V.A.; de 15 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00, C.M.E.G.G.; de 29 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2013-00200-00, C.H.S.S. y de 6 de noviembre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00028-00, C.H.S.S..
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00353-00A
Actor: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S. A. - PROTABACO S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: Es procedente la cancelación, por no uso, del certificado de registro núm. 138320 de la marca nominativa “apache”, para distinguir los productos: “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, de la clase 34 de la clasificación internacional de niza, ordenada por la sic, dado que la actora no probó su uso real y efectivo del citado signo, en la cantidad y modo requeridos.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. - PROTABACO S.A.-[1], mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 002882 de 31 de enero de 2008, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”, 16509 de 28 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos[2] de la...
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