SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00446-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 18-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00446-00 |
| Fecha de la decisión | 18 Febrero 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ORIFLAME SIGNATURE y la marca SIGNATURE / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca SIGNATURE / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «SIGNATURE» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 129748, otorgada a favor de la parte demandante dentro del presente proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 30 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «SIGNATURE» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 10 de diciembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «SIGNATURE» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 345068 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00446-00
Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., en contra de las Resoluciones núm. 01525 de 26 de enero de 2009, 12656 de 24 de marzo de 2009 y 17204 de 13 de abril de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Oriflame Signature (denominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
- El 3 de agosto de 2009[1], la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas
«3.1. S. declarar la nulidad de la Resolución 01525 de 26 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y se concedió el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE en clase 05 (sic) de la Clasificación Internacional de Niza en favor de ORIFLAME COSMETICS S.A.
3.2. S. declarar la nulidad de la Resolución 12656 del 24 de marzo de 2009. Proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 01525 de 26 de enero 2009, por LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., confirmándola en todas sus partes.
3.3. S. declarar la nulidad de la resolución 17204 del 13 de abril 2009, proferida por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 01525 de 26 de febrero de 2009, confirmando en todas sus partes la decisión contenida en dicha resolución y declarando infundada la oposición presentada por la sociedad....
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