SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00196-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 29-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 29 Octubre 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00196-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto LEOBAY y las marcas mixtas LEO y LEONISA y nominativa LEO SPORT / COTEJO MARCARIO – Reglas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es LEO en la clase 25 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto LEOBAY porno existir simlitud con las marcas mixtas LEO y LEONISA y nominativa LEO SPORT registradas en la misma clase
[R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “LEOBAY”, y la marca previamente registrada, “LEO”, la Sala advierte que cuentan con diferente extensión, pues “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-O-BAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que “LEO” se conforma de tres letras, tres sílabas (LE-O), una consonante (L) y dos vocales (E-O). Ahora, frente al signo cuestionado “LEOBAY” y las marcas previamente registradas, “LEO SPORT” y “LEONISA”, también se advierte que cuentan con diferente extensión, dado que “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-O-BAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que, por un lado, “LEO SPORT” se conforma de dos (2) palabras, ocho (8) letras, tres sílabas (LE-O-SPORT), cinco (5) consonantes (L-S-P-R-T) y tres vocales (E-O-O); y, por el otro, “LEONISA” contiene siete (7) palabras, cuatro (4) sílabas (LE-O-NI-SA), tres (3) consonantes (L-N-S) y cuatro (4) vocales (E-O-I-A). Además, se advierte que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “LEO”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “BAY”. En efecto, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo en su terminación, como lo es la partícula “BAY”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es, en este caso, la expresión “LEO”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, en la medida en que el signo cuestionado “LEOBAY” en su terminación cuenta con la partícula “BAY”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, “LEO”, “LEO SPORT” y “LEONISA”. […] Al respecto, la Sala estima que el hecho de que las marcas cotejadas cuenten con terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sean distintos, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas “LEOBAY”, “LEO SPORT” y “LEONISA”, corresponden a signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la marca previamente registrada, “LEO”, podría considerarse como evocativa o diminutivo de los nombres de pila LEONOR o LEONARDO; además, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, dicha expresión también significa “[…] Nacida bajo el signo zodiacal de Leo […]”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “LEOBAY”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellos.
REGISTRO MARCARIO – Impugnación / ACCIONES DE NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA – Diferencias / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede para demandar los actos que conceden el registro de una marca con fundamento en la contravención del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 / EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INSTAURADA – No probada
[L]a impugnación de un acto administrativo que concede un registro marcario se puede adelantar a través de la acción de nulidad absoluta y de la acción de nulidad relativa. La acción de nulidad absoluta por naturaleza es imprescriptible y procede cuando se hubiese concedido el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Por su parte, la acción de nulidad relativa se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se hubiese concedido el registro de marca en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En el presente caso, la demandante señaló que las resoluciones demandadas violaron los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, por estimar que la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), dado que reproducía la partícula “LEO” que hace parte de sus signos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine “[…] únicamente procede la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca […]”. […] [C]abe resaltar que los argumentos expuestos en la demanda de aquí se trata, se sustentó en la contravención del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto, a juicio de la actora, la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa). Lo precedente pone de manifiesto que se está frente al ejercicio de la acción de nulidad relativa, como en efecto se admitió, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, habida cuenta que los actos acusados concedieron un registro marcario; y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 136, literal a), de la Decisión 486. En ese orden de ideas, se declarará no probada la excepción de “Improcedencia de la acción instaurada”.
EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – No probada
[L]a Sala advierte que en el caso sub examine no existe una indebida acumulación de pretensiones, pues i) de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 128 del CCA el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos “relativos a propiedad industrial”; ii) las pretensiones incoadas no se excluyen entre sí; y iii) pueden tramitarse por el mismo procedimiento. En el presente asunto, se reitera, la parte actora podía...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba