SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00184-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-04-2016
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00184-00 |
| Fecha de la decisión | 14 Abril 2016 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
REGISTRO MARCARIO - La oposición en sede administrativa al registro de una marca no constituye requisito de procedibilidad para demandar en sede judicial
Es claro para la Sala que la falta de oposición de la parte demandante durante el trámite de registro no impide la posterior impugnación judicial de la marca otorgada.
NOTA DE RELATORIA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 10 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2006-00047-00, C.G.V.A.; de 28 de enero de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-00516-00, C.G.V.A.; y de 28 de enero de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2006-00232-00, C.M.E.G.G..
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – Procedencia tratándose de actos que concedieron el registro como marca y el depósito del nombre comercial
De conformidad con el artículo 145 del C.C.A., procederá la acumulación de pretensiones y procesos, en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil. Así pues por remisión expresa del C.C.A., debemos acudir al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, norma procesal vigente al momento de interposición de la demanda, […] De la lectura de la norma arriba transcrita, la Sala encuentra que: I) la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las pretensiones de la demanda; II) las pretensiones no se excluyen entre sí; y III) las pretensiones deben tramitarse por el mismo procedimiento, esto es, a través del proceso ordinario.
ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Improcedencia de reconocimiento y pago de perjuicios materiales
Si bien es cierto la demanda se presentó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Despacho Sustanciador interpretó que fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, contenida en el artículo 172 de la decisión 486 de 2000 […] De lo anterior se desprende que estamos frente a una acción contemplada por una norma supranacional, que tiene por finalidad la declaratoria de nulidad de un registro, cuyo término de caducidad es de cinco (5) años. Así las cosas, se advierte que la finalidad exclusiva de esta acción no es otra que la declaratoria de nulidad, es decir, por esta vía no es procedente el reconocimiento y pago de perjuicios materiales. Ahora bien el auto admisorio de la demanda, de fecha 23 de marzo de 2010, fue debidamente notificado y contra éste la parte actora no interpuso recurso alguno, con lo cual se puede concluir que la parte consintió que se interpretara que la demanda se ejerció a través de la acción de nulidad relativa. Por lo anterior, ante la eventual declaratoria de nulidad de los actos censurados, no habrá necesidad de hacer pronunciamiento relativo al reconocimiento y pago de perjuicios causados a la actora.
SIGNO DESCRIPTIVO - Reglas para juzgar si un signo lo es o no / SIGNO DESCRIPTIVO – Irregistrable. Excepciones / EXPRESIONES DE USO COMÚN – No son apropiables. Se excluyen del estudio de registrabilidad de marcas
Al respecto el Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo es preguntarse “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, y si la respuesta espontánea, es igual a la designación de ese producto o servicio, habrá lugar a confirmar su naturaleza descriptiva. No obstante lo anterior, el titular de una marca que incluya palabras, prefijos, sufijos, terminaciones o raíces de uso común, que de alguna manera sean descriptivas de los productos o servicios que amparen, no podrá impedir que los terceros las utilicen en la conformación de otras marcas, cuando el conjunto resultante sea distinto a la marca registrada. […] Por lo anterior se afirma que al momento de realizar el examen de registrabilidad de marcas que contienen elementos comunes o descriptivos, no deben ser considerados dentro del examen pues la distintividad deberá ser buscada en elementos diferentes que integren el signo. A parte de lo expuesto, es pertinente señalar que la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos se explica por la necesidad de evitar que el titular de una marca de tal naturaleza se apropie en exclusiva de la posibilidad de comercializar productos o servicios que tengan las mismas características y propiedades y, además de ello, por la necesidad de evitar que los consumidores puedan creer que todos esos productos o servicios tienen el mismo origen empresarial.
COTEJO MARCARIO – Entre la marca mixta RAPIDISIMO y el signo mixto INTER RAPIDISIMO / RAPIDISIMO – Expresión descriptiva para amparar servicios en la clase 39 no apropiable y que debe excluirse del examen de confundibilidad / SIGNO DESCRIPTIVO – Puede ser registrado siempre que el conjunto resultante sea diferente a la marca registrada / MARCAS DÉBILES – Lo son RAPIDISIMO e INTER RAPIDISIMO al contener una expresión descriptiva del servicio / MARCA MIXTA RAPIDISIMO – Evoca un motociclista en marcha / SIGNO MIXTO INTER RAPIDISIMO - Evoca a una persona, en movimiento, con un sobre / SIGNO MIXTO INTER RAPIDISIMO – Registrable para amparar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación internacional de Niza al no existir riesgo de confusión con la marca mixta RAPIDISIMO previamente registrada
Se hace necesario analizar el carácter descriptivo de la palabra RAPIDÍSIMO, la cual comparten los signos en disputa, para amparar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Como se dijo en líneas precedentes, a efecto de determinar el carácter descriptivo de una o varias expresiones contenidas en un signo solicitado en registro, se debe preguntar cómo es el servicio y, en el presente caso que se pretenden amparar servicios de embalaje y transporte de mercancías, el hecho que la respuesta sea RAPIDISIMO, hace que la expresión sea descriptiva. En esa medida se concluye que la expresión RAPIDISIMO es descriptiva para amparar servicios en la clase 39, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, debe evitarse que el titular de una marca de tal naturaleza se apropie en exclusiva de la posibilidad de comercializar servicios que tengan las mismas características y propiedades. Ahora bien, si bien es cierto en principio las marcas que incluyan expresiones que resulten descriptivas no son susceptibles de ser registradas, la jurisprudencia del Tribunal Andino, reiterada por esta Sala de Decisión, ha concluido que se pueden conceder en registro este tipo de signos siempre que el conjunto resultante sea diferente a la marca registrada. […] Así las cosas, siguiendo las reglas del Tribunal de la Comunidad Andina tenemos, que si bien es cierto los signos solicitados en registro contienen la misma expresión de descriptiva RAPIDISIMO, es en razón a los demás elementos que la componen que se puede conceder su registro. Ahora bien, lo anterior se traduce en que los signos objeto de estudio son de los que la jurisprudencia ha denominado como marcas débiles […] Teniendo en cuenta que la marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud. Por último, en razón a que lo alegado por el demandante es la irregistrabilidad del signo solicitado, por violación a los derechos de propiedad intelectual adquiridos de manera previa, se hace necesario realizar el examen de confundibilidad entre los signos enfrentados. Sea lo primero advertir que estamos en presencia de dos signos mixtos, en los cuales el elemento predominante o de mayor recordación es el denominativo; pero en razón a que dicho elemento es una expresión descriptiva, dicha expresión debe eliminarse de este examen. Como consecuencia de lo anterior, tenemos que analizar los signos enfrentados como si fueran gráficos. En virtud de lo anterior la Sala concluye que, en principio, no existe riesgo de confusión pero se procederá a analizar los signos así: […] En efecto, los signos no ofrecen lugar a confusión por cuanto de un lado tenemos que la marca previamente registrada evoca a un motociclista en marcha, y por el otro tenemos que el signo solicitado en registro evoca a una persona, en movimiento, con un sobre.
NOMBRE COMERCIAL – Eventos de procedencia de registro de un signo / NOMBRE COMERCIAL – Prueba del uso real, efectivo y constante / CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL - Alcance probatorio en materia de uso de nombre comercial / NOMBRE COMERCIAL INTER RAPIDISIMO S.A. – Procedencia de su registro al no haberse demostrado el uso real, efectivo y constante del nombre comercial Rapidísimo Servicios Motorizados Ltda
Ésta Sala de Decisión ha concluido que: “quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso personal, constante, real y efectivo con anterioridad al registro de una idéntica o similar y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación”. Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario acudir al material probatorio allegado al expediente, en el cual se pretende demostrar el uso previo del nombre comercial Rapidísimo Servicios Motorizados Ltda. Lo anterior por cuanto la sociedad actora asegura que con el registro del nombre comercial INTER...
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