SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00311-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-04-2016
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00311-00 |
| Fecha de la decisión | 14 Abril 2016 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial TU CAMINO AL ÉXITO que acompaña la gráfica de un águila y la marca y lema comercial YANBAL La escalera del éxito / RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN – Circunstancias para determinar su existencia / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al lema comercial TU CAMINO AL ÉXITO asociado a la marca figurativa consiste en la cabeza de un águila, para amparar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional
En conclusión, los lemas denominativos enfrentados no son confundibles, porque aunque expresan una idea similar, no tienen una raíz común ni semejanzas visuales, ortográficas o fonéticas y al ser estudiados junto con la marca que acompaña cada uno, como lo ordena el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resultan aún más distintivos, pudiendo coexistir en el mercado, sin que el consumidor pueda confundir el origen empresarial de la marca conocida “YANBAL”. […] De lo anterior se tiene que, en este caso, el lema cuestionado “TU CAMINO AL ÉXITO”, que acompaña la gráfica de un águila registrada con anterioridad, tiene suficiente distintividad frente a la marca y lema de la sociedad actora cuya fuerza está en la marca “YANBAL” que permite determinar su origen empresarial y la frase que la acompaña “La Escalera del Exito” es una frase accesoria de menor tamaño, que no se ve afectada por el lema cuestionado. En conclusión, el lema objeto de controversia cuenta con diferencias significativas frente a la marca y lema “YANBAL La Escalera del Éxito”, lo que descarta el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.
NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de mayo de 2015, Radicación 2009-00047-00, C.M.E.G.G..
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad la sociedad J.L., hoy JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. en calidad de sucesor procesal, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se decrete la nulidad relativa de la Resolución núm. 13130 de 9 de marzo de 2010, por medio de la cual se revocó una decisión; se declaró infundada la oposición y se otorgó el registro del lema comercial “TU CAMINO AL ÉXITO” (nominativo) para identificar “servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CENTRO INCA LTDA. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A Y C / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 175 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 179
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00311-00
Actor: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD SIMPLE
TESIS: EL LEMA COMERCIAL DEBE SER DISTINTIVO, SIN DESPRENDERLO DE LA MARCA A LA CUAL SIEMPRE ACOMPAÑA POR SER ACCESORIO DE ÉSTA. POR ELLO, EL LEMA CUESTIONADO “TU CAMINO AL ÉXITO” QUE ACOMPAÑA LA GRÁFICA DE UN ÁGUILA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD, TIENE SUFICIENTE DISTINTIVIDAD FRENTE A LA MARCA Y LEMA DE LA SOCIEDAD ACTORA CUYA FUERZA ESTÁ EN LA MARCA “YANBAL” QUE PERMITE DETERMINAR SU ORIGEN EMPRESARIAL Y LA FRASE QUE LA ACOMPAÑA “LA ESCALERA DEL ÉXITO”, ES ACCESORIA DE MENOR TAMAÑO, LO CUAL DESCARTA EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad J.L., hoy JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. en calidad de sucesor procesal, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se decrete la nulidad relativa de la Resolución núm. 13130 de 9 de marzo de 2010, por medio de la cual se revocó una decisión; se declaró infundada la oposición y se otorgó el registro del lema comercial “TU CAMINO AL ÉXITO” (nominativo) para identificar “servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CENTRO INCA LTDA.
I. ANTECEDENTES.
I.1- La empresa J.L., hoy JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. en calidad de sucesor procesal, en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1. Es nula la Resolución núm. 13130 de 9 de marzo de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó una decisión; declaró infundada una oposición y otorgó el registro del lema comercial “TU CAMINO AL ÉXITO” (nominativo), para identificar “servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CENTRO INCA LTDA.
2. Como consecuencia de la declaración de nulidad de la citada Resolución, se deje en firme lo dispuesto en la Resolución núm. 55902 de 29 de octubre de 2009, emanada de la Directora de Signos Distintivos, que denegó el registro del lema comercial.
3. Se ordene a la demandada la cancelación del registro del mencionado lema comercial.
I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.
La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
1. La sociedad CENTRO INCA LTDA., el 19 de septiembre de 2008, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial “TU CAMINO AL ÉXITO” (nominativo), para identificar servicios de la Clase 41 Internacional.
2. Que presentó oposición a dicho registro al igual que A.E.S.; que en su caso, se fundamentó en las causales de irregistrabilidad a que se refieren los literales a) y c) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el lema comercial solicitado a registro resulta similarmente confundible al registro previo de la marca “Yanbal La Escalera del Éxito” (mixta), en las Clases 41 y 35, así como del lema comercial “La Escalera del Éxito”.
3. La Directora de Signos Distintivos, al resolver la solicitud, decidió declarar infundada la oposición presentada por Almacenes Éxito S.A. y declarar fundada su oposición, por lo cual, por medio de la Resolución núm. 55902 de 29 de octubre de 2009, negó el registro del lema comercial “TU CAMINO AL ÉXITO”, teniendo como fundamento, que comparados los signos, permiten que el consumidor se confunda y asuma como pertenecientes a un mismo servicio porque conceptualmente “la escalera del” y “tu camino al” son intercambiables y que ambos se dirigen al “éxito”, “haciendo que el consumidor las entienda como oraciones que apuntan a la misma idea y, en el caso de los lemas comerciales, que apuntan a servicios ofrecidos por sociedades relacionadas, independientemente de la marca asociada”.
4. Mediante la Resolución núm. 62305 de 30 de noviembre de 2009, la División de Signos Distintivos de la entidad demandada confirmó la decisión, argumentando que se ajustaba a la legalidad porque el lema cuyo registro se solicitaba se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los signos apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentaban similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público y desde el punto de vista conceptual el signo solicitado reproducía la marca previamente registrada.
5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, por medio de la Resolución acusada núm. 13130 de 9 de marzo de 2010, revocó la decisión y, en consecuencia, otorgó el registro del lema comercial con fundamento en la existencia de suficientes diferencias en el campo fonético, ortográfico y visual dado que entre “TU CAMINO AL” y “LA ESCALERA DEL” no se presentaban similitudes teniendo en cuenta que el lema debe ser estudiado en su conjunto, esto es, junto con la marca que lo acompaña.
I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
En apoyo de sus pretensiones la actora adujo falta de aplicación del artículo 136, literales a) y c) de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo establecido en el artículo 179 ídem, que se refiere a la aplicación de las...
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