SENTENCIA nº 11001-0324-000-2009-00426-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 29-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 29 Octubre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Número de expediente | 11001-0324-000-2009-00426-00 |
| Normativa aplicada | CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 3 |
| Fecha de la decisión | 29 Octubre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo nominativo SUITE NIGHT SPRING y la marca nominativa SPRING previamente registrada en la clase 24 / SIGNO COMPUESTO / SIGNOS DE FANTASÍA – Los formados por palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son SUITE y NIGHT y por ello se excluyen del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo nominativo SUITE NIGHT SPRIN en la clase 24 al ser idéntica con la marca SPRING previamente registrada en la misma clase y tener conexión competitiva
[L]a marca cuyo registro pretende la sociedad aquí demandante es idéntica desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual a la marca «SPRING», previamente registrada a favor de la sociedad M.S. Siendo ello así, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ponerse de presente que los signos en conflicto coinciden en los productos que pretenden distinguir, de manera que es evidente su conexión competitiva. En efecto, con el signo solicitado en registro se pretenden amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “tejidos de algodón, cabezales de almohadas, cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, fundas para colchones, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (cobertores rellenos de plumas), fundas de protección para muebles, juegos de cama, revestimientos de materias textiles, sábanas, sacos de dormir (fundas que sustituyen a las tela con dibujo (labrada), toallas de materias textiles, toallitas de tocador (de materias textiles)”. Por su parte, la marca opositora «SPRING» se concedió respecto de los siguientes productos de la misma Clase 24: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”. Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la S. que entre las marcas en conflicto existe identidad que genera riesgo de confusión en los consumidores. Por lo anterior, la S. concluye que no prospera el cargo por desconocimiento de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí incurre en la causal de irregistrabilidad invocada en los actos acusados.
COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo nominativo SUITE NIGHT SPRING y la marca nominativa SPRING previamente registrada en la clase 24 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – En el examen para su determinación es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con conexidad competitiva / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo son SUITE y NIGHT en la clase 24 para la fecha de expedición del acto acusado / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son las expresiones SUITE y NIGHT en las marcas de los servicios de la clase 35, que son conexos competitivamente con los productos de la Clase 24 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son las expresiones SUITE y NIGHT en las clases 24 y 35 por la relación de conexidad de los productos y servicios / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se excluyen del cotejo marcario / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a jurisprudencia de esta Sección ha precisado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas. Así entonces, si bien es cierto que la indagación sobre si una expresión es usual o común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta S. ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva. Por ende, en la evaluación de si el signo es o no de uso común es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con conexidad competitiva. […] [C]orresponde entonces evaluar si alguna de las expresiones que integran el signo «SUITE NIGHT SPRING» solicitado son de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 24, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. De ser así, habrá lugar a aplicar la regla que impone excluir dichas expresiones al momento de efectuar el cotejo marcario. A este respecto resultan igualmente pertinentes los fundamentos de la sentencia de 7 de diciembre de 2017 (demandante: Centur Marcas S.A), en la que, como se dijo, se determinó que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ del signo solicitado constituyen elementos de uso común en las marcas de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y justamente se concluyó que tales servicios son conexos competitivamente con los productos de la Clase 24 internacional. […] En esa medida, en aplicación de la regla antes explicada, la S. tendrá en cuenta que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ son de uso común para la Clase 35 y que existe una relación de conexidad competitiva entre los productos de la clase 24 y los servicios de la 35. Por ende, se concluye que en el asunto bajo examen las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’, que son comunes en la clase 35, también lo son para la Clase 24, razón por la que esas palabras serán excluidas del cotejo marcario.
COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO – No genera derechos en relación con el registro de una marca / COEXISTENCIA PACÍFICA DE LAS MARCAS – Prueba / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La demandante resaltó que desde hace varios años ha usado de forma pública, regular, continua y ostensible el signo distintivo «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos en las clases 20 y 24, sin que la sociedad M.S. haya formulado ninguna reclamación por ese hecho en contra de la accionante. A su juicio, ello demuestra la ausencia de confusión en el consumidor, pone de presente la coexistencia pacífica en el mercado del signo solicitado con la marca opositora, y representa una autorización tácita de la opositora para que haga uso del signo solicitado. A lo anterior agregó que el signo «SUITE NIGHT SPRING» goza de distintividad adquirida, en virtud de la notoriedad de la marca «SPRING», registrada en las Clases 10, 20 y 37 a favor de Centur Marcas S.A., y en consideración a que la sociedad ha hecho uso público, personal y continuo del signo solicitado gracias a la diversidad de actividades y a la expansión de sus negocios. Para la S. los anteriores argumentos tampoco están llamados a prosperar, por cuanto, en primer lugar, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la “[…] “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”, ni tiene entidad suficiente para hacer inaplicable el estudio sobre la configuración de las causales de irregistrabilidad. Además, tal como lo precisó esta S. en sentencia de 11 de mayo de 2020, quien alega la coexistencia pacífica de las marcas cotejadas debe probarla a partir de “elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [...]”. Así, el alegato sobre la coexistencia pacífica de los signos debe ser confrontado con los medios de prueba y, para que prospere, debe existir la convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos cotejados. Sin embargo, en el asunto bajo examen, la accionante no aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva o canales de distribución sin que haya presentado el riesgo de confusión, de manera que no se encuentra demostrada la tesis que propuso.
DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA – No se probó el uso público, personal y continuo del signo SUITE NIGHT SPRING
[E]n cuanto a la distintividad adquirida, se debe precisar que dicha figura se deriva del párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. En atención a dicho fenómeno, un signo que en principio no sea distintivo, puede convertirse en registrable teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección...
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