SENTENCIA nº de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 08-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 08 Octubre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SET y la marca nominativa SEN previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo SET en la clase 36 porque no tiene similitud con la marca nominativa SEN previamente registrada en la misma clase
Comparación Ortográfica […] En el caso sub examine, se advierte que la marca concedida (SET) está compuesta por una (1) palabra, una (sílaba) y tres (3) letras, esto es, dos (2) consonantes y una (1) vocal, y la marca registrada (SEN) tiene la misma conformación; sin embargo, difieren en su terminación. La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de sílabas y letras, la similitud desaparece con el cambio de la última consonante de la letra N por la T; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. Asimismo, es preciso indicar que, si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la vocal E y la consonante S, también lo es que, a nivel visual, las expresiones SET y SEN son totalmente diferentes, si se tiene en cuenta que la primera expresión termina en la consonante T y, la segunda, termina con la consonante N lo que hace que visualmente no sean confundibles. Comparación Fonética […] La Sala considera que la coincidencia vocálica y consonántica no genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta terminación de cada expresión hace que se escuchen de forma diferente. La marca opositora se pronuncia de manera nasal, esto es, de forma sonora, debido a la terminación en la consonante N, mientras la marca cuestionada al terminar con la letra T produce un sonido oclusivo, es decir, un sonido consonántico obstruyente, como un ruido de fricción. En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no es posible admitir que existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra SET, que conforma la marca concedida, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española tiene el siguiente significado “[…] 1.m. Conjunto de elementos que comparten una propiedad o un fin común […]”; “[…] 2.m. En el tenis y otros deportes, parte o manga de un partido, con tanteo independiente […]” y “[…] 3.m. Plató cinematografico o televisivo […]” Y, por otro lado, la palabra SEN, de la marca registrada, significa “[…] 1.m. Arbusto oriental, de la familia de las papilonáceas, parecido a la casia, cuyas hojas se usan en infusión como purgantes […]”. Además la Sala observa, por una parte, que la marca SEN es un acrónimo del SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCOACIÓN – SEN y, por el otro, la marca SET no es un acrónimo del nombre del titular del registro ni del sistema que identifica, por cuanto éste último tiene como nombre Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y la marca registrada son arbitrarias porque, aunque las palabras SEN y SET tienen un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los servicios que distingue cada una de las marcas ni evoca sus características y/o propiedades. En este sentido, atendiendo el significado de cada expresión, la Sala considera que no existe similitud alguna entre ellos que pueda conllevar al consumidor a tener algún riesgo de confusión o de asociación, por lo que las marcas desde el punto de vista ideológico son diferentes. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida SET es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca SEN previamente registrada.
COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS - no genera derechos en relación con el registro de una marca / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]n lo concerniente al argumento de la parte demandante relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado esta S. “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”. Asimismo, ha señalado la Sala[1] que cuando dentro del procedimiento administrativo se ha presentado oposición al registro, no se puede considerar que las marcas han coexistido de manera pacífica […] Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso, como bien lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicado número: 110001-03-24-000-2009-00578-00
Actor: BANCO DE LA REPÚBLICA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
Tercero con interés: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADO CAMBIARIO S.A. – INTEGRADOS FX S.A.
Temas: Comparación entre marcas nominativas. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el Banco de la República, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 2009, 15179 de 30 de marzo de 2009 y 30443 de 23 de junio de 2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
- El Banco de la República, en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[5], de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 2009[7], “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 15179 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 30443 de 23 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
- Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa SET que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. – Integrados Fx S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso
Pretensiones
- La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]
“[…]
1. S. declarar la nulidad de la Resolución No. 2140 de 27 de enero de 2009 por medio de la cual se declara infundada una oposición y se otorga...
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