Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00565-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Abril de 2017
| Fecha | 06 Abril 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: C.E.M. RUBIO (E)
Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00565-00
Actor: ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A (EN ADELANTE ÓPTICA)
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE SIC)
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A.contra las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 3904 del 30 de enero de 2009 por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca mixta SANTALUCIA SEGUROS en la clase 36 a la sociedad SANTA LUCIA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la número 15702 del 31 de marzo de 2009 a través de la cual se resuelve el recurso de reposición en el sentido de confirmar la anterior decisión, y la número 23137 del 11 de mayo de 2009 por la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando igualmente el primer acto administrativo.
LA DEMANDA
La parte actora, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, la cual fue interpretada como de nulidad relativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
Pretensiones.
“Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009, proferida dentro del expediente No. 07 117.508, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de oposición interpuesta por la sociedad OPTICA SANTA LUCIA S.A., y por lo tanto otorgó el registro de la marca “SANTA LUCIA SEGUROS” (mixta) clase 36, a la sociedad SANTA LUCÍA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS de Madrid (España).
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 15702 del 31 de marzo de 2009, proferida dentro del expediente No. 07 117.508, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad OPTICA SANTA LUCIA S.A., contra la resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009, confirmándola en todas sus partes.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23137 del 11 de mayo de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad OPTICA SANTA LUCÍA S.A., contra la resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009, confirmándola en todas sus partes.
Consecuencialmente a título de restablecimiento del derecho, solicito se hagan las siguientes declaraciones:
Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad OPTICA SANTA LUCIA SA., y como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SANTA LUCIA SEGUROS” (mixta) clase 36, a la sociedad SANRA LUCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y según lo anterior cancelar el registro de dicha marca y que corresponde al certificado No. 380.546.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º del decreto legislativo (sic) 209 de 1957.
Que se ordene a la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, de la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”.
Fundamentos de hecho
La demandante es titular de los siguientes registros marcarios:
SANTA LUCIA (mixta) clase 44, certificado 312.902
SANTA LUCIA (mixta) clase 35, certificado 312.904
SANTA LUCIA (mixta) clase 42, certificado 174.052
SANTA LUCIA (mixta) clase 10, certificado 174.054
SANTA LUCIA (mixta) clase 9, certificado 174.053
El 7 de noviembre de 2007 la sociedad SANTA LUCÍA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante SEGUROS), solicitó el registro de la marca SANTALUCIA SEGUROS (mixta) para distinguir productos de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Una vez publicada la anterior petición en la Gaceta de Propiedad Industrial, y estando dentro del término legal, la demandante presentó oposición con fundamento en sus registros marcarios.
La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición de la actora y conceder el registro solicitado por SEGUROS, mediante Resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009.
La demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la anterior decisión, mediante Resoluciones números 15702 del 31 de marzo de 2009 y 23137 del 11 de mayo de esa anualidad.
Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 61 de la Constitución Política, y literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:
Indicó que existía confusión indirecta entre la marca SANTALUCIA SEGUROS, que se cuestiona, con la expresión registrada SANTA LUCIA, debido a que los servicios de seguros están muy relacionados con los servicios de salud, de tal forma que las personas al observar marcas en el mercado de diferentes titulares que se refieren a servicios muy afines, pueden llegar a suponer que quien presta los servicios de seguros es el mismo empresario que presta los servicios de salud. Lo anterior, puede afectar el prestigio de las marcas de la sociedad OPTICA SANTA LUCIA S.A., en el evento de que los servicios de seguros prestados por la sociedad española no reúnan las condiciones de calidad que se esperan.
Señaló que desde el punto de vista fonético y gráfico las dos expresiones tienen en su composición el mismo número de letras y el mismo orden, pues se enfrenten SANTALUCIA y SANTA LUCIA lo que necesariamente lleva a que el consumidor confunda su origen empresarial.
Precisó que, según la jurisprudencia, para que se concluya que las marcas no pueden coexistir en el mercado, es suficiente que las expresiones se refieran a finalidades afines, no necesariamente idénticas, y que ello es lo que acontece en el presente caso, pues, reitera, los servicios de seguros son afines con los servicios de salud. Sobre el particular trajo a colación una sentencia del 13 de septiembre de 2003 sin identificar el número de radicación.
Afirmó que como consecuencia de lo anterior existía conexión competitiva en el caso, ya que es muy común que en publicaciones referentes a servicios de seguros se haga propaganda de servicios de seguros de salud. Explicó que al enunciar SANTALUCIA SEGUROS se entiende que la expresión SEGUROS ampara todos los seguros que se ofrecen en el mercado como lo son vida, salud, accidentes, etc. También sobre éste tópico referenció el análisis que la SIC efectuó en la Resolución No. 13515 del 20 de mayo de 2003 al negar el registro de la marca “A ADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM” solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 35, por ser confundible con la marca ADVANTAGE de la misma clase.
Adujo que la SIC se limitó a explicar la razón por la cual no existía conexión competitiva, sin valorar debidamente las pruebas que se aportaron al expediente administrativo tendientes a demostrar la notoriedad de la marca SANTA LUCIA que ampara “servicios prestados por establecimientos dedicados a la distribución, importación, exportación, comercialización, compra y venta de anteojos, lentes y artículos de óptica al igual que equipos, aparatos, accesorios y materiales para óptica, optometría, instrumental médico y científico y productos afines”. Los citados medios probatorios fueron los siguientes:
“1. Certificado expedido el día 27 de febrero de 2009 por el D.G.L.B.P., quien como R.F. de OPTICA SANTA LUCIA S.A, certifica que dicha sociedad ha tenido ventas de lentes, monturas y artículos de óptica por los siguientes valores:
AÑO
VALOR EN PESOS
2003
$8.961.401.000
2004
$8.922.726.00
2005
$9.359.763.00
2006
$10.880.192.00
2007
$12.243.331.000
2008
$13.504.929.000
2009 A ENERO 31
$1.215.138.000
2. Certificación expedida el día 27 de febrero de 2009 por la D.S.M.V., quien como Jefe Administrativa de la sociedad CARL ZEISS VISSION COLOMBIA LIMITADA, domiciliada en Bogotá (Colombia), certifica que han mantenido relaciones comerciales con OPTICA SANTA LUCIA S.A. por más de 20 años, cadena de ópticas ubicadas en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, dedicados a la venta y comercialización de toda clase de artículos de óptica, y servicios médicos relacionados con la salud visual y ocular de las personas.
3. Certificación expedida el día 27 de febrero de 2009 por la D.B.L.A.S., quien como Analista de Créditos y Cartera de la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., suministra información comercial acerca de la firma OPTICA SANTA LUCIA S.A.
4. Fotografías de los establecimientos OPTICA SANTA LUCIA SA., en diferentes Centros Comerciales tales como:
- Centro Comercial VIEDO Local 110 Teléfonos: 3117017 - 2660579
- Centro Comercial PUERTA DEL NORTE Local 1008 Teléfono: 4531179
- Centro Comercial EL TESORO Local 1300 Teléfonos: 3210792 - 3210793
- Centro Comercial LOS MOLINOS Local 2001 Teléfonos: 2354177 - 2353841
5. R. histórica de OPTICA SANTA...
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