Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00610-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Julio de 2018
| Fecha | 19 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00610-00
Actor : NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad.
Referencia : LA MARCA CUESTIONADA “MAPA” ES CONFUNDIBLE CON EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “NAPA”, EN CUANTO EXISTE ENTRE ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCATION contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 30320 de 23 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 7 de diciembre de 2005, la sociedad IMPORTACIONES REYPAR LTDA. presentó solicitud de registro de la marca “MAPA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad con la marca mixta “NAPA”, que identifica productos de la citada Clase 12, así como con los signos nominativos “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORE”,los cuales amparan servicios de la Clase 42 Internacional.
3°: A través de la Resolución núm. 10659 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, negó el registro de la marca “MAPA” (mixta), para distinguir productos de la Clase 12 Internacional.
4º: Contra la citada resolución, la sociedad IMPORTACIONES REYPAR LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria mediante Resolución núm. 17819 de 20 de abril de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 30320 de 23 de junio de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro de la marca solicitada.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por lo siguiente:
Señaló que, dicha autoridad incurrió en tres errores, tales como: i) comparación inadecuada entre las marcas “MAPA” y “NAPA” (mixta); ii) no tuvo en cuenta el riesgo de confusión que genera la coexistencia de los signos en el mercado y; iii) no apreció las condiciones de asociación empresarial.
Indicó que, el signo registrado es similarmente confundible con las marcas de las cuales es titular (“NAPA”, “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORES”), máxime si se tiene en cuenta que distinguen productos iguales y servicios relacionados.
Manifestó que, en relación con el aspecto ortográfico, las expresiones antes mencionadas solo difieren en las letras “N” y “M”, y que por lo demás se trata de palabras bisílabas con acento tónico en la última sílaba.
Respaldó lo anterior, en el fallo de 22 de febrero de 2001 (Expediente núm. 5623, Consejero ponente doctor C.A.A., en el que la Sección Primera del Consejo de Estado, señaló:
“[…] La diferencia relevante que se presenta entre los signos en examen, esto es, la vocal O, es de tan poco peso que se diluye en el conjunto, por el abundante número de elementos semejantes, como quiera que tienen en común siete (7) fonemas, según lo advierte la sociedad opositora a la demanda. De manera que tal diferencia no basta para eliminar el riesgo de confusión en el consumidor o comprador final del producto […]”.
Adujo que, al pronunciar los signos en conflicto de manera sucesiva, generan la misma impresión, esto es:
“NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”.
Indicó que, no puede ser de recibo el argumento expuesto por la SIC, al señalar que dichas expresiones no resultan ser confundibles solamente porque difieren en la letra inicial.
Aseguró que, sí hay identidad de la sílaba tónica entre las marcas “MAPA” y “NAPA” (mixtas), esto es, “MA” y “NA”; adicionalmente, las dos terminan en “PA” y, el orden de las vocales es el mismo “A-A”.
Finalmente, sostuvo que el cotejo hecho por la autoridad antes mencionada resulta inadecuado, pues por un lado, desconoce las semejanzas que presentan las marcas en conflicto y, por el otro, no protege adecuadamente al público consumidor que va a encontrar los mismos productos identificados con marcas similares.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que, entre la marca cuestionada “MAPA”(mixta), que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación internacional de Niza y las marcas previamente registradas de la actora “NAPA”(mixta), “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORES” (nominativas), no se presentan semejanzas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, razón por la cual pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que las letras “M” y “N” presentan sonidos diferentes.
Indicó que, la letra “M” se constituye en un fonema consonántico labial, mientras que la letra “N” representa un sonido diferente.
Manifestó que, la diferencia en la parte inicial de los signos de corta extensión es relevante en su comparación, toda vez que el inicio de un signo es la parte más importante de este, teniendo en cuenta que la que retienen las personas.
Adujo que, el signo solicitado mixto “MAPA”, que identifica los productos de la Clase 12 Internacional, tiene una connotación conceptual referida a la “representación geográfica de la tierra o parte de ella en una superficie plana”, mientras que las marcas registradas son una expresión de fantasía.
Alegó que,los diseños inherentes a los signos en cotejo son diferentes. El signo solicitado representa la sílaba “MA” dentro de un hexágono y la sílaba “PA” dentro de un círculo, mientras que las marcas mixtas, de la actora, representan la expresión “NAPA” dentro de una figura hexagonal de lados más anchos que los del hexágono que hace parte del signo solicitado.
Concluyó que, el signo solicitado “MAPA” goza de la suficiente distintividad frente a las marcas previamente registradas.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“[…]
1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
[…]
2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no se este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
[…]
2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo MAPA (mixto) y las marcas NAPA (mixta), NAPA AUTO PARTS (denominativa) y NAPA THE PARTS STORE (denominativa).
[…]
3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.
3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público...
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