Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00414-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Octubre de 2018
| Fecha | 19 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00414-00
Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: EL NOMBRE PROPIO “ALDO” ES INAPROPIABLE Y DÉBIL. ES IRREGISTRABLE CUANDO NO ESTÁ ACOMPAÑADO DE ELEMENTOS ADICIONALES QUE LO DOTEN DE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 34532 de 24 de octubre de 2007, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 40075 de 29 de noviembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 17904 de 30 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le conceda el registro como marca del signo “ALDO”,para distinguir los productos dela Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como expedir el correspondiente certificado y publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del CCA.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 3 de octubre de 2005, la sociedad demandante presentó solicitud del registro como marca del signo “ALDO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, frente a la cual el señor S.A.S.G. formuló oposición, con fundamento en el registro previo de sus marcas “ALDO”, que distinguen productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. También se opuso al registro del citado signo la sociedad ORREGO GÓMEZ S EN C.S. SUCESORES, por ser titular de las marcas “AIDO MASCONI”, previamente registradas en la Clase 18 Internacional.
3°: Que, al contestar las respectivas oposiciones, la demandante puso de presente la pérdida de interés del señor S.A.S.G. en proteger productos comprendidos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no solicitó la renovación de dicho registro.
4º: Mediante la Resolución núm. 34532 de 24 de octubre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC luego de efectuar el examen de registrabilidad de la solicitud del signo “ALDO”, lo denegó por estimarlo confundible con la marca “ALDO”, registrada en la Clase 18, cuyo titular es SILVANO ALDO SICILIA GUZZO.
5º: Contra la citada resolución la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 40075 de 29 de noviembre de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo a través de la Resolución núm. 17904 de 30 de mayo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó elartículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, porque, a su juicio, existen suficientes diferencias entre el signo “ALDO” (Clase 25) y la marca “ALDO” (Clase 18 Internacional).
Señaló que, de una visión en conjunto, se puede observar que a pesar de que ambos signos dentro de su composición contienen una misma palabra, poseen elementos esenciales que las hacen diferentes a los ojos del consumidor.
Ello, por cuanto la marca registrada por el señor ALDO SICILIA está compuesta por un rectángulo cuyas bases se encuentran en la parte inferior y superior. Adicionalmente, más del 80% del rectángulo es blanco y posee una parte muy pequeña en color negro y la letra que contiene la palabra ALDO es una letra cursiva en dos colores (negro y blanco), teniendo el consumidor que ser muy cuidadoso y meticuloso para determinar la denominación escrita.
Que es de vital importancia, observar que dentro de dicha figura geométrica en la parte superior se encuentra una brújula con una A en la mitad, la cual hace especial la marca porque emite un concepto especial. Que seguidamente se encuentra la expresión “ALDO” y en la parte inferior las palabras “ROMA BOGOTA”.
Que, en cambio, el signo “ALDO” de la parte demandante solo está compuesto por un rectángulo de menor envergadura al de la marca registrada, con un fondo oscuro y con la denominación “ALDO”, en una letra normal sin ninguna connotación especial que la haga llamativa.
Sostuvo que de las anteriores premisas se tiene que a los ojos del consumidor, los elementos que generan el impacto de los signos son distintos debido a que los diferentes elementos llamativos de la marca registrada producen un impacto en conjunto de la misma, recordando la marca por todos esos elementos y no solo por la denominación “ALDO”.
Indicó que se está frente a signos mixtos, respecto de los cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido como “[…] excepción a la prevalencia de la parte denominativa de una marca, aquellos eventos en los cuales se utiliza el concepto que el gráfico denota en la marca, o cuando el elemento grafico es notablemente predominante [...].”
Adujo que los signos cotejados son de distintos géneros y no presentan relación, dado que en ambos casos se protegen productos diferentes debido a que en el caso de la marca registrada se identifican bienes para la confección (sic), mientras que el signo solicitado pretende exclusivamente la comercialización de productos terminados.
Anotó que no pertenecen al mismo nomenclátor, por cuanto la marca registrada identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional y el signo solicitado distingue productos de la Clase 25 de la citada Clasificación.
Alegó que no existe un uso complementario habida cuenta que ninguno es indispensable para que el otro pueda subsistir, por lo que pueden comercializarse dentro de su respectivo mercado sin que pierdan su valor.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad demandante, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Adujo que los elementos denominativos de los signos cotejados son idénticos y, por ende, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación dado que contienen la misma palabra. Cada uno cuenta con estructuras morfológicas y secuencias vocálicas y silábicas idénticas, que no le permiten al consumidor diferenciarlos.
Expresó que desde el punto de vista fonético, la identidad de los signos se hace más evidente porque sus estructuras hacen que su pronunciación sea idéntica.
Indicó que el elemento figurativo del signo solicitado no es lo suficientemente distintivo dentro del conjunto, en la medida que es simple y en él prevalece el elemento denominativo.
Alegó que los productos que distinguen los signos confrontados tienen conexidad competitiva debido a que comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, derivados de su uso complementario.
II.1.2.- La sociedad O.G.S.E.C.S.S.,tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.
Expresó que el signo solicitado “ALDO” no reúne los requisitos para ser una marca distintiva y no garantiza el derecho a una libre elección de los consumidores de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Explicó que el signo “ALDO” no tiene la fuerza individualizadora de identificar los productos de la citada Clase 25.
Señaló que los signos mixtos “ALDO” y “AIDO MASCONI” son confundibles, al analizarlos en conjunto, en los aspectos fonético, visual y conceptual porque el elemento denominativo es el mismo: “ALDO”- “AIDO”.
Anotó que los referidos signos evocan ideas y conceptos iguales.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Visto el artículo 212 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 27 de noviembre de 2017, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante guardó silencio; la demandada y la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en la contestación.
El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto, considerando lo siguiente:
Indicó que predomina la...
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