Sentencia nº 11001-03-24-000-2015-00189-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2015-00189-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-03-2019)
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 14 Marzo 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2015-00189-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo nominativo PAXIRA y la marca nominativa AXPIRA previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Lo es IRA en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Exclusión del cotejo marcario / EXPRESIÓN DE FANTASÍA Lo son PAX y AXP al no tener significado conceptual propio en el idioma castellano / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / MARCA FARMACÉUTICA - Confusión marcaria pone en riesgo salud humana / MARCA FARMACÉUTICA - Exclusión en el cotejo del prefijo de uso común IRA / REGISTRO MARCARIO No procede frente al signo nominativo PAXIRA para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de confusión y asociación con la marca nominativa AXPIRA previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
De tal manera que ello impone al J. el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones PAX de la marca solicitada cuestionada y AXP de la marca opositora, debido a que la expresión IRA es una partícula de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de unas marcas que incluyen un elemento de uso común, esto es IRA, no puede impedir la inclusión de dicha partícula de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que PAX y AXP tienen el mismo número de letras, las mismas consonantes (P y X) y la misma vocal (A), lo que permite concluir que hay similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de la vocal y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas. [ ] Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. [ ] En el caso sub lite, la marca cuestionada PAXIRA fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: [ ] productos farmacéuticos oncológicos [...]. La marca previamente registrada AXPIRA distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: [ ] productos farmacéuticos de uso humano [ ]. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas Clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos tienen como función curar enfermedades, aún si es para enfermedades de cáncer o no; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos en un futuro, en atención a la similitud de las marcas y a que dichos artículos están relacionados con el mismo género, esto es, medicamentos de uso humano. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva que la Sala debe precaver cualquier riesgo para la salud de los consumidores. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar un riesgo para la salud del consumidor, así como un riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero interesado en las resultas del proceso, en el caso de no cancelar su registro.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 150
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00189-00
Actor: AVALON PHARMACEUTICAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA PAXIRA Y LA MARCA NOMINATIVA AXPIRA, PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, EXISTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
La sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, que se interpretó como de nulidad relativa[1], de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[2] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57995 de 30 de septiembre de 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 67615 de 12 de noviembre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 5 de abril de 2013, la sociedad HOSPIRA, INC. solicitó el registro como marca del signo "PAXIRA" (nominativo), para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en particular productos farmacéuticos oncológicos.
2°: Que el 30 de abril de 2013, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta núm. 666 de la Propiedad Industrial.
3°: Agregó que contra la mencionada solicitud, la sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A. presentó oposición, aduciendo la similitud fonética con la marca AXPIRA, Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue productos farmacéuticos de uso humano.
4º: Señaló que el 30 de septiembre de 2013, mediante la Resolución núm. 57995, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "PAXIRA" (nominativa), para distinguir productos de la citada Clase 5ª Internacional, al solicitante.
5°: Que el 22 de noviembre de 2013, la sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A. interpuso recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial contra la anterior decisión, siendo resuelto de manera confirmativa, el 12 de noviembre de 2014, mediante la Resolución núm. 67615, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 porque existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca PAXIRA (nominativa), que identifica productos de Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada AXPIRA (nominativa), generando con ello riesgo de confusión en el público consumidor.
Ello, por cuanto la SIC no tuvo en cuenta al momento de conceder el registro de la marca, lo siguiente:
i) Que la marca PAXIRA reproduce en su totalidad los aspectos gráficos, conceptuales, fonéticos e ideológicos de la marca AXPIRA, así:
A X P I R A
1 2 3 4 5 6
P A X I R A
1 2 3 4 5 6
ii) Que la solicitante de la marca PAXIRA cambió de posición la consonante P al inicio de la expresión AXPIRA, lo que no le da ninguna clase de distintividad, por cuanto ambas expresiones siguen compartiendo las mismas letras del prefijo PAX o AXP.
iii) Que la terminación o sufijo en ambas expresiones son exactamente iguales, así:
A X P I R A
1 2 3 4 5 6
P A X I R A
1 2 3 4 5 6
De lo anterior infirió que se hacen fácilmente confundibles las expresiones mencionadas, debido a que comparten las mismas letras tanto del prefijo como del sufijo, por lo que se puede afirmar que las marcas son iguales y, por ende, confundibles entre sí.
Indicó que, al tratarse de marcas que protegen productos farmacéuticos en la referida Clase 5ª Internacional, el examinador debe realizar un estudio mucho más profundo y cuidadoso, porque lo que está en juego no es solamente el riesgo de confusión o asociación entre las marcas sino un aspecto más relevante, como lo es la salud del consumidor.
Agregó que la SIC no tuvo en cuenta que ambas marcas son de tipo nominativo, por cuanto no están acompañadas de ningún elemento gráfico, dibujo o logo, razón por la cual no hay un elemento adicional que permita llegar a alguna diferenciación que genere distintividad entre las marcas en controversia.
Trajo a colación casos análogos donde la SIC argumentó la existencia de confusión entre marcas enfrentadas y que, por lo tanto, no podían coexistir en el mercado, argumento suficiente para que en el caso sub lite no se permita la coexistencia entre la marca AXPIRA (nominativa) y la marca PAXIRA (nominativa), para la Clase 5ª Internacional.
Concluyó que, a su juicio, se debe declarar la nulidad del registro de la marca PAXIRA en la Clase 5ª Internacional, debido a que ambas marcas comparten las mismas letras del sufijo y el prefijo; protegen la misma clase de productos farmacéuticos y ambas son de tipo nominativas.
II.-...
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