El examen formal a las solicitudes de registro de marcas. Estudio de casos
| Autor | Sheyla Val Rodríguez |
| Cargo | Licenciada en derecho y profesora instructora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba |
| Páginas | 111-136 |
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resumen
El artículo aborda cómo se efectúa el examen formal a las solicitudes de registro
de marcas que se presentan a través de la vía nacional ante la Oficina Cubana de
la Propiedad Industrial. Se realiza un acercamiento doctrinal a las distintas institu-
ciones que confluyen en la evaluación de la solicitud de registro y, posteriormente,
se presenta un estudio de casos que evidencia la manera de proceder de la Oficina
y los errores en que incurren los solicitantes. Dicho análisis resulta pertinente para
los practicantes de otras jurisdicciones que deseen un acercamiento al sistema de
marcas cubanos, así como para toda persona interesada, inexperta en la materia,
que desee proteger este tipo de activo intangible.
Palabras clave: examen formal; marcas; vía nacional; estudio de casos.
formal examination of trademarks applications. study cases
abstract
The article discusses how the formal examination of trademarks applications filed
through the national way with the Cuban Industrial Property Office is carried out.
A doctrinal approach is made to the different institutions that converge in the
evaluative process of applications. In addition, the article includes study cases on
the way of proceeding before the Office and the mistakes made by the applicants.
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Licenciada en derecho y profesora instructora de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de La Habana, Cuba. Contacto: scvr280695@yahoo.es. Fecha de recepción: 27
de julio de 2022. Fecha de aceptación: 4 de noviembre 2022. Para citar el artículo: Val
Rodríguez, Sheyla. “El examen formal a las solicitudes de registro de marcas. Estudio de
casos”, en Revista La Propiedad Inmaterial n.° 34, Universidad Externado de Colombia,
julio-diciembre 2022, pp. 111-136. DOI: https://doi.org/10.18601/16571959.n34.05
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Sheyla Val Rodríguez
This analysis is essential for practitioners from different jurisdictions who wish
to approach the Cuban trademark system, as well as for any interested person,
inexperienced in the field, who wishes to protect this type of intangible asset.
Keywords: Formal Examination; Trademarks; National Way; Study Cases.
introducción
Las marcas son bienes intangibles que pueden ser usadas indefinidamente, por lo
que, mediante un derecho exclusivo de explotación, puede lograrse que los sujetos
que no son titulares de estos derechos las utilicen meramente cuando cuenten con la
debida autorización de los titulares de los derechos marcarios. Ello ha sido previsto
desde el establecimiento de varios sistemas de adquisición de derechos sobre las
marcas, a saber: a partir de su uso, tal como sucede en países como Estados Unidos1
y Canadá2; a través de la combinación del registro y el uso, con lo cual en principio
se adquiere el derecho con la inscripción registral, pero se reconocen ciertos derechos
a los usuarios (derecho preferente a la obtención del Registro), siendo este el caso de
países como México3 y Costa Rica4; y mediante la combinación del sistema de regis-
tro con el de notoriedad de la marca no registrada, como ocurre en Cuba5 y España6.
1 En el artículo 1051.a-1-3 del Título 15 del Código de Estados Unidos, de la Ley
de Marcas de 1946, se dispone bajo la rúbrica de “solicitud de uso de la marca” que
el titular de una marca usada en el comercio podrá solicitar la inscripción de su marca
en el registro, debiendo declarar que dicha marca se usa en el comercio, con lo cual se
puede inferir que el uso de una marca es un elemento esencial para su protección, con
lo que el registro de esta tiene solo efectos declarativos.
2 El artículo 16(1)(a) de la Ley de Marcas de Comercio establece que toda persona
que haya presentado una solicitud de registro de marcas y que haya usado dicha marca
en Canadá, está legitimado para asegurar su registro para los productos o servicios res-
pectivos, salvo que se trate de una marca que ha sido previamente usada en el territorio,
con lo que se evidencia la no obligatoriedad del registro de las mismas.
3 Aunque en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial de México establece que
el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, en el artículo
92 se aprecia el reconocimiento de un derecho preferente de registro, al tercero que de
buena fe explotaba en el territorio la misma marca u otra semejante en grado de con-
fusión para los mismos o similares productos y/o servicios a la que se solicita, siempre
que este hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha
de presentación de la solicitud o del primer uso declarado en dicha solicitud.
4 Se observa en el artículo 4 de la Ley de Marcas de 1999 el establecimiento de una
prelación para adquirir el derecho derivado del registro, siendo en primer lugar, el usuario
(por tres meses mínimo) de buena fe de una marca en fecha más antigua, quien tendrá
derecho preferente para su registro en Costa Rica.
5 Tal como se establece en el artículo 40 del Decreto-Ley 203 “De marcas y otros
signos distintivos”, resulta imprescindible el registro de la marca para su protección; sin
embargo, este mismo Decreto-Ley en su artículo 17.1-d al regular una de las prohibiciones
relativas al registro de una marca, recoge como excepción a este sistema el de la marca
notoria, por cuanto al poder ser calificada de esta manera, la marca resulta ser conocida
por el sector pertinente del público sin necesidad de registrarla.
6 Un análisis estrecho de los artículos 2.1, 6.2 y 34.5 de la Ley 17 de Marcas de
2001 española evidencia que, si bien el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere
mediante su registro, se equipara al titular de la marca notoriamente conocida con el
titular de la marca registrada.
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