La necesidad de la prueba y la carga de la prueba del examinador en el examen de registro marcario
| Autor | Sergio Raúl Cardoso González |
| Cargo | Juez Segundo Civil Municipal de Armenia (Quindío) |
| Páginas | 75-115 |
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*
resumen
En Colombia, a diferencia de los regímenes de Estados Unidos y la Unión Europea,
el examen de registro marcario y las decisiones de controversias administrativas y
judiciales originadas en dicho examen carecen por regla general de soporte proba-
torio y se fundamentan en solitarias argumentaciones de aspectos que comprenden
desde gramática, lingüística y fonética hasta conceptos de mercado. De esta manera,
las decisiones de registrabilidad marcaria resultan arbitrarias e incoherentes, porque,
en cada caso, el examinador, la autoridad administrativa o el juez se atribuye a sí
mismo la función de consumidor medio, presunto comprador y público consu-
midor, dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de
áreas del conocimiento ajenas al derecho.
De tal manera que las autoridades deciden solo en nombre y por virtud de la
potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apreciación subjetiva, incum-
pliendo así los principios de necesidad y carga de la prueba. Este estudio presenta
un análisis de derecho comparado que demuestra tal aseveración, expone conclu-
siones y recomendaciones.
Palabras clave: examen, registro, marca, carga y necesidad de la prueba, examinador,
uspto, euipo, sic.
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*
Juez Segundo Civil Municipal de Armenia (Quindío). Abogado especialista en
Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en
Derecho Contractual y Derecho Financiero de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, especialista en Derecho de la Infancia y la Adolecencia y Máster en
Derecho con énfasis en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia.
Armenia (Colombia). Correo electrónico: sergioraulcardosogonzalez@yahoo.com. Fecha
de recepción: 28 de septiembre del 2018. Fecha de aceptación: 26 de octubre del 2018.
Para citar el artículo: Cardoso González S. R. “
La necesidad de la prueba y la carga de
la prueba del examinador en el examen de registro marcario
”, Revista La Propiedad Inmate-
rial n.º 26, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2018, pp. 75-115.
doi: https://doi.org/10.18601/16571959.n26.04
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Sergio Raúl Cardoso González
the need for evidence and the burden of proof in trademark
applications for examining attorneys
abstract
In Colombia, unlike the United States and the European Union regimes, the exam
for trademark registration and the rulings in administrative and judicial disputes
arising from such examination, as a general rule, lack of evidentiary support and are
based on solitary arguments of aspects that they range from grammar, linguistics,
and phonetics, to market concepts. This way, trademark registration decisions are
arbitrary and incoherent because in each case the examiner, the administrative
authority, or the judge, attribute to themselves the role of the average consumer
and presumed buyer, taking for granted, without any evidence, circumstances that
require support from areas of knowledge outside the law; in such a way that the
authorities decide only in name and by virtue of the power they exercise but in
accordance with their mere subjective appreciation, thus breaching the principles
of necessity and burden of proof. This study presents a comparative law analysis
that demonstrates such assertion, exposes conclusions, and recommendations.
Keywords: exam, registry, trademark, burden and proof need for proof, examiner,
uspto, euipo, sic.
introducción
El Manual de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colom-
bia1 consagra las instrucciones para el examen de registrabilidad con el propósito
de brindar a los usuarios uniformidad y confianza en las decisiones y prevenir la
aplicación de criterios disímiles ante situaciones análogas, de tal manera que “las
decisiones se tomen de una manera coherente y armónica, obedeciendo a claros
principios legales y técnicos, y no a interpretaciones personales y aisladas de los
funcionarios”2.
No obstante, las resoluciones expedidas por la Dirección de Signos Distintivos
de la sic no reflejan la coherencia y armonía pretendida, porque parte fundamental
del examen se realiza por cuenta propia del examinador sin respaldo demostrativo
1 Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Instructivo de signos distintivos
(Manual de Marcas). SC01-F08 Vr0 (2016-08-02). (Fecha de consulta 29 de octubre del
2018). Disponible en
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf.
2 Cornejo Guerrero, Carlos. Principios que informan la regulación de los criterios
legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas. Ars Boni Et Aequi, n.° 1 (2015):
49-66. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en
https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=5853811
. La subjetividad en el examen de registro marcario es materia
de constante reflexión, en este artículo, el autor analiza los criterios legales, jurispruden-
ciales y doctrinarios para establecer el riesgo de confusión, reconociendo que siempre
hay un cierto grado de subjetividad, pero al margen del análisis del aspecto probatorio.
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que soporte sus aseveraciones y conclusiones. Esa misma conducta se aprecia en la
segunda instancia a cargo de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la sic
e idéntica actitud adopta la Sección Primera del Consejo de Estado en la decisión
de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones
así expedidas.
Este estado de cosas hace disfuncional la estructura del sistema de registro,
porque ante decisiones carentes de objetividad y frecuentemente contradictorias,
la organización jerárquica no ofrece un remedio institucional, debido a que las
instancias de control administrativo y judicial no se detienen en el análisis ni prestan
atención al estudio de tan delicado asunto y, por tanto, omiten la corrección de los
problemas de fundamentación fáctica del examen de registro marcario, abstención
que promueve la continuidad de la conducta e impide retroalimentar y ajustar el
sistema desde la jurisdicción hacia la administración.
El objetivo de este estudio crítico es demostrar que en Colombia, a diferencia de
los regímenes marcarios de Estados Unidos y la Unión Europea3, tanto el examen
de registro marcario como las decisiones administrativas y judiciales originadas
en este carecen de soporte probatorio y se fundamentan en solitarias deducciones
y argumentaciones de aspectos que comprenden desde gramática, lingüística y
fonética hasta conceptos de mercado carentes de todo respaldo demostrativo. De
esta manera, las decisiones de registrabilidad marcaria devienen arbitrarias y no
son uniformes porque en cada caso el examinador o el juez se atribuye a sí mismo
la función de consumidor medio, presunto comprador y público consumidor,
dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de áreas del
conocimiento ajenas al derecho4, de tal forma que las autoridades deciden solo en
nombre y por virtud de la potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apre-
ciación subjetiva, incumpliendo así los principios de necesidad y carga de la prueba.
Para el análisis se tienen como referentes los regímenes del sistema federal
de marcas de Estados Unidos y de la marca de la Unión Europea, porque estas
economías son las de mayor participación dentro de los principales destinos de
3 Castro García, Juan David. La propiedad industrial (Bogotá: Universidad Externado
de Colombia, 2009), 175. El autor refiere la evolución histórica del derecho de marcas
en el marco de los tratados internacionales, la tendencia actual al intercambio comercial
mundial y los compromisos internacionales de Colombia que justifican el estudio de la
materia como un asunto de derecho comparado.
4 Arboleda Arango, Ana María, Natalia Duque Roa y Andrea Escobar Saa. La
estrategia me-too: un producto semejante con un nombre distintivo ubicado junto al líder.
Cuadernos de Administración 31, n.° 54 (2015). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018).
Disponible en
https://doi.org/10.25100/cdea.v31i54.10
. Este artículo muestra la relevancia de
los estudios técnicos para la definición de conceptos jurídicos tales como la probabilidad o
riesgo de confusión y cita múltiples estudios que lo respaldan. En el mismo sentido Cle-
mente Ricolfe, José S. Carmen Escribá Pérez y Juan M. Buitrago Vera. Respuestas
ante la confusión del consumidor por información ambigua: el caso de los cosméticos de
una cadena de supermercados en España. Aposta Revista de Ciencias Sociales, n.º 62 (2014).
(Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en
https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=4739459
. Los autores analizan y sustentan las diferentes dimensiones que
comprende la confusión del consumidor evidenciando que el asunto comprende aspectos,
tales como el volumen del mercado, la apariencia de los productos y la información.
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