SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2013-00200-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 29-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2013-00200-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 29 Octubre 2020 |
| Normativa aplicada | LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 211 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 230 / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13 |
| Fecha de la decisión | 29 Octubre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA - Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede totalmente respecto de la marca BASS que identifica productos de la Clase 25, al no demostrarse el uso real y efectivo, dentro del periodo relevante
En el caso sub examine, la S. encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso el 18 de mayo de 2010; y la marca había sido concedida el 9 de octubre de 1997 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna. [...] En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. [...] [L]a S. concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BASS hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante, en el Estado donde se encuentra el registro o dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. [...] Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa BASS en el mercado para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que la parte demandante, a través de la marca BASS, haya ofrecido y/o comercializado los productos referidos, durante el periodo de tiempo relevante. [...] La S. considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, comoquiera que la parte demandante no probó el uso real y efectivo en el mercado de la marca nominativa BASS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, en la medida en que no acreditó que se comercializaron los productos ni que estuvieron disponibles en el mercado de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización; en este sentido, procedía la cancelación total del registro marcario núm. 204593 por no uso.
MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA - No lo es la BASS por falta de prueba
[L]a S. considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca nominativa BASS ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. [...] Asimismo, la S. considera que la parte demandada no vulneró el artículo 229 de la Decisión 486, comoquiera que no se encontró que las pruebas allegadas por la parte demandante demostraran la notoriedad de la marca nominativa BASS en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, ni en el extranjero. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la S. negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado.
CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO - Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 211 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 230 / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00200-00
Actor: PVH CORP.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La S.[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por PVH Corp. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 29562 de 31 de mayo de 2011 y 68195 de 14 de noviembre de 2012.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- PVH Corp., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011, “Por la cual se cancela por no uso el registro de una marca”, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente D.egado para la Propiedad Industrial
- A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 204593 de la marca nominativa BASS que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza y que declare la notoriedad de la misma
Pretensiones
- La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]
“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 29562, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de mayo de 2011, por medio de la cual se canceló por no uso la marca mixta BASS No. 204593, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Que se declare nula la Resolución No. 68195 dictada por el Superintendente D.egado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 14 de noviembre de 2012, por medio de la cual:
a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 27468 del 30 de abril de 2012, la cual a su vez revocó la Resolución No. 29562 del 31 de mayo de 2012 y negó la cancelación por no uso de la marca BASS No. 204593.
b) Se confirmó la decisión de cancelar la marca BASS No. 204593, contenida en la Resolución No. 29562 del 31 de mayo de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.
c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.
3. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad PVH Corp., se ordene:
a) Que se niegue la cancelación por no uso interpuesta por la sociedad STANTON S.A.S., contra el certificado de registro No. 204593 perteneciente a la marca BASS en clase 25;
b) Se mantenga vigente el certificado de registro No. 204593 perteneciente a la marca BASS en clase 25, para identificar “calzado en general”, vigente hasta el 9 de octubre de 2017.
c) Se declare la notoriedad de la marca BASS...
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