SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00027-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 22-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 22 Octubre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha de la decisión | 22 Octubre 2020 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00027-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PROTEX VINILO y la marca mixta PROTEX ION PROTEX previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es VINILO en la clase 10 / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es VINILO / SIGNO DESCRIPTIVO – Lo es PROTEX VINILO porque describe una cualidad de los productos que pretende identificar / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto PROTEX VINILO para amparar productos de la Clase 10 por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con la marca mixta PROTEX ION PROTEX previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. observa que si bien es cierto que, en principio, la palabra descriptiva “VINILO”, que forma parte de la marca cuestionada, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que, como se puso de presente anteriormente, al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. Además, cabe mencionar que no se puede realizar el estudio de las marcas cotejadas de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, conforme lo ha reiterado esta Sección. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “PROTEX VINILO”, (marca cuestionada), y “PROTEX-ION PROTEX”, (marca previamente registrada), la S. advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “PROTEX”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, además de que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, al estar acompañado de la palabra “VINILO”, la cual es una designación descriptiva y que, por ende, resulta ser débil dentro del conjunto marcario. Precisamente, si bien es cierto que el signo solicitado se encuentra acompañado de la expresión descriptiva “VINILO”, la cual puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, también lo es que este vocablo descriptivo tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo y que no ocasione confusión, pero en este caso se encuentra combinado con la palabra “PROTEX”, que es idéntica a la de la marca previamente registrada, lo que hace que la combinación resultante de las expresiones del signo cuestionado genere confusión y no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “PROTEX” de la marca cuestionada, “PROTEX VINILO”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las marcas cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “PROTEX”, además de que el signo cuestionado contiene la palabra “VINILO”, la cual es débil dentro del conjunto marcario, por ser una designación descriptiva. Sobre el particular, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca cuestionada tiene otra expresión (“VINILO”), también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “PROTEX”, como se dijo anteriormente, y que la otra palabra que contiene esa marca, no le quita tal característica. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la S. estima que el signo cuestionado “PROTEX VINILO” se encuentra conformado por “PROTEX”, la cual es de fantasía, en cuanto no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, y por “VINILO”, la cual significa “[…] Quím. Grupo funcional monovalente no saturado […]”, […] Por su parte, la marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, es de fantasía, toda vez que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. […] De lo precedente, la S. concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada, “PROTEX VINILO”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, guantes para examen, guantes quirúrgicos, jeringas, sondas, catéteres, equipos de venoclisis. Específicamente guantes para examen, guantes quirúrgicos […]”. La marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 10ª: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Especialmente guantes para examen, guantes quirúrgicos, guantes de látex y productos afines de la Clase 10 […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados generalmente para el tratamiento o la mejora de las funciones o del estado de salud de personas; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (aparatos e instrumentos quirúrgicos); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00027-00
Actor: LADECOL S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA, “PROTEX VINILO” (MIXTA), Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “PROTEX-ION PROTEX (MIXTA), HAY SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA Y CONEXIDAD COMPETITIVA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL SIGNO CUESTIONADO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “PROTEX”, CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, EN LA CUAL SE ENCUENTRA TODA LA FUERZA DISTINTIVA DE LA EXPRESIÓN; Y QUE LA PALABRA “VINILO” ES DESCRIPTIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 10ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La...
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