SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00226-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 22-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 22 Octubre 2020 |
| Fecha de la decisión | 22 Octubre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00226-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo S. TIP y la marca nominativa S.TY previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es S. en la clase 10 pero no se excluye del análisis / LEXEMA – Lo es S. / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo S. TIP para amparar productos de la Clase 10 por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con la marca nominativa S.TY previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “S., que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “S.TY”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “S.TY” y “S.-TIP”, la S. advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 5 letras “S”- “A”-“N”- “I”- “T”; y que la única diferencia radica en las dos letras “I” - “P” y el guión “-”, del signo cuestionado, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “S.T” de la marca registrada. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “S”, “A”, “N”, “I” y “T”. Adicionalmente a ello, las letras ubicadas en la séptima posición de cada una de las expresiones, esto es, “Y”-“I”, se pronuncian igual. […] Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlas de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la S. encuentra similitudes relevantes que pueden llevar al público consumidor a confundirlas, pues al agregarse la letra “P”, no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “S.TY/I”. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la S. observa que la expresión cuestionada “S.-TIP” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “S.TY”, de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce cordura, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al considerarse como signos de fantasía y no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, la S. estima que no pueden compararse desde este aspecto. En virtud de lo anterior, la S. concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “S.-TIP” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] equipos dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales […]”. La marca previamente registrada, “S.TY”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 10ª: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Preservativos; duchas vaginales; extractos de leche materna; enemas; aspiradores nasales para aspirar secreciones; bombitas o aspiradores para lavado de oído, mamilas para recoger leche materna; tetinas o protege pezones [...]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; pertenecen al mismo género (aparatos e instrumentos); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar; pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, ya que se pueden promocionar por: folletos, prensa y revistas médicas especializadas; y pueden usarse conjuntamente. Además, sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00226-00
Actor: DENTSPLY FINANCE CO
Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “S.-TIP” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “S.TY”, SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS DE TIPO ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO, ASÍ COMO UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad DENTSPLY FINANCE CO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 52513 de 19 de octubre de 2009, "Por la cual se niega un registro" y 64336 de 14 de diciembre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 09861 de 23 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro como marca del signo nominativo, “S.-TIP”, para distinguir productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1: Que el 16 de febrero de 2009, solicitó el registro como marca del signo nominativo, “S.-TIP”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2].
2: Que una vez publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
3: Que mediante Resolución núm. 52513 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo, “S.-TIP”, para distinguir productos en la Clase 10ª[4] de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto a su juicio, existía similitud y conexión competitiva con la marca nominativa “S.TY”, previamente registrada en la misma Clase a favor del señor F.B.O..
4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 64336 de 2009, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 09861 de 2010, emanada del...
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