SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00005-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 27-05-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 27 Mayo 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00005-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto R.M. y la marca mixta AGUARDIENTE MATECAÑA / EXPRESIÓN GENÉRICA – Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA – Lo son AGUARDIENTE y RON en la clase 33 / EXPRESIÓN GENÉRICA – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto R.M. para identificar productos comprendidos en la Clase 33 por tener similitud y conexión competitiva con la marca mixta AGUARDIENTE MATECAÑA previamente registrada en la misma clase
Comparación ortográfica […] Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la S. observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada se conforman por exactamente la misma palabra, compartiendo el número de letras, el número de sílabas y todas en la misma posición. De esta manera, se configura una identidad absoluta entre los signos cotejados, […] Comparación fonética […]. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son idénticas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar los signos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de identidad absoluta entre ellas […]Comparación conceptual o ideológica […] En el presente caso, MATECAÑA es un término que, a pesar de que no tiene un significado comprendido dentro de diccionario oficial de la Real Academia Española es una palabra de uso local dentro el territorio colombiano para referirse a la “mata de caña” tanto así que, le han dado este nombre al aeropuerto ubicado en el Departamento de Risaralda y otrora a un zoológico de la misma localidad, por cuanto esta es una de las regiones que ofrece condiciones especiales para siembra y cosecha de la caña de azúcar. En este sentido, de conformidad con los significados anteriormente indicados, tanto la bebida alcohólica RON como la bebida alcohólica AGUARDIENTE pueden ser elaboradas a partir de la caña de azúcar. Por lo que se concluye que conceptualmente el término MATECAÑA tanto para el signo solicitado como para la marca registrada es idéntico e inapropiable ya que cualquiera puede utilizar en un singo la expresión que se refiere directamente a las características del producto. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la S. considera pertinente señalar que la palabra MATECAÑA es usual en el lenguaje común y en las costumbres de comercio para referirse a los productos elaborados a partir de la caña de azúcar y, por ende, es débil. […]Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la S. concluye que el signo solicitado y la marca registrada presentan identidad ortográfica, fonética y conceptual. […] Conexidad competitiva entre servicios […] En este caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada identifican “[…] Bebidas alcohólicas (excepto cerveza) […]” productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Al aplicar las reglas citadas supra, la S. estima que entre los productos de la Clase 33 que pretenden identificar tanto el signo solicitado como la marca registrada, si se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de los mismos productos (bebidas alcohólicas), pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. Además, los productos amparados por el signo y la marca serían comercializadas por los mismos sitios de venta o canales de comercialización, en tiendas especializadas en la venta de licor, tiendas o en almacenes de grandes superficies, y serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación. Adicional a lo expuesto, la S. considera que el uso de la expresión MATECAÑA, aunque no es apropiable como se expuso supra; puede generar un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el consumidor medio, al encontrar esa expresión acompañada, por un lado, de la palabra RON y, por el otro, de la palabra aguardiente, podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que identifican provienen de un origen empresarial común, lo que generaría un riesgo de confusión indirecto.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00005-00 Actor: CI INVERSIONES LÍBANO LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Signo mixto R.M., signos conformados exclusivamente por el nombre genérico del producto.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda presentada por CI Inversiones Líbano Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, 41500 de 21 de agosto de 2009 y 44548 de 31 de agosto de 2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- CI Inversiones Líbano Ltda., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 1984[3], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 41500 de 21 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 44548 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[4].
- A título de restablecimiento de derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto R.M., para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
- La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[5]:
“[…]
PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 37622 de 28 de Julio de 2009, proferida por el J. de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual tal funcionaria decidió "Negar el registro de la Marca Mixta R.M., para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad C I INVERSIONES LIBANO LTDA…", la cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá D.C., ubicada en la carrera 52 No. 75 - 30.
SEGUNDA.- Igualmente solicito se declare la nulidad de la resolución No. 41500 de 21 de Agosto de 2009, proferida por el J. de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual tal funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 37622 de 28 de julio de 2009, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.
TERCERA.- Igualmente solicito se declare la nulidad de la resolución No. 44548 de 31 de Agosto de 2009, en virtud de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al desatar el recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la citada resolución, decidió "confirmar la decisión contenida en la resolución No. 37622 de 28 de Julio de 2009, proferida por la J. de la División de Signos Distintivos".
CUARTA.- Que como consecuencia de las nulidades que se declare, y a manera de restablecimiento del derecho, se diga por esa alta Corporación que la Sociedad C I INVERSIONES LIBANO LTDA, en cuyo nombre y representación actúo por haber actuado ajustada a la Ley, tiene derecho a que la Demandada en los libros pertinentes proceda a registrar la Marca Mixta R.M., como lo impetró la actora en la oportunidad legal pertinente con todas las formalidades y requisitos de Ley […]”.
Presupuestos fácticos
- ...
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