SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00175-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 08-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 08 Octubre 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00175-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo mixto SPRING y las marcas mixtas SPRING STEP y VIA SPRING previamente registradas en las clases 25 y 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es SPRING en las clases 25 y 35 / EXPRESIÓN DE FANTASÍA - Lo es SPRING / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto SPRING en la clase 35 al carecer de distintividad, existir similitud y conexidad competitiva con las marcas mixtas SPRING STEP y VIA SPRING previamente registradas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “SPRING”, y la marca previamente registrada, “SPRING STEP”, la S. advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “S”- “P”-“R”- “I”- “N” -“G”; y la única diferencia radica en la supresión del vocablo “STEP”, la cual no contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “SPRING” de la marca opositora. Ahora, frente al signo cuestionado “SPRING” y la marca previamente registrada “VIA SPRING”, también hay significativas similitudes ortográficas en sus terminaciones, dado que ambas marcas coinciden en 6 letras “S”- “P”-“R”- “I”- “N” -“G”; y la única diferencia radica en la supresión del vocablo “VIA”, la cual no contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “SPRING” de la marca opositora. La S. destaca que dichas semejanzas inducen a mayor grado de confusión al público consumidor, en la medida en que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “SPRING”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; además, que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “VIA SPRING” y “SPRING STEP”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que la marca cuestionada “SPRING” y las marcas previamente registradas, “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión “SPRING”. […]Para la S. resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en las marcas previamente registradas, predomina el sonido de la palabra “SPRING”. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la S. observa que la expresión cuestionada, “SPRING”, corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. En efecto, el vocablo “SPRING” proviene del idioma inglés, que traduce primavera, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que las marcas previamente registradas, “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, que también contienen dicha expresión, deben considerarse como de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. De lo precedente, la S. concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa. […] Sobre este asunto, la S. precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. […] [N]o cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y los productos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 25 de la Clasificación Interncional de Niza, si bien es cierto que no pertenecen a una misma clase del nomenclátor, no lo es menos que pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; poseen una misma finalidad (comercialización de prendas de vestir); son complementarios, en la medida en que los productos de los signos previamente registrados requieren o pueden requerir de las actividades que realiza la actora para tener su marca en el mercado; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas. […] [E]s evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la S. concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERA PONENTE: N.M.P. GARZÓN
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00175-00
Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “SPRING” (MIXTO) Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “SPRING STEP” (MIXTA) Y “VIA SPRING”, EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA AL REPRODUCIRSE LA EXPRESIÓN “SPRING”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1. Son nulas las resoluciones núms. 31533 de 27 de agosto de 2008, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro" y 38359 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 51471 de 3 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “SPRING” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1: Que el 28 de febrero de 2007 solicitó el registro como marca del signo mixto “SPRING”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Niza.
2: Que una vez publicada la solicitud, las sociedades INDUSTRIAS SPRING S.A., C.M.L.. y MODANOVA S.A., presentaron oposición contra el registro solicitado “SPRING” con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas previamente registradas, respectivamente:
-
“SPRING” y “SPRING KIDS”, que distinguen productos de las clases 10, 20 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza;
-
“SPRING STEP”, “VIA SPRING”, “SPRINT” y “SPRIN”, que amparan productos en las clases 25 y 35 de la citada Clasificación; y
-
“SPRING” y “SPRINGMAID”, que comprenden productos de las clases 24 y 25 de la mencionada Clasificación.
3: Que mediante Resolución núm. 31533 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades INDUSTRIAS SPRING S.A. y MODANOVA S.A.; fundada la oposición interpuesta por la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES S.A. y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto, “SPRING”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos, a través de la Resolución núm. 38359 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo, mediante la Resolución núm. 51471 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que la existencia de las marcas “SPRING STEP” y “VIA SPRING”, registradas en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no impiden el registro del signo cuestionado, “SPRING”, en la Clase 35 de la citada Clasificación, en la medida en que son gramatical y fonéticamente diferentes.
Señaló que existen cuatro criterios o parámetros fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al momento de realizar el cotejo marcario, con el objetivo de establecer el riesgo de confusión o confundibilidad entre los signos objeto de registro, el cual debe partir del análisis en conjunto de las...
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