SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00029-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 23-09-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 23 Septiembre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00029-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Requisitos / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Notoriedad / SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA NOTORIA – Análisis consecuencial diferente / MARCA NOTORIA – Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Prueba / DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO – Traducción / DOCUMENTOS ALLEGADOS EN IDIOMA DISTINTO AL CASTELLANO – No valoración / SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – No se protegen cuando simplemente se argumente su notoriedad / MARCA NOTORIA – No lo es V.C. / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - De la marca mixta VALENTINO COUTURE para distinguir relojería, producto comprendido en la clase 14 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca mixta “V.C., ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. Aunado a lo anterior, del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala también observa que éstos no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo “V.C., ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que el mismo fuera conocido por un alto porcentaje de la población colombiana, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, habida cuenta que únicamente aportaron material publicitario elaborado para países extracomunitarios. Además, es del caso precisar que el tercero con interés directo solicitó la cancelación parcial únicamente en relación con la relojería, esto es, respecto de un producto de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a los cuales tampoco se demostró el uso, pues los catálogos y demás material publicitario aportado al proceso se relacionaban en su mayoría con prendas de vestir, las cuales se encuentran comprendidas en la Clase 25 de la citada Clasificación. Al respecto, la Sala reitera que algunos de los elementos probatorios aportados se encontraban escritos en idioma extranjero sin contar con traducción oficial, otros tenían fechas que estaban por fuera del período dentro del cual se debía demostrar el uso del signo cuestionado, por lo que los mismos resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo del signo cuestionado para relojería, en tanto no demuestran que ese producto se encontraba puesto en el comercio o disponible en el mercado bajo la denominación “VALENTINO COUTURE”, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Cabe señalar que la actora no probó siquiera el uso de alguno de los productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual tampoco era procedente realizar un análisis de similitud de productos, en la medida en que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, indicó que para poder realizar dicho análisis, debía demostrarse el uso de alguno de los productos para los cuales se registró inicialmente la marca. […] En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que la marca “V.C.” fuera notoria y que con ello se rompía el principio de uso real y efectivo, así como tampoco se probó que la misma fuese usada para distinguir relojería, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada de cancelar parcialmente el registro del signo cuestionado, por no uso.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 8 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00029-00
Actor: V.S.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 145.210 DE LA MARCA MIXTA “V.C., PARA DISTINGUIR RELOJERIA, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 14 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA MISMA FUESE NOTORIA NI SU USO REAL Y EFECTIVO EN LA CANTIDAD Y MODO REQUERIDOS
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad VALENTINO S.P.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 50437 de 30 de septiembre de 2009, "Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca"; 55361 de 29 de octubre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y 42978 de 19 de agosto de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca “VALENTINO COUTURE”, en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 145.210, el siguiente producto: “[…] relojería […]”.
3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 27 de enero de 2009 la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA. presentó solicitud de cancelación parcial por no uso del registro 145.210, correspondiente a la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, que distingue productos de la Clase 142 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es de su propiedad, con fundamento en que la misma no había sido utilizada para comercializar “[…] relojería […]”, durante los tres años anteriores a la presentación de la petición.
2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que sí había dado uso real y efectivo del signo mixto “VALENTINO COUTURE”, para identificar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.
3°: Que mediante la Resolución núm. 50437 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial por no uso de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, para distinguir los productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, excluyendo de su cobertura el siguiente producto: “[…] relojería […]”, comprendidos en la citada Clase.
4º: Que, como consecuencia de la anterior limitación, el certificado núm. 145.210, correspondiente a la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, únicamente distinguiría los siguientes productos: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”, en dicha Clase.
5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 55361 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 42978 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 165 de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que la marca “VALENTINO COUTURE” es notoriamente conocida; y que si bien es cierto que sus productos no son comercializados dentro del mercado, también lo es que es ampliamente conocida por el sector pertinente, lo que significa que los consumidores reconocen que ella identifica determinados productos para lo cuales es conocida, cumpliendo a cabalidad su función distintiva, así como la publicitaria y la de reputación.
Expresó que los productos que ampara la marca “GEOVANI VALENTINO”, de propiedad se la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA, son de baja calidad, por cuanto provienen del País de la China, a diferencia de los que identifica la marca “VALENTINO COUTURE”, de su propiedad, de los cuales presume que son de altas condiciones.
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 166, 167, 168, 169, y 170, de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Aseguró que la realidad marcaria en Colombia evidencia que en el mercado no participan ni tienen presencia más del 70% de las marcas registradas en el País; y que solo el 30% se usan realmente.
Señaló que las pruebas allegadas dentro del trámite administrativo, adelantado por la SIC, no fueron debidamente valoradas, inadmitiendo la mayoría por estar escrito en idioma inglés, lo que, a su juicio, fue ilegal debido a que la Ley sí permite aportar documentos en idioma diferente al castellano.
Insistió en que los libros y catálogos aportados al expediente administrativo no...
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