Conceptos fundamentales del derecho de marcas
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II. conceptos fndamentales
del derecho de marcas
A. fnciones de las marcas
Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia de diferentes partes del
mundo han identificado tres funciones fundamentales de las marcas: la indi-
cadora del origen empresarial, la indicadora de calidad y la de condensadora
del goodwill2; sin embargo, es preciso aclarar que la función primordial de
las marcas es la de distinguir productos y servicios análogos en el mercado.
Esta posición ha sido seguida por distintos doctrinantes3, pero también se
refleja en diferentes fallos jurisprudenciales en donde se afirma incluso que
la función de identificación está preservada en función del interés público.
En cuanto a la función de origen empresarial, es importante señalar lo
sostenido por el doctrinante Fernández Novoa: “La unión entre el signo y
el producto es obra del empresario; mas esta unión no desemboca en una
auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen
en su memoria tal unión”.
Respecto a esta afirmación, en nuestra opinión la retención en la memoria
del consumidor no es necesaria para la existencia de la marca; en todo caso
sería una consecuencia de la existencia de esta o uno de los requisitos para
lograr el reconocimiento de una notoriedad o una distintividad adquirida.
En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido5: “El uso como
signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor
asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente,
establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio”.
Así las cosas, uno de los fines, mas no de los requisitos, de las marcas es
lograr que el consumidor pueda asociar un producto o un servicio con la
persona, natural o jurídica, que lo produce o lo presta según corresponda.
Uno de los efectos que trae consigo la asociación mental que realiza un
consumidor frente a un producto o un servicio es el que tiene que ver con la
2 FernándeZ-nóvoa. Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid, 1990, p. 26.
3 Bertone, L. E. y Cabanellas de las Cuevas, G. Derecho de marcas, t. i, Buenos Aires, 2003,
p. 28.
Smith v. Chanel, Inc. 02 F. 2d 562 (9th Cir. 1968).
5 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 388-ip-2015.
Derecho de marcas. Teoría y práctica internacional
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calidad y, a la vez, si el acto de consumo produce una satisfacción en quien
lo realiza, la creación de un goodwill.
La asociación entre origen empresarial, la calidad del producto o
servicio y la creación del goodwill de un empresario es una discusión de
vieja data en el Derecho de marcas. En un célebre caso de principios del
siglo xx llevado ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
Hanover Star Milling Company v. Metcalf.; Allen & Wheeler Company6,
se sostuvo:
La compensación acordada en casos de marcas comerciales se basa en el derecho
de la parte de proteger el goodwill de su comercio o negocio, y la regla inglesa de
que una marca no es objeto de propiedad, excepto en relación con un negocio
existente, prevalece generalmente en este país.
Esta posición según la cual el goodwill es una consecuencia del uso de la
marca fue seguida en casos posteriores en donde se acuñaron términos como
el “magnetismo comercial de un símbolo”7 o la “reputación del productor
en relación con su producto”8.
Finalmente es preciso afirmar que, al igual que ocurre con todos los
derechos de propiedad industrial, el fin último de una marca es otorgar una
ventaja competitiva a su titular, la cual puede estar expresada de diferentes
maneras, pero siempre dirigida a proporcionar una información a la mente
del consumidor mediante una palabra, una figura, un color o cualquier signo
idóneo para distinguir productos o servicios en el mercado.
6 Hanover Star Milling Company v. Metcalf; Allen & Wheeler Company. 20 U.S. 03. 1916: “Re-
dress accorded in trademark cases is based upon the party’s right to be protected in the goodwill
of the trade or business, and the English rule that a trademark is not the subject of property,
except in connection with an existing business, prevails generally in this country”.
7 Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. v. S. S. Kresge Co. 316 U.S. 203. 192.
8 Yale Electric Corp. v. Robertson (2d Cir. 1928).
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