Requisitos negativos
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IV. reqisitos negatios
A. prohiiciones o casales asoltas
Es necesario empezar por señalar que las causales de negación absoluta o
prohibiciones absolutas comportan el estudio de la solicitud en sí misma
considerada, es decir, sin realizar comparaciones con otras solicitudes o
marcas registradas, es por ello que son denominadas también causales in-
trínsecas, siguiendo la terminología del Acuerdo Adpic en su artículo 15.1.
Similar interpretación acoge el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina al sostener que las cláusulas absolutas excluyen del registro, signos
no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer
de virtud distintiva302.
El propósito fundamental de la existencia de estas causales es la defensa
del Derecho a la libre competencia, ya que se sostiene que, de conceder dere-
chos exclusivos sobre marcas que se enmarquen en alguna de estas causales,
no se estaría inmerso en un riesgo de confusión o asociación con el signo
o derecho de un tercero, sino con un derecho colectivo. Por esta razón, las
Oficinas Nacionales de marcas realizan un examen de oficio sobre la marca
solicitada para determinar la existencia de causales absolutas sin necesidad
de que medie la oposición de un tercero.
Sin embargo, el derecho a la libre competencia no es el único que prote-
gen las causales de denegación absoluta, ya que como se estableció en el caso
Eurohypo “el interés general tomado en consideración al examinar cada uno
de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas
consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate”303.
En efecto, a manera de ejemplo, si se permitiese la apropiación de un
adjetivo que califica al producto que se pretende amparar con la marca soli-
citada se estaría impidiendo a los competidores hacer uso de un término que
podría ser necesario para la descripción de un bien o producto específico.
Al igual que en la mayoría de los temas que comprenden el Derecho de
Marcas, existe una amplia armonización en los diferentes ordenamientos
jurídicos que se encargan de este tema, existiendo una cuasi identidad de
causales, salvo pequeñas diferencias. En el Reglamento de la Marca de la
302 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 122-ip-2013.
303 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2008, C-30/06 P.
Derecho de marcas. Teoría y práctica internacional
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Unión Europea la norma encargada de enunciar las causales de denegación
absoluta es el artículo 7, mientras en la Decisión 86 de la Comunidad An-
dina es el 135[30].
A continuación se enunciará y se realizará una breve exposición de las
causales relativas que a nuestro juicio más dificultades presentan en la prác-
tica jurídica, haciendo una diferenciación en los casos que proceda entre la
jurisprudencia de la ue, la de Estados Unidos, la del tjca y la colombiana.
1. falta de distintiidad e imposiilidad de
representacin grfica
a. derecho comnitario andino
En el ordenamiento comunitario andino la primera causal de denegación
absoluta realiza una remisión a la norma en la cual se establecen los elemen-
tos para que un signo pueda ser considerado como marca y paso seguido
se establece la falta de distintividad como motivo para negar una marca305.
La distintividad es el aspecto fundamental para que un signo pueda ser
susceptible de ser apropiado mediante la figura de la marca de productos
o servicios.
Esta lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de
otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un pro-
ducto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales
o primordiales306.
La causal relativa a la falta de distintividad es ampliamente recurrida en los
casos de marcas no tradicionales no visuales, tales como las marcas olfativas,
a las cuales nos referimos en el apartado de tipos de marcas, debido a la gran
dificultad para realizar una representación gráfica de ellas.
30 En el ordenamiento de marcas de Estados Unidos, denominado Lanham Act, en la sección 1052
se establecen las situaciones equivalentes a las causales absolutas y relativas de denegación del
registro.
305 En el Convenio de la Unión de París literal B, numeral 2 del artículo 6 quinquies, se establece
la posibilidad de negar las marcas cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo.
306 Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 8-ip-2012.
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Requisitos negativos
Dicha falta de distintividad puede radicar en diferentes factores, tales
como su simplicidad o imposibilidad de distinguir los productos o servicios
que se busca proteger. Un ejemplo lo podemos encontrar en la siguiente
solicitud de marca:
Un ejemplo de la forma en que puede aplicarse la causal lo encontramos
en un caso reciente fallado por la Superintendencia de Industria y Comercio
al analizar la registrabilidad de la marca “Fintechgración La disrupción
digital no va a suceder; ¡está sucediendo!”. En la Resolución307, la Oficina
niega esta marca sosteniendo:
El signo solicitado carece de distintividad intrínseca ya que no logra individualizar
en el comercio a ningún servicio a través de frase tan extensa aportada, cuya variedad
de palabras impiden determinar de forma específica una expresión en particular que
sea susceptible de recordación por parte de un consumidor. Así, tenemos un signo
excesivamente largo tanto para que el consumidor determine de forma específica
cuál es la expresión verdaderamente distintivo (o con mayor fuerza distintiva)
dentro del conjunto de esa frase, como para aspirar a que un consumidor retenga
la totalidad del signo para lograr identificar en últimas el origen empresarial que
está detrás de los servicios ofrecidos.
Ahora bien, la falta de distintividad no solamente se aplica a marcas deno-
minativas complejas o demasiado extensas como en el caso anteriormente
citado. Un ejemplo de la aplicación de esta causal la podemos encontrar en la
negación de la solicitud que reivindicaba una figura para proteger productos
hechos de papel, como papel higiénico y servilletas. La figura solicitada se
expone a continuación:
307 Resolución 79308 de 23 de octubre de 2018.
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