Requisitos positivos
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III. reqisitos positios
Una vez estudiados los conceptos fundamentales del Derecho de marcas,
corresponde ahora realizar un análisis de los denominados requisitos posi-
tivos para la concesión de un derecho exclusivo sobre un signo distintivo.
En otras palabras, los elementos que los diferentes ordenamientos jurídicos
exigen que estén presentes en una solicitud para poder conceder el registro.
Si se tiene en cuenta la dinámica de una economía globalizada, y tal
como se mencionó en la introducción de este trabajo, el uso por los creativos,
empresarios y consumidores de las nuevas tecnologías, es en la actualidad de
innegable importancia estudiar las maneras en que la legislación de los países
del mundo establece los requisitos para que un signo distintivo pueda obtener
la categoría de marca y los derechos exclusivos que de ella se desprenden.
En efecto, aunque en los registros de las oficinas de propiedad intelec-
tual de todo el mundo los signos predominantes son aquellos constituidos
por palabras, letras, números y por la combinación de estos, o por figuras
bidimensionales, la evolución de las formas de presentar informaciones,
productos y en general de comunicación de los empresarios con el público ha
producido que surjan nuevos signos que perfectamente pueden cumplir con
los propósitos fundamentales del Derecho de marcas, es decir, diferenciación
de productos o servicios análogos y la identificación del origen empresarial56.
En este sentido, y con el fin de establecer con claridad aquello que puede
ser considerado como apto para distinguir, y, por ende, susceptible de ser
elegido como una marca de productos o servicios, es necesario remitirse
a la definición de marca aportada por el Acuerdo Adpic en su artículo 15
apartado 1:
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras,
los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como
cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamen-
te capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán
56 Para marcas no tr adicionales ver, por todos, guerrero gaitán, M. El nuevo derecho de marcas:
perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2016.
Derecho de marcas. Teoría y práctica internacional
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supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el
registro que los signos sean perceptibles visualmente.
En la definición contenida en la norma trascrita se incorporan el elemento
central del Derecho de marcas consistente en la capacidad distintiva del signo,
al decir “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir
los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. Paso seguido, se
establece una lista no taxativa de signos que pueden constituir una marca, y
se finaliza con la posibilidad que se otorga a los países miembros para exigir
la perceptibilidad visual, posibilidad que, tal como se estudiará posterior-
mente, constituye uno de los obstáculos principales para la aceptación de
nuevos signos como elegibles para acceder a un derecho de marca.
En el ámbito de la Comunidad Andina la Decisión 86 de 2000 en su
artículo 13 establece la definición de marca de la siguiente manera:
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los
signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
De acuerdo con la norma andina, es posible afirmar que los requisitos po-
sitivos que exigen los ordenamientos de marcas son:
1. Que sea un signo, es decir, capaz de ser percibido por los sentidos,
2. Que sea capaz de distinguir,
3. Que sea susceptible de representación gráfica.
Estos tres requisitos son examinados en un reciente concepto de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio que sostiene57:
El artículo 13 en referencia somete además el registro de un signo como marca
al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser
perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usua-
rio a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por este. La
percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se
57 Co ncepto de la Superintendencia de Industria y Comercio 16-10126-00003-0000 de 13 de junio
de 2016.
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Requisitos positivos
consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en palabras, imágenes,
figuras, dibujos, etc., por separado o en conjunto.
En segundo lugar, el signo debe poseer una aptitud distintiva que le permita
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o co-
mercializados por una persona de otros idénticos o similares. Así, la distintividad
constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones
principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la ca-
lidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es
decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error
o confusión en el mercado.
Y, en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir,
apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en princi-
pio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en qué
consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos,
colores delimitados por una forma específica, olores, sonidos, etc., por separado
o en conjunto.
Como se puede observar, la Decisión Andina recoge los elementos estableci-
dos en el artículo 15 de Adpic, sin embargo, introduce una lista no taxativa
de signos que pueden ser considerados como marca mucho más amplia que
la de Adpic.
Esta lista de signos contiene implícitamente lo que puede ser entendi-
do por signo como todo aquello que puede ser percibido por los sentidos.
Sostiene la norma:
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, eti-
quetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
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