La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de tecnología
| Autor | Manuel Guerrero Gaitán |
| Páginas | 55-144 |
I. planteamiento
1. En este capítulo se expone la forma en que se implementan los procesos de
transferencia de tecnología en el ámbito internacional con el fin de identificar
los problemas que se presentan en estos procesos y que impiden la realización de
una correcta transferencia tecnológica. Con este propósito se examina el contrato
de licencia como paradigma de los contratos de transferencia de tecnología (ii),
debido a que los elementos esenciales de este contrato se encuentran presentes
en las demás figuras contractuales, de las cuales se estudian sus rasgos caracte-
rísticos (A). Posteriormente se delimita el problema del desequilibrio existente
entre la capacidad de negociación de las partes en un contrato internacional de
transferencia de tecnología, para lo cual se establecen los diferentes tipos de li-
cencia (B), su carácter atípico (C) y la consecuente importancia que representa
para este tipo de contratos la autonomía de la voluntad (iii), tanto en su vertiente
conflictual (A), cuanto material (B). Una vez establecida la importancia de la
autonomía de la voluntad, debido al marcado carácter atípico de estas figuras
contractuales, se centrará el estudio en las cláusulas y conductas que los contra-
tantes, haciendo uso de su autonomía material, suelen adoptar en este tipo de
contratos y que pueden conducir a abusos por parte del titular de los derechos
de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología objeto del con-
trato (iv). En este apartado, con base en los contratos analizados, se identifican
las cláusulas más frecuentes en los contratos de licencia de tecnología y se ilus-
tran los casos en que dichas cláusulas pueden constituir un impedimento para
la correcta transferencia de tecnología.
2. El objetivo de este capítulo es doble: en primer lugar, verificar las causas
del desequilibrio en los contratos de transferencia de tecnología en la práctica
negocial internacional, y en segundo lugar, identificar las cláusulas que por sus
efectos nocivos para la transferencia de tecnología suponen mayor riesgo para los
receptores. Este análisis permitirá valorar en su conclusión la importancia que
tiene para la sociedad la imposición de límites a la autonomía de la voluntad de las
partes a través de normas imperativas que restrinjan la configuración de conduc-
tas abusivas que impidan una correcta transferencia internacional de tecnología.
Los contratos de transferencia internacional de tecnología
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II. el contrato de licencia como paradigma
de los contratos internacionales
de transferencia de tecnologa
3. Los procesos de transferencia internacional de tecnología, tal como se indicó
en el apartado introductorio, pueden desarrollarse mediante diferentes méto-
dos como la adquisición o compra de equipos e intermediación de productos1,
o mediante diferentes figuras contractuales atípicas, que se denominarán “con-
tratos de transferencia de tecnología”2. Este tipo de contratos posee elementos
pertenecientes a diversas figuras negociales e involucra prestaciones que se
pueden pactar, bien sea en un solo acuerdo o en una multiplicidad de contratos
íntimamente relacionados entre sí3.
Dentro de la categoría de los contratos de transferencia de tecnología las
figuras contractuales más utilizadas son los contratos de cesión, licencia, fran-
quicia, operaciones de joint venture y los contratos de ingeniería. La justificación
del tratamiento conjunto de estos contratos radica en la existencia de caracte-
rísticas comunes en todas estas figuras, tales como su carácter sinalagmático o
bilateral, puesto que imponen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes
contratantes; su duración, ya que la mayoría de ellos son de tracto sucesivo al
establecer prestaciones reiteradas, tales como el pago de royalties establecidos
en función de diversos criterios, como niveles de venta, dividendos obtenidos
o unidades producidas4, y su carácter intuito personae, toda vez que se llevan a
1 B. javorcik. “The composition of foreign investment and protection of intellectual property
rights in transition economies”, cit., pp. 42 a 44.
2 M.
sabido rodríguez. Capítulo xix “Contratos internacionales de transferencia de tecnología”,
en A. L. calvo caravaca y J. carrascosa gonzález (dirs.). Curso de contratación internacional,
2.ª ed., Madrid, Colex, 26, p. 98. Acerca de la dificultad para clasificar este tipo de contratos se
pronuncia P. A. de Miguel asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, Madrid,
Civitas, 2, p. ; e I. guardans caMbó. “Contratos de transferencia de tecnología”, en A. L.
calvo caravaca y L. Fernández de la gándara. Contratos internacionales, Madrid, Tecnos,
1997, p. 1633. Otros autores entienden por contratos de transferencia de tecnología los contratos
que involucran un conocimiento técnico o know how. Al respecto, J. A. Arrubla Paucar. Contratos
mercantiles, Medellín, Diké, 29, pp. 429 a 48.
3 P. A. de Miguel asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 73.
4 Una excepción a esta característica la constituye el contrato de cesión ya que se perfecciona en el
momento en el que se lleva a cabo la transferencia de la titularidad del derecho objeto del contrato.
La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de tecnología 7
cabo atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del productor, cuanto del
receptor de la tecnología objeto del acuerdo.
4. No obstante sus características comunes, es posible identificar dos sub-
categorías dentro de los contratos de transferencia de tecnología en atención
al contenido obligacional del contrato analizado6: la primera la componen los
contratos de transferencia de tecnología con causa simple, y la segunda, aque-
llos con causa compleja7. Los contratos de transferencia de tecnología con causa
simple tienen como fin lograr la autorización de uso, o el cambio de titularidad
de un conjunto de conocimientos tecnológicos protegido por la disciplina de
la propiedad industrial e intelectual, mientras que en los contratos con causa
compleja dicha autorización o cambio de titularidad es solo uno de los diversos
elementos dirigidos a la consecución de un fin específico.
. Es necesario destacar que los contratos con causa simple no representan la
figura más frecuente en su forma pura o individual en la práctica negocial, puesto
que en muchas ocasiones forman parte de acuerdos que incluyen otro tipo de
prestaciones8, sin embargo, la importancia de esta clase de contratos radica en
que constituyen la estructura básica en la cual se apoyan las figuras contractuales
complejas. Ahora bien, con ello no se quiere decir que los contratos con causa
E. guardiola sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, Barcelona, Bosch,
24, p. 196.
6 Entre los autores que se inclinan por la utilización de esta clasificación se encuentra P. A. de Mi-
guel asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 37; y B. ubertazzi. “La
ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología”, en Actas de derecho industrial y derecho
de autor, t. 27, 27, p. 46, y M. sabido rodríguez. “Capítulo xix Contratos internacionales
de transferencia de tecnología”, cit., p. 98.
7 Existe una discusión en cuanto a la terminología usada para definir los contratos que involucran
distintos tipos de prestaciones y obligaciones. Un sector de la doctrina denomina a este tipo de
contratos “mixtos”, identificándolos como aquellos en que fusionan o conjugan en un solo negocio
prestaciones de dos o más negocios típicos: M. albaladejo garcía. Derecho civil, t ii, Barcelona,
Bosch, 22, p. 416. La posición mayoritaria sostiene que los contratos mixtos y los complejos son
dos denominaciones de un mismo negocio jurídico, razón por la cual en el desarrollo del presente
trabajo se utiliza la expresión “contratos con causa compleja”. C. pauleau. Incidencia del derecho
en la creación y funcionamiento de las Joint Ventures. Análisis de la organización jurídica de las Joint
Ventures en la Unión Europea, con especial referencia a España, Tesis doctoral, A. Fernando cerdà
y F. vicent cHuliá (dirs.), Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2, p. 227.
8 A.
lópez terruela Martínez. “Capítulo xviii. Contratos internacionales sobre propiedad
intelectual e industrial”, en A. L. calvo caravaca y J. carrascosa gonzález (dirs.). Curso de
contratación internacional, 2.ª ed., Madrid, Colex, 26, p. 67. Este sería el caso de un acuerdo
que incorpore una licencia de patente más la obligación por parte del licenciante de transmitir un
know how determinado y asistencia técnica adicional.
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