Capítulo 4: Aplicación del derecho de la competencia en acuerdos de transferencia de tecnología. Casos y modelos de los cuales se pueden extraer lecciones de aprendizaje para las naciones con insuficiente experiencia en el control de conductas anticompetitivas
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capítulo 4
aplicación del derecho de la competencia en
acuerdos de transferencia de tecnología.
casos y modelos de los cuales se pueden extraer
lecciones de aprendizaje para las naciones con
insuficiente experiencia en el control de
conductas anticompetitivas
El 11 de julio del 2013 The Guardian llamó la atención, en uno
de sus artículos, sobre una cuestión importante propuesta
por el Center for Innovation in Healthcare Logistics (ciHL)
(Centro para la Innovación en Logísticas de la Salud) de la
Universidad de Arkansas1 en un informe sobre las cadenas
de suministro de la industria de salud de los Estados Uni-
dos: “¿Cómo es posible que Coca-Cola llegue a regiones remotas
mientras que esto no sucede con medicamentos esenciales?”. Si
bien este interrogante no surge en el contexto del estudio de
la relación o balance entre el derecho de la competencia y la
propiedad intelectual, lo cierto es que las prácticas restricti-
vas de la competencia sí constituyen factores negativos de
la cadena de suministro de productos farmacéuticos para
la salud global; al imponer cláusulas anticompetitivas en
1 anyangwe, eLitza. Getting medicines to the poor: solving the logistics cha-
llenge, The Guardian (London, 11 July 2013).
global-development-professionals-network/2013/jul/11/global-healthcare-
supply-chain-challenge>
118
contratos de licencia de patentes se introducen obstáculos
a la transferencia de tecnología necesaria para fabricar e
innovar en farmacéuticos2.
En materia de inversión extranjera, la legislación del país
receptor de la tecnología en cuestión resulta crucial para
facilitar acuerdos procompetitivos. Bajo un ordenamiento
permisivo o inexperto en el control de prácticas anticom-
petitivas, es posible encontrar situaciones en las cuales
las compañías multinacionales opten por cualquiera de
las siguientes conductas: 1) negarse a otorgar licencias; 2)
cobrar precios excesivos por la tecnología que se pretende
transferir; o 3) incorporar restricciones anticompetitivas en
los acuerdos de transferencia de tecnología3.
Tras analizar las estipulaciones del Acuerdo sobre los
Adpic y sus falencias, conviene remitirse a las experiencias
de los miembros de la omc con respecto a la aplicación del
derecho de la competencia en prácticas relacionadas con la
propiedad intelectual que afectan directamente la dispo-
nibilidad y la asequibilidad a medicamentos en países en
desarrollo y menos desarrollados, específicamente en lo que
respecta a la imposición de precios excesivos o a la negativa
de licenciar. Al querer extraer lecciones de los enfoques adop-
tados por las jurisdicciones con experiencia en el derecho de
la competencia, es importante recordar que, como se indicó
anteriormente, las políticas de competencia adoptadas por
los países dependen de su desarrollo económico. Dado que
los modelos jurídicos que se estudian son diferentes4, el
análisis no entra en detalles sobre cada jurisdicción.
2 ocde. “Intellectual Property and competition policy in the biotechnology
industry”, Resumen de política, junio de 2005, p. 4; disponible en
Oecd.org/dataoecd/36/4/35040373.pdf>
3 tutHanH nguyen. Competition Law, Technology Transfer and the trips implications
for developing countries, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 161.
4 Berger, jonatHan. Advancing Public Health by other means: Using Compe-
tition Policy, en Pedro Roffe, Geoff Tansey y David Vivas (eds.), Negotiating
Health. Intellectual Property and Access to Medicines, Earthscan, 2006, p. 178.
119
4.1 Breve acercamiento a Los modeLos y regímenes de
comPetencia en eL mundo
En cuanto a la aplicación del derecho de la competencia, la
tendencia mundial ha sido equiparar los derechos de pro-
piedad intelectual a los derechos de propiedad material5.
A pesar de que el objetivo de este escrito no es analizar la
legislación de cada nación, sino identificar tendencias espe-
cíficas, vale la pena estudiar tanto el modelo estadounidense
como el europeo con el fin de identificar patrones relevantes
que sean de utilidad a los países en vía de desarrollo y los
menos desarrollados.
En los Estados Unidos el derecho de la competencia se
ha orientado al control de aquellas conductas que exceden
las prerrogativas propias de los titulares de derechos; es
entonces un mecanismo para amortiguar los efectos del
abuso del derecho de propiedad intelectual. Este sistema
ha evolucionado de un modelo intervencionista a uno
más liberal6, pasando de la Ley Sherman de 1890 –la cual
prohibía cualquier práctica comercial que restringiera el
comercio– a la regla de la razón consagrada en los Linea-
mientos Antitrust para el Licenciamiento de la Propiedad
Intelectual de 1995 (Antitrust Guidelines for the Licensing
of Intellectual Property)7.
En la Unión Europea se reconocieron los beneficios deri-
vados de los acuerdos de transferencia de tecnología sobre
derechos de propiedad intelectual, así como del balance
entre estos derechos y la protección de la competencia. En
5 uLLricH, Hanns. Expansionist Intellectual Property protection and reductionist
competition rules, Cambridge University Press, 2004, pp. 401, 402.
6 roFFe, Pedro y sPennemann, cHristoPH. Control of Anticompetitive Practices
in Contractual Licenses, en Carlos M. Correa y Abdul Qawi A. Yusuf (eds.),
Intellectual Property and International Trade. The trips Agreement, Wolters Kluwer
Law and Business, 2008, p. 298.
7 Ibid., p. 300.
120
ese sentido, aunque en la legislación europea se previó la
lista de conductas que se consideran anticompetitivas, lo
cierto es que también excluyó de la aplicación del derecho
de la competencia a los acuerdos que también puedan ser
benéficos para el comercio. Con ello queda claro que en Eu-
ropa existe un sistema que combina la enunciación taxativa
de conductas contrarias a la competencia con la regla de
la razón. De esta manera, invita a los jueces y operadores
jurídicos a que consulten si el acuerdo en cuestión genera
mayores beneficios al comercio o más efectos negativos
potenciales para la competencia.
A partir de lo anterior también es posible explicar la
posición que asumió el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, según la cual la explotación de los derechos de
propiedad intelectual a manera de derechos exclusivos no
se puede considerar, per se, una situación de abuso de la
posición de dominio8.
Así las cosas, tanto en Europa como en Estados Unidos
se toma en consideración la importancia de alcanzar un ba-
lance entre la libre competencia y el respeto de la propiedad
intelectual. En efecto, la autoridad estadounidense declara
que una protección excesiva dificulta la competencia y esto,
a su vez, desincentiva la innovación.
Por su parte, la Comisión Europea sostiene que en el
caso de la intervención del derecho de la competencia
en prácticas relacionadas con la Pi se debe proceder con
cautela puesto que cualquier control excesivo afectaría
directamente la innovación9. De hecho, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sostiene que la explotación
8 tu tHanH nguyen. Competition Law, Technology Transfer and the trips implications
for developing countries, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 51.
9 Priddis, simon and constantine, simon. The pharmaceutical sector, intellec-
tual property rights, and competition law in Europe, en Steven Anderman y
Ariel Ezrachi, Intellectual Property and Competition Law New Frontiers, Oxford
University Press, 2011, p. 251.
121
del dPi únicamente puede llegar a ser anticompetitivo bajo
“circunstancias excepcionales”. Así pues, es posible sostener
que los lineamientos sobre la aplicación del artículo 81 del
Tratado de la Comunidad Económica Europea (cee) dentro
de los Contratos de Transferencia de Tecnología (legislación
ttBer) del 2004 en la ue, y los lineamientos de Pi Antitrust de
1995 en los ee. uu., muestran tendencias similares; ambos se
basan en políticas de competencia orientadas a incentivar
la innovación, reconociendo que el derecho de la compe-
tencia y de la Pi comparten los mismos objetivos: impulsar
la invención y la competencia para mejorar el bienestar del
consumidor10-11.
En cuanto a los países en vía de desarrollo, es interesante
ver que el patrón que siguen varios de ellos se centra en
un control limitado de las prácticas relacionadas con la Pi;
establecen que solo se controlan las prácticas que excedan la
naturaleza de los dPi12. Corea del Sur y Taiwán son algunos
de los que han adoptado este enfoque. La India, por ejemplo,
les permite a los titulares de derechos que incluyan ciertas
condiciones necesarias para proteger y hacer respetar los
derechos dentro de los contratos de Pi13.
El análisis de la razonabilidad de las conductas parece
apropiado únicamente en los países desarrollados, dado
que su aplicación requiere de instituciones sólidas y un
marco legal claro14. En un foro que se llevó a cabo el 13
de septiembre de 2012, organizado por la Unctad y por el
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible
(ictsd), los expertos reconocieron la importancia de que
los países en desarrollo implementaran enfoques flexibles
10 tutHanH nguyen. Competition Law, Technology Transfer and the trips implications
for developing countries, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 56.
11 Ibid., p. 251.
12 Ibid., p. 173.
13 Ibid.
14 Ibid.
122
consistentes con sus necesidades y su nivel de desarrollo.
En un foro de discusión15 sobre un texto redactado por el
profesor Hiroko Yamane de la Universidad de Tokio sobre
el modelo acogido por los países desarrollados, los expertos
concluyeron que el enfoque de gobierno de la razón adop-
tado por Japón les proporcionaría a los países en desarrollo
lecciones importantes sobre cómo equilibrar la Pi y el derecho
de la competencia.
En dicho texto, el profesor Yamane explica la evolución
del modelo. La Comisión Japonesa para el Comercio Justo
(cjcj) pasó de un enfoque formal y de prohibiciones per se a
un modelo de gobierno de la razón. Bajo el modelo inicial,
las autoridades japonesas mostraban una tendencia a dar
primacía a los intereses de los poseedores de licencias por
encima de licenciatarios extranjeros para fomentar la inno-
vación local16. Sin embargo, en 1980, y teniendo en cuenta el
nivel de desarrollo tecnológico japonés, el sistema optó por
un enfoque de gobierno de la razón, siguiendo el modelo
estadounidense17.
Lo cierto es que el modelo de competencia que cada país
adopte o diseñe debe ajustarse a su nivel de desarrollo, razón
por la cual la decisión no versa únicamente sobre preferir
un modelo sobre otro; consiste en acoger solo aquellas
características que serían beneficiosas de cada uno de los
modelos existentes18.
15 Unctad. Technology and intellectual property licensing: Experts agree cou-
ntries should have flexibility in regulation. Disponible en
org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=243>
16 Technology and intellectual property licensing: Experts agree countries should have
flexibility in regulation. Disponible en
details.aspx?OriginalVersionID=243>. Visto el 9 de agosto de 2013.
17 reiKo aoKiKensuKe KuBo y HiroKo yamane. Patent policy and public health
in developing countries: lessons from Japan, Bull World Health Organ,
vol. 84, n.° 5, Ginebra, mayo de 2006.
96862006000500026>
18 El mismo enfoque se sigue en Intellectual Property: trade, competition and sus-
tainable development, Thomas Cottier y Petros C. Mavroidis (eds.), University
123
4.2 Los contratos de transFerencia de tecnoLogía en
euroPa y eL derecHo de La comPetencia
El análisis de este tema requiere estudiar la definición de “ex-
plotación abusiva” o del abuso de posición de dominio como
una de las categorías del abuso del derecho en tanto principio
general del derecho. Al respecto, conviene iniciar con la men-
ción de la definición que, en su primer informe, le otorga la
Comisión Europea a la explotación abusiva: “Hay explotación
abusiva sobre un mercado de una posición dominante, cuando
el detentador de esa posición utiliza las posibilidades que de
ella se derivan para obtener ventajas que no hubiera podido
obtener de haber habido una competencia efectiva”19.
Lo cierto es que, de conformidad con los precedentes
jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Justicia, es posible
deducir que se ha sostenido de manera uniforme que los
derechos de propiedad intelectual no se traducen, de ma-
nera perentoria, en una posición de dominio. Es necesario,
entonces, que el derecho de propiedad intelectual que se
detenta le otorgue a su titular la “posibilidad de obstaculizar
la competencia efectiva en una parte considerable del mer-
cado a tomar en consideración”20. Así las cosas, la posición
de dominio se comprueba solo en aquellas situaciones en
las cuales el agente económico en cuestión tiene la facultad
y la capacidad de actuar con independencia del mercado; de
ahí que no resulta fundamental comprobar que se detente
un monopolio puro, pues será el poder de mercado el que
le permitirá adoptar decisiones económicas de manera au-
of Michigan Press, Michigan, 2002.
19 Decisión 134/15 de junio de 1971, gema.
20 PeLLisé caPeLL, jaume. La “explotación abusiva de una posición dominante
(arts. 82 tce y 6 Ledc)”, en Estudios de Derecho Mercantil, Civitas, Madrid, 2002,
pp. 72 y 120.
124
tónoma, y sin tomar en consideración el comportamiento
de los demás competidores21.
Como complemento de lo anterior, cabe resaltar que el
modelo de derecho de la competencia adoptado en Europa
se orienta no solo al control de conductas abusivas que
afecten de manera directa a los consumidores, sino también
de aquellos comportamientos que ocasionen un perjuicio
indirecto al afectar la estructura de competencia efectiva22.
Europea (antiguo artículo 81 del Tratado Constitutivo de la
Unión Europea) prohíbe celebrar acuerdos que tengan como
efecto o por objeto impedir, restringir o falsear la competen-
cia en el mercado interior; para ello, la disposición sanciona
de manera explícita las siguientes conductas: a) fijar directa
o indirectamente los precios de compra o de venta u otras
condiciones de transacción; b) limitar o controlar la produc-
ción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c)
repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; d)
aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, que ocasionen una desventaja
competitiva; e) subordinar la celebración de contratos a
la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos
mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de
dichos contratos.
Resulta interesante anotar que en el aparte 2 del artícu-
lo 101 se establece la nulidad de pleno derecho de dichos
acuerdos, así como de aquellos contratos que cuenten con
las características señaladas en el primer inciso, es decir
que tengan como fin la obstrucción de la competencia. La
nulidad de pleno derecho permite el control efectivo de las
conductas anticompetitivas mediante contratos, puesto que
21 Ibidem, p. 214.
22 Ibidem, p. 213.
125
así no se requiere una declaratoria de la nulidad por parte
del juez o las autoridades de competencia.
En el apartado tercero de este artículo se exceptúa la
aplicación de la prohibición del inciso 1 a cualquier acuerdo,
decisión o práctica concertada entre empresas que contri-
buya a mejorar la producción o la distribución de los pro-
ductos, o a fomentar el progreso técnico o económico; que
al mismo tiempo otorgue una participación equitativa a los
usuarios en el beneficio resultante, sin con ello imponerles a
las empresas restricciones que no sean indispensables para
dichas finalidades, ni tampoco ofrecerles a dichas empresas
la posibilidad de eliminar la competencia sobre una parte
sustancial de los productos en cuestión.
Al respecto se debe resaltar el espíritu y la racionalidad
de dicha disposición, la cual evidencia que en Europa prima
el estímulo del mercado y los negocios sobre la protección
de la competencia; siempre que el progreso técnico o eco-
nómico esté garantizado, se legitimará un acuerdo pese a
los posibles efectos anticompetitivos que genere. Con ello,
se combina un sistema de numerus clausus –o restringido
de conductas– con uno en el cual se tiene en cuenta la ra-
zonabilidad de las conductas; por tanto, también se aplica
la regla de la razón.
El 1.º de mayo del 2014 la Comisión Europea adoptó el
Reglamento 316 de 2014 (Reglamento Recatt) mediante el
cual se modificó el Reglamento de Transferencia de Tecno-
logía del 2004, y a partir del cual se establecieron las reglas
reglamento, aunque se reconocieron los efectos positivos de
los acuerdos de transferencia de tecnología que versen sobre
derechos de propiedad intelectual en la innovación, también
23 guerrero gaitÁn, manueL. Los contratos de transferencia internacional de tecno-
logía, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. 271.
126
se consagraron normas que pretenden evitar obstrucciones
a la competencia. Para ello, se consagraron dos modalidades
de cláusulas con efectos nocivos para la competencia; estas
son: 1) las cláusulas graves para las cuales el derecho de la
competencia será de aplicación automática, sin tomar en
consideración la cuota de mercado de las empresas parte;
y 2) las cláusulas excluidas, es decir aquellas que, a dife-
rencia de las graves, sí estarán excluidas de la aplicación
del artículo 101 del tFue.
Así mismo, en el nuevo Reglamento de Transferencia
de Tecnología se excluyen de la aplicación del artículo 101
del tFue las cláusulas de retrocesión (grant back clauses), las
de renuncia (non challenging clauses) y los consorcios de
patentes (patent pools). Tal como se explicó atrás, cada una
de estas figuras puede tener efectos tanto procompetitivos
como restrictivos de la competencia; de ahí la importancia
de analizar cada caso en concreto con el fin de establecer
si dichas cláusulas impulsaron circunstancias injustas para
el licenciatario y si además permitieron la creación de duo-
polios u oligopolios.
Y es que, aunque dichas cláusulas y formas de asociación
pueden constituir mecanismos que les permiten a las par-
tes compartir los riesgos y beneficios de las innovaciones,
dichos procesos de contratación también pueden conllevar
condiciones gravosas para el licenciatario, así como obs-
trucciones en la competencia, impidiéndoles a terceros no
miembros de los consorcios acceder a las tecnologías objeto
de los acuerdos en cuestión.
Ahora bien, solo se excluyen de la aplicación del artículo
101 los consorcios de patentes con efectos procompetitivos,
es decir, aquellos conformados por tecnologías esenciales,
ya que con ello se facilita el acceso a estas, lo que además
disminuye los costos de transacción y a su vez favorece a los
consumidores y a los terceros no miembros de los consorcios.
Sin embargo, aquellos consorcios que integran tecnologías
esenciales y no esenciales sí pueden derivar en escenarios
127
que obstruyen la competencia por cuanto propician una
fijación unilateral del precio, así como contratos ligados
(tying agreements), en la medida en que los miembros de los
consorcios tendrían que asumir los costos de las tecnologías
no esenciales, aun cuando no resulten necesarias para su
actividad24.
4.3 EL derecHo de La comPetencia y Los acuerdos de
transFerencia de tecnoLogía en estados unidos
Resulta interesante iniciar esta sección mencionando que la
primera ley antimonopolios adoptada en Estados Unidos,
la Sherman Act, fundamentó el control del derecho de la
competencia con la necesidad de restringir los actos orien-
tados a “monopolizar”. En efecto, la sección segunda de
esta normativa consagró lo siguiente:
Toda persona que monopoliza, o intenta monopolizar, com-
binar o conspirar con cualquier otra persona o personas, para
establecer un monopolio de cualquier aspecto del comercio o
negociaciones comerciales entre varios Estados o con naciones
extranjeras, se considerará culpable de un delito grave; en el
caso de su condena, será castigado con una multa que no deberá
exceder $ 100,000,000 usd si es una corporación y $ 1,000,000
USD si es una persona, o con una pena de prisión de no más
de 10 años, o con ambos castigos, a juicio del tribunal25.
24 guerrero gaitÁn, manueL. El nuevo reglamento de transferencia de tecnología
en la Unión Europea, blog de propiedad intelectual del Departamento de
Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Disponible
en
rencia-de-tecnologia-en-la-union-europea>
25 Traducción libre del siguiente texto: “Every person who shall monopolize,
or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or
persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several
States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on
conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $100,000,000 if
a corporation, or, if any other person, $1,000,000, or by imprisonment not
128
Así, tal como lo interpreta el profesor Manuel Guerrero,
el derecho norteamericano concibió la monopolización
más como un comportamiento individual que como una
posición de mercado. El doctrinante explica que dicho
comportamiento puede adoptar tres niveles:
Ser una conducta coercitiva u opresiva que no tuviera otro
objeto (no puede explicarse de otro modo) que el de eliminar al
contrario más débil. Ser una conducta que, aunque en sí misma
no fuera abusiva pues sería lícita si la realizara una empresa
que no domina el mercado, tiende a perpetuar la posición de
dominio de una determinada empresa debido a los obstáculos
artificiales que erige. O, incluso, en el caso más extremo […]
ser una conducta que pudiera preverse razonablemente que
habría de conducir a un monopolio, aunque fuera perfecta-
mente legítima y fruto de una correcta diligencia artificial26.
Previamente a la expedición de la Sherman Act, el sistema
jurídico estadounidense otorgaba prioridad a los derechos
de patentes frente al derecho de la competencia, admitía
por tanto cualquier modalidad de acuerdo, incluso si por
medio de este se fijaban precios o se creaban monopolios
sustanciales sobre ciertas invenciones. En 1856 aparecieron
los primeros antecedentes de los consorcios de patentes
(patent pools) en la industria de máquinas de coser. Para ese
entonces, las cortes consideraron que no era procedente el
control o la revisión de acuerdos de este tipo por cuanto los
derechos de monopolio otorgados mediante las patentes les
conferían a los titulares la facultad de construir sistemas con-
tractuales que permitieran la exclusión y la monopolización
de tecnologías. Así lo expresó la Corte Suprema de Justicia
de Estados Unidos en 1902 en el caso Bement & Sons vs.
exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion of the
court”.
26 PeLLisé caPeLL jaume. Op. cit., pp. 84-86.
129
National Harrow Co.27; con su pronunciamiento estableció
la primacía del derecho de patentes sobre el derecho de la
competencia federal28.
Ahora bien, en 1912 la Corte Suprema modificó su po-
sición en el caso Standard Sanitary Manufacturing Co. vs.
United States29, en el que tuvo que decidir sobre la legitimi-
dad de un consorcio de patentes de artículos de ferretería
sanitaria mediante el cual se reunía al 85 % de los actores
de dicha industria. El acuerdo establecía precios mínimos
de venta, imponía precios de reventa y la imposibilidad
de vender a fabricantes sin licencia. Al respecto, la Corte
concluyó que se trataba de un típico caso de misuse of inte-
llectual property rights, puesto que los titulares de las patentes
habían excedido los límites de los derechos conferidos y de
aquello que se podría considerar necesario para la defensa
y protección de estos derechos. Cabe resaltar el siguiente
aparte de la decisión, el cual sostiene que la Sherman Act,
es decir la ley de competencia, “es su propia medida de lo
correcto y lo incorrecto, de lo que permite o prohíbe, y el
juicio de los tribunales no se puede establecer en su contra
por una supuesta interpretación de su política con la buena
intención de las partes”30.
Ahora bien, estas posiciones jurisprudenciales iniciales
en Estados Unidos demuestran la constante contraposición
conceptual entre los derechos de propiedad intelectual y
27 Bement v. National Harrow Co., 186 U.S. 70 (1902). Disponible en
supreme.justia.com/cases/federal/us/186/70>
28 armiLLota, mónica. Technology Pooling Licensing Agreements: Promoting
Patent Access through collaborative iP Mechanisms, Munich Intellectual
Property Law Center Studies, 2010, Munich.
29 Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States, 226 U.S. 20 (1912). Disponible
en
30 Traducción no oficial del siguiente aparte de Standard Sanitary Mfg. Co. vs.
United States, 226 U.S. 20 (1912): “[…] is its own measure of right and wrong,
of what it permits or forbids, and the judgment of the courts cannot be set up
against it in a supposed accommodation of its policy with the good intention
of parties, and, it may be, of some good results”.
130
el derecho de la competencia. Luego, en 1985, en el caso
Northwest Wholesale Stationers Inc. vs. Pacific Stationery
and Printing Co.31, la Corte determinó que los consorcios de
patentes son contrarios a la competencia cuando los titula-
res de las tecnologías no pueden competir entre ellos y en
aquellas circunstancias en las que el consorcio les otorga una
posición de dominio per se a los miembros de la asociación.
En la actualidad, el sistema jurídico de Estados Unidos
se caracteriza por una intervención flexible del derecho de
la competencia en los acuerdos de transferencia de tecno-
logía que versen sobre derechos de propiedad intelectual.
En efecto, la racionalidad de la jurisprudencia, de las di-
rectrices y normas aplicables se traduce en que el control por
parte del derecho de la competencia solo resulta procedente
en aquellos casos premeditados de abuso de posición de
dominio, que afecten a la competencia de manera concreta
y sin justificación. Además, el Departamento de Justicia y
la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos
determinaron en 1995 que el derecho de la competencia solo
puede intervenir en los contratos celebrados por los titulares
de derechos cuando estos hayan excedido las facultades que
legítimamente detentan debido a la patente32.
Así las cosas, Estados Unidos ha pasado de las normas
rigurosas contenidas en la Sherman Act de 1890 –que prohi-
bían todo acuerdo o contrato que restringiera el comercio– a
las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual
Property33, mediante las cuales se establece una serie de
criterios que las autoridades y jueces de competencia deben
31 nw Wholesale Stationers vs. Pac. Stationery, 472 U.S. 284 (1985). Disponible
en
32 guerrero gaitÁn, manueL. Los contratos de transferencia internacional de tecno-
logía, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. 256.
33 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property; U.S.
Department of Justice and the Federal Trade Commission; 12 de enero de
2017. Disponible en >
131
tener en cuenta en cada caso concreto para determinar si
un acuerdo o conducta se debe interpretar como contrario
a la competencia y al libre comercio:
A. En primera medida, en sus principios generales, las
directrices indican que el análisis debe ser siempre el mis-
mo al que se aplica en temas y acuerdos relacionados con
la propiedad material.
B. Así mismo, se establece que la existencia de derechos
de propiedad intelectual no indica per se que sus titulares
tengan poder de mercado. Con ello, las directrices prohíben
la presunción de la posición de dominio en cabeza de los
titulares de derechos de exclusiva, los cuales tendrán, por
demás, el derecho a decidir si licencian o no sus patentes
a terceros, lo cual constituye una prerrogativa, y no una
situación que evidencia el poder de mercado que detentan
los licenciantes.
C. En tercer lugar, se reconoce la importancia de los
contratos de transferencia de tecnología y demás acuerdos
de colaboración entre los titulares de derechos de patentes,
por cuanto con ello se generan escenarios que facilitan el
acceso a invenciones dependientes o complementarias.
En cuanto a las licencias cruzadas y consorcios de patentes,
las directrices establecen que, aunque es poco probable que
estas figuras generen agravios o amenazas a la propiedad
intelectual, existen dos circunstancias en las cuales las au-
toridades deberán intervenir con el fin de salvaguardar la
sana competencia en el mercado: 1) cuando las empresas
excluidas no puedan competir efectivamente en el mercado
relevante de aquellos productos que incorporan las tecnolo-
gías licenciadas; y 2) cuando los participantes del consorcio
posean colectivamente poder de mercado en el mercado
relevante34. Ante estas circunstancias se deberá evaluar si
34 Wholesale Stationers, Inc. vs. Pac. Stationery & Printing Co., 472 U.S. 284
(1985) (holding that exclusion of a competitor from a purchasing cooperative
132
las restricciones al comercio corresponden con el desarrollo
y la explotación eficiente de las tecnologías involucradas
y si los obstáculos impuestos en el mercado resultan más
representativos que los beneficios que se obtienen con los
acuerdos en cuestión.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos consi-
dera que los consorcios (patent pools) constituidos con el fin
de licenciar patentes complementarias relativas a un medi-
camento para tratar infecciones cutáneas generan efectos
restrictivos de la competencia. Esto se hizo presente en el
caso United States vs. Glaxo Group Ltd.35, el cual versaba
sobre los siguientes hechos: Imperial Chemical Industries
(ici) y Glaxo Group Ltd. (Glaxo) eran titulares de patentes
que cubrían diversos aspectos del medicamento antifúngico
griseofulvina. Estas compañías constituyeron un consorcio
o pool de patentes mediante el cual se restringía la concesión
de licencias globales o masivas sobre dichas invenciones
y, además, mediante dicha asociación solo se permitió la
concesión de tres licencias a empresas de marca para que
fabricaran y comercializaran el producto final; con ello im-
pedían que se explotara de manera comercial el químico y
los compuestos activos involucrados. Con ello se pretendía
–por supuesto– tener el control sobre los precios.
De la sentencia resulta interesante un aparte en específico,
el cual cita la profesora Lina María Díaz en su libro Criterios
de patentabilidad y derecho de la competencia: comparación entre
la legislación estadounidense y la colombiana desde la perspectiva
de la biotecnología36:
not per se unlawful absent a showing of market power).
35 United States vs. Glaxo Group Ltd., 410 U.S. 52 (1973).
36 díaz vera, Lina maría. Criterios de patentabilidad y derecho de la competencia,
comparación entre la legislación estadounidense y la colombiana desde la perspectiva
de la biotecnología, tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, abril
de 2014, p. 30.
133
[…] la fuente del patent pool por el cual se otorgaron las licencias
y que contenían las limitaciones de ventas era simple: Glaxo
necesitaba la dosificación patentada por ic para asegurar a
sus licenciatarios el uso de la patente y su venta siguiendo la
dosificación patentada. El consorcio permitía a ici participar
en la fabricación masiva y, a cambio, ici impuso las restriccio-
nes a la venta en masa de sus licencias. No cabe duda de que
las patentes implicadas aquí están íntimamente asociadas y
que esto contribuyó a la configuración de la conducta que la
Corte de Distrito consideró, per se, restrictiva del mercado de
griseofwin.
Así mismo, la autora trae a colación otro aparte que de-
muestra que el adecuado balance entre el derecho de la
competencia y la propiedad intelectual no solo permite la
protección del mercado y de sus actores, sino también del
público en general. En efecto, la Corte sostiene que el pro-
pósito “de resolver un caso antitrust es, en la medida de lo
posible, enmendar los efectos nocivos de las conductas ile-
gales, y asegurar al público que no volverán a presentarse”37.
En 1998, en el caso Summit Technology, Inc. and visx
Inc.38, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Com-
mission, Ftc), en una queja administrativa, dictaminó que
un consorcio de patentes mediante el cual dos compañías
obligaban a los pacientes a pagar mayores precios por una
cirugía de corrección de la visión llamada queratectomía
fotorrefractiva era contrario a la competencia39. Ambas
empresas detentaban patentes sobre una tecnología que
permitía la realización de dicha cirugía y mediante el acuer-
do otorgaron derecho al veto a los miembros del consorcio
con el fin de que estos pudieran impedir que se otorgara
licencia a terceros; también fijaron tasas que cobrarían cada
37 Idem.
38 Summit Technology, Inc. and visx, Inc. (ftc, 24 de marzo de 1998).
39 guerrero gaitÁn, manueL. Los contratos de transferencia internacional de tecno-
logía, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. 256.
134
vez que los sublicenciatarios realizaran el procedimiento40.
Al respecto, el profesor Manuel Guerrero trae en su libro la
siguiente cita de la Ftc la cual es de suma relevancia para
efectos de la presente publicación:
Los actos y prácticas de los demandados según lo alegado en
este documento constituyen la adquisición y el mantenimiento
intencional de un monopolio, o una conspiración o intento
de monopolizar, y tenían el propósito, efecto, tendencia y
capacidad para, entre otras cosas: crear, mantener o tener una
peligrosa probabilidad de crear, un monopolio en la venta o
arrendamiento de equipo PrK y la licencia de tecnología rela-
cionada con PrK; levantar, arreglar, estabilizar y mantener el
precio que los médicos deben pagar para realizar los proce-
dimientos PrK; aumentar el costo, evitar la entrada y evitar la
venta o el alquiler de equipos PrK y la licencia de tecnología
relacionada con PrK; privar a los consumidores de los beneficios
de la competencia en la venta y arrendamiento de PrK equipo
y la licencia de tecnología relacionada con PrK. Los actos y
prácticas de los demandados según lo alegado fueron y serán
en perjuicio para el público, continuarán en ausencia de la
reparación aquí solicitada, y constituyen métodos injustos de
competencia que afectan el comercio en violación de la Sección
5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio.
Además de los consorcios (patent pools), la jurisprudencia
estadounidense también ha aplicado la regla de la razón
(rule of reason) a otras cláusulas y prácticas comunes en
los contratos de transferencia de tecnología; considera,
por tanto, que estas no constituyen una obstrucción a la
competencia per se, sino que deberán ser estudiadas en el
caso en concreto con el fin de determinar sus efectos para
la competencia. En efecto, tanto las autoridades de com-
petencia como las cortes han considerado que el análisis
de las siguientes cláusulas dependerá de la extensión de
40 Ibid., p. 257.
135
las mismas y de los efectos restrictivos que se generen con
ellas: 1) cláusulas de no competencia (non-compete clauses);
2) cláusulas de renuncia (non-assertion clauses); 3) cláusulas
de retrocesión (grant back clauses); 4) cláusulas reach-through
mediante las cuales se extiende la protección más allá de
la invención, pues abarca también los efectos de la misma.
Las cláusulas reach-through se suelen incluir especialmen-
te en los contratos de transferencia de material biológico
cuando este por sí mismo no es útil, pero puede servir como
instrumento de investigación para llegar a otras combina-
ciones, así como para generar un producto comercial. En
estos casos, las partes acuerdan compartir regalías sobre los
procedimientos y productos obtenidos a partir del material
licenciado inicialmente41.
Ahora bien, dichos acuerdos pueden constituir una ex-
tensión inadmisible y excesiva de los derechos concedidos
por la patente, situación en la cual tanto el licenciatario
como un supuesto infractor podrían alegar el abuso del
derecho del titular de la patente. Para determinar si un
determinado contrato excede los límites y alcances del de-
recho de patente concedido, se vuelve necesario analizar la
divulgación específica y las reivindicaciones de la patente,
ya que, si estas son habilitadoras y suficientes, el juez debe
concluir que se trata de una patente válida y con base en la
cual se pueden incoar acciones por infracción. Sin embargo,
si la descripción o divulgación de la invención carecen de
suficiencia, se puede aplicar el derecho de la competencia y
el concepto del abuso del derecho por cuanto su clausulado
excede el derecho que se pretende incoar.
41 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (omPi), Comité Interguber-
namental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos. Conocimientos
tradicionales y folklore. Prácticas y cláusulas contractuales relativas a la
propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de
beneficios. Quinta sesión, Ginebra, 7 a 15 de julio de 2003.
136
De lo anterior y de la jurisprudencia proferida por la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos se deduce que
habrá un uso indebido de la patente o abuso de esta cuan-
do el titular pretenda obligar a los licenciatarios a aceptar
licencias condicionadas al pago de regalías sobre la base de
las ventas de productos comerciales que no se encuentran
cubiertos por la patente o cuando sus reivindicaciones ni
siquiera respaldan una parte de dichos productos.
Sobre este tema resulta ineludible hacer referencia al
caso de Sibia Neurosciences Inc. vs. Cadus Pharmaceutical
Corporation42, en el cual la Corte Federal del Circuito debía
decidir sobre la validez de un contrato de licencia mediante
el cual se estipulaban cláusulas reach-through. Sibia Neuros-
ciences, Inc. (Sibia) es el titular de la Patente de ee. uu. n.º
5.401.629, la cual versa sobre un método de identificación
de compuestos que se unen con proteínas particulares de
la superficie celular, lo cual resulta útil en la búsqueda de
nuevos fármacos. Cuando se produce dicha unión, se activa
una cascada de eventos bioquímicos dentro de la célula en
la que se forma un enlace, conocido como vía de transduc-
ción de señal, entre la proteína de la superficie celular y un
gen en el adn de la célula. Este enlace permite que la célula
responda a las señales del entorno externo, lo cual resulta
fundamental para que la célula funcione correctamente.
Los compuestos que activan este enlace a menudo resultan
útiles en aplicaciones farmacéuticas porque muchas enfer-
medades derivan del mal funcionamiento de las comuni-
caciones celulares. Obsérvese sobre este caso que la patente
no contenía reivindicaciones de productos o composiciones
identificables por medio del método reivindicado.
Después de un juicio de seis semanas, un jurado de
California emitió un veredicto que le otorgaba a Sibia una
42 Sibia Neurosciences, inv., Plaintiff – Appellee, vs. Cadus Pharmaceutical
Corporation, 225 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2000).
137
regalía de 18 millones de dólares a raíz de la infracción de
la patente que hizo Cadus, aun cuando se trataba de una
patente sobre herramientas de investigación y no sobre una
invención en particular. No obstante, la Corte de Apelaciones
del Circuito Federal anuló dicho veredicto del jurado por
considerar que las reivindicaciones de Sibia no eran váli-
das porque correspondían a la técnica. Por tanto, la Corte
concluyó que la patente se podía obviar porque no solo
existían documentos previos que anticipaban la invención,
sino que también consistía en un método deducible por
parte de expertos técnicos en la materia.
En el asunto Bayer ag vs. Housey Pharms43, Bayer ale-
gó que Housey incurrió en el uso indebido de patentes al
exigir una licencia con términos que imponían regalías sus-
tanciales basadas en el presupuesto total de investigación
y desarrollo de Bayer y en los ingresos por ventas totales
de los productos comercializados que, según Housey, se
desarrollaron utilizando el método que habían patenta-
do. La patente estadounidense de Housey se refería a un
método general de exploración para el descubrimiento e
identificación de inhibidores y activadores de enzimas,
receptores y otras proteínas. Específicamente, una de sus
reivindicaciones estaba dirigida a “un método para deter-
minar si una sustancia es un inhibidor o activador de una
proteína cuya producción por una célula evoca un cambio
sensible en una característica fenotípica distinta del nivel
de dicha proteína […]”44.
Al respecto, Guerrero Gaitán afirma:
[…] la Corte Federal sostuvo que no existía una vulneración de
la libre competencia al conocer una cláusula de este tipo que
facultaba al titular de la patente a obtener royalties, más allá
43 Bayer ag vs. Housey Pharmaceuticals, Inc., n.° 02-1598 (Fed. Cir. Aug. 22,
2003).
44 Ibid.
138
del periodo de expiración de la patente, por un producto no
cubierto por la misma pero producido gracias a la herramienta
de investigación en que consistía, debido a que en el momento
de la constitución del acuerdo la cláusula representaba bene-
ficios para ambas partes contratantes45.
En Estados Unidos se aplica la teoría del patent misuse, según
la cual el juez debe declarar inválidas aquellas cláusulas
contractuales mediante las cuales los titulares de patentes
pretenden extender sus derechos más allá de los límites
debidamente conferidos. La doctrina se originó con el caso
Picture Patents Co. vs. Universal Film Mfg46, en el cual la
Corte Suprema de Justicia tuvo que decidir sobre la validez
de una cláusula mediante la cual el titular de una patente
sobre un mecanismo para enrollar cintas en un aparato
proyector impuso como condición de la licencia que los
aparatos proyectores tuvieran una anotación en la que se
prohibiera el uso de cintas diferentes a las producidas por
Motion Picture Patents Co. (el licenciante).
Esta doctrina, similar a la del abuso de posición de do-
minio, puede ser otra alternativa a considerar por parte de
los países con poca experiencia en estos asuntos, por cuanto
con ella es posible realizar un control exhaustivo de aque-
llas cláusulas que, aunque no obstruyen la competencia per
se, sí exceden, de manera injusta y desproporcionada, los
derechos concedidos mediante las patentes, afectando así
a los licenciatarios.
45 guerrero gaitÁn, manueL. Los contratos de transferencia internacional de tecno-
logía, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. 264.
46 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. 243 US. 502 (1917).
Disponible en
139
4.4 Precios excesivos. APrendizaje deL caso sudaFricano
HazeL tau et al. contra gLaxo smitHKLine y BoeHringer
ingeLHeim
Los precios excesivos también se consideran como una con-
ducta abusiva por parte de los titulares de patentes puesto
que con ello podría afectarse el acceso a medicamentos, tanto
en los países menos adelantados como en los desarrollados.
En el caso United Brands Company y United Brands Conti-
nental Bv contra la Comisión Europa, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (tjue) consideró que los precios se
deben considerar excesivos e injustos cuando la diferencia
entre los costos de producción y el precio del producto final
es excesiva, dicho análisis debe tomar en cuenta los precios
de los productos de la competencia47.
Así mismo, en la sentencia del 3 de julio de 1991, el tjue
consideró en el caso Akzo Chemie Bv vs. Comisión Europea
que “el art. 86 del Tratado prohíbe que una empresa que
ocupa una posición dominante elimine a un competidor
recurriendo a medios distintos de los que rigen una com-
petencia basada en los méritos. En esta perspectiva, toda
competencia por los precios no puede considerarse, sin
embargo, legítima”48.
Igualmente, al definir la situación de “cierre anticom-
petitivo de mercado”, la Comisión de la Unión Europea
estableció que se refiere a aquellos casos en los cuales “el
acceso efectivo de los competidores reales o potenciales de
los suministros o mercados se ve obstaculizado o eliminado
a consecuencia de la conducta de la empresa dominante,
gracias a la cual es probable que la empresa dominante esté
47 European Court of Justice, United Brands Company and United Brands
Continental BV v. Commission (Case 27/76). Disponible en
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976CJ0027:>
48 Tribunal Europeo de Justicia, Asunto C-62/86, Akzo Chemie Bv vs. Comisión
Europea.
140
en condiciones de incrementar de forma rentable los precios
en detrimento de los consumidores”49.
Los precios excesivos de productos farmacéuticos pueden
afectar, no solo al usuario final sino también a los actores de
la cadena de suministro y licencia de las patentes. Al respecto,
se debe recordar que los artículos 8.2 y 40 del Acuerdo sobre
los Adpic, tan solo establece las reglas generales relativas a
las prácticas anticompetitivas en los contratos de licencia,
razón por la cual le corresponde a cada jurisdicción espe-
cificar y desarrollar los conceptos de “abuso”, “posición
dominante” y “precio excesivo”50. Y pese a la libertad y
autonomía normativa de los Estados, la adopción de estos
conceptos debe corresponder a la situación económica y
social de cada jurisdicción51.
El caso sudafricano, en el cual el derecho de la compe-
tencia se utiliza como mecanismo en contra de los precios
excesivos e impulsa así la asequibilidad de medicamentos,
proporciona un ejemplo a partir del cual pueden aprender
los países en desarrollo y los países menos adelantados
(Pma)52. Antes de entrar en detalle sobre el análisis de este
caso, vale la pena subrayar que el artículo 8 (a) de la Ley de
Competencia Sudafricana n.º 89 de 1998 establece que no
se le permite a una compañía dominante “cobrar precios
excesivos que perjudiquen a los consumidores”. Asimismo,
el artículo 1 (1) (IX) del mismo documento dispone que un
precio se considera excesivo si “no demuestra una relación
49 Comunicación de la Comisión: Orientaciones sobre las prioridades de control
de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado de ce a la conducta
excluyente abusiva de las empresas dominantes (2009/C 45/02), apartado
19.
50 Unctad – ictsd. Resource Book on trips and Development, Cambridge University
Press, 2005, p. 55.
51 Ibid., p. 154.
52 Ibid.
141
razonable con el valor económico”53 del medicamento, sino
que “es más elevado”54.
En el caso Hazel Tau et al. contra Glaxo SmithKline y
Boehringer Ingelheim, las dos compañías farmacéuticas
multinacionales enfrentaron una demanda interpuesta por
la Campaña de Acción para el Tratamiento (tac) frente a
la Comisión de Competencia Sudafricana por la venta de
medicamentos antirretrovíricos (arv) para el tratamiento
de infecciones de viH a precios excesivos.
A pesar de que el reto más grande del caso fue la falta de
pericia jurídica sobre el asunto, la presión jurídica y la gran
campaña pública constituyeron factores convincentes para
que las compañías farmacéuticas decidieran transar con los
demandantes y la Comisión. Al principio, Boehringer Ingel-
heim no mostró ningún interés en transar; sin embargo, esta
postura cambió después de que un grupo de organizaciones
sin ánimo de lucro solicitara a la compañía licencias volun-
tarias no exclusivas, en aplicación de la sección 56 de la Ley
Africana de Patentes. Esta norma establece que las licencias
obligatorias se pueden otorgar a los individuos que logren
comprobar un abuso de derecho de propiedad intelectual.
Además, la Comisión encontró que las compañías estaban
abusando de sus derechos al poner precios excesivos en sus
productos y al rehusarse a otorgar licencias a los fabricantes
locales bajo términos justos y legales55.
Este caso revela la importancia de contar con un marco
jurídico completo sobre el abuso del derecho de propiedad
intelectual y con políticas de competencia que logren sumi-
53 República Sudafricana. Ley de Competencia, p. 21. Disponible en
www.compcom.co.za/assets/Files/pocket-book-2005-R.pdf>. Visto el 13 de
julio de 2013.
54 Ibid., p. 10.
55 tenu avaFia y jonatHan Berger. Trudi Hartzenberg, Using Competition Law
and Policy to Increase Access to a Sustainable Supply of Affordable Medicines,
Paper 16 in South Centre (ed.), Intellectual Property and Access to Medicines:
Papers And Perspectives, South Centre, 2013, p. 256 (forthcoming).
142
nistrar a las autoridades, a la sociedad y a los fabricantes
locales los elementos apropiados para entender y enfrentarse
a comportamientos abusivos. En particular, debido a que las
licencias obligatorias se otorgan según el caso, teniendo en
cuenta si los países estarían preparados para tratar emergen-
cias de salud56. Igualmente, si los fabricantes locales cuentan
con herramientas jurídicas de peso, esto podría ayudarlos
a persuadir a las compañías multilaterales para que los tér-
minos de licenciamiento sean más justos57. También resulta
necesario que las legislaciones integren definiciones claras
de “precios excesivos”; y los remedios que se deben aplicar
una vez se haya determinado que los precios son excesivos.
En cuanto a los remedios, el caso sudafricano saca a la
luz las desventajas de utilizar licencias obligatorias como
elementos de disuasión o amenazas para convencer a los
titulares de patentes a otorgar licencias voluntarias. Ello au-
nado a que el uso de las licencias obligatorias como remedio
de conductas anticompetitivas, consagradas en el artículo
31 (k) del Acuerdo sobre los Adpic58, solo resulta viable
cuando se determina –jurídica o administrativamente– que
un comportamiento es anticompetitivo.
4.5 Negativa a otorgar Licencias en estados unidos y
EuroPa
La negativa por parte de los titulares de patentes para
otorgar licencias de tecnologías patentadas o de productos
56 amy KaPc, samantHa cHaiFet, zacHagy Kate y yocHai BenKLer. Adressing glo-
bal health inequities: An open licensing approach for University Innovations
20, Berkeley Tech. L.J., 1031, 2005, 1060, 1032.
57 tenu avaFia y jonatHan Berger. Op. cit., p. 256.
58 reicHman, jerome H. Compulsory Licensing of Patented Pharmaceutical In-
ventions: Evaluating the Options, Pharmaceutical Regulations Summer, 2009, p.
253. Disponible en
?article=2747&context=faculty_scholarship&sei-redir>. Visto el 3 de agosto
de 2013.
143
a los fabricantes locales y de genéricos podría limitar la dis-
ponibilidad de medicamentos en los mercados locales59. Sin
embargo, parece ser que la aplicación de las disposiciones
del Acuerdo sobre los Adpic relacionadas con el control de
este comportamiento genera ciertas dudas e inquietudes,
especialmente en los países en vía de desarrollo.
En efecto, así los miembros puedan aplicar el artículo
40 del Acuerdo sobre los Adpic para controlar este com-
portamiento, su contenido no les parece proporcionar a
las naciones en desarrollo los elementos suficientes para
abordar inquietudes sobre temas de salud que surgen a
raíz de la negativa a otorgar licencias. Esta disposición
establece que los países controlarán los abusos de dPi que
tengan efectos desfavorables sobre la competencia. Por este
motivo, puede que se considere demasiado vago debido a
que no especifica en qué momento una negativa a otorgar
licencias se puede considerar anticompetitiva. Ahora, tal
como se ha expuesto atrás, los miembros también tienen
la opción de aplicar el artículo 8.2, el cual no requiere que
haya efectos desfavorables a la competencia60.
La ambigüedad mencionada implica mayores problemas
para los países en desarrollo y los Pma que no gozan de
suficiente familiaridad con el control de comportamientos
anticompetitivos. Así pues, la experiencia de los países con
mayor conocimiento sobre el tema puede servir de lección
y proporcionar una normatividad más clara.
El ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de los países
desarrollados no consideran la negativa a otorgar licencias
como un comportamiento abusivo, por el contrario, en la
mayoría de estos hace parte expresa de la gama de derechos
que se otorgan a los titulares de patentes. Sin embargo,
59 Unctad – ictsd. Resource Book on trips and Development, Cambridge University
Press, 2005, p. 55.
60 Ibid., p. 156.
144
Europa ha puesto en práctica un enfoque más estricto que
los Estados Unidos; de hecho, mientras que la legislación
estadounidense supone que los titulares de los Derechos de
Propiedad Intelectual pueden negarse a otorgar una licencia,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tjue) sostiene
que, así no sea obligatorio otorgar licencias para los titulares
de patentes –quienes gozan de autonomía en este asunto–,
esta situación sí se puede considerar anticompetitiva en
determinadas circunstancias61. Con el fin de estudiar de
manera general las posiciones jurisprudenciales de ambas
jurisdicciones, se aborda el estudio del conflicto de derechos
en la jurisprudencia norteamericana, para posteriormente
analizar la situación europea.
Si bien el derecho antitrust en los Estados Unidos se centra
en el control de conductas “injustificables” que restringen el
comercio, la filosofía del sistema ha ido variando, pasó de
un modelo intervencionista a uno más liberal62. En 1890, el
Congreso estadounidense profirió The Sherman Antitrust
Act, estatuto compuesto por dos secciones: la primera pro-
híbe cualquier práctica contractual que restrinja el comercio
entre Estados o con otros países; la segunda se enfoca en
prácticas unilaterales que buscan monopolizar algunos
sectores del mercado63-64.
A pesar de que el estatuto se erigió sobre la regla de la
razón, y por ende sobre un análisis casuístico de las prác-
ticas anticompetitivas, la Suprema Corte de Justicia de los
61 ims Health GmbH & Co. oHg v. ndc Health GmbH & Co. Kg, case C-418/01.
Disponible en
num=79929082T19040201&doc=T&ouvert=T&>
62 roFFe, Pedro y sPennemann, cHristoPH. Control of Anticompetitive Practices
in Contractual Licenses, en Carlos M. Correa y Abdul Qawi A. Yusuf (eds.),
Intellectual Property and International Trade. The trips Agreement, Wolters Kluwer
Law and Business, 2008, p. 298.
63 Antitrust Sherman Act, Section 1 and 2. Disponible en
cuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51>
64 Traducción libre del siguiente texto: “monopolise (s), or attempt (s) to mono-
polise any part of trade or commerce”.
145
Estados Unidos acogió una posición per se que solo reprimía
las acciones mencionadas en el estatuto. Esta situación se
modificó a raíz del caso de 1911 con Standard Oil, en el cual
la Corte Suprema optó por flexibilizar el análisis e integrar
la regla de la razón65.
En 1950 se aprobó The Clayton Act con la cual se regu-
laron las conductas anticompetitivas mediante la fusión y
adquisición de compañías. Luego, en 1995, el Departamento
de Justicia y la Comisión Federal del Comercio (Federal
Trade Commission) expidieron los Lineamientos Antitrust
para el Licenciamiento de la Propiedad Intelectual, en los
cuales se introdujo el enfoque racional66.
En el caso California Dental Association vs. Ftc67, la
Suprema Corte dictaminó que una conducta se debe con-
siderar razonable cuando los beneficios para el mercado y
la competencia son mayores que los perjuicios que podría
causar. En efecto, de acuerdo con esta sentencia, en casos
en los cuales se verifique que la conducta anticompetitiva
genera mayor innovación o reduce costos de transacción,
y estos beneficios sean más significativos que los posibles
perjuicios generados para la competencia, no se debe san-
cionar dicha conducta. En concreto, el análisis consistía en
responder a los siguientes cuestionamientos: “1) Específi-
camente, ¿cuál es la restricción generada?; 2) ¿cuáles son
sus efectos anticompetitivos?; 3) ¿existe alguna justificación
procompetitiva?; 4) ¿las partes cuentan con suficiente poder
para hacer la diferencia?”68.
65 anderman, steven D. The interface between intellectual property rights and
competition policy, iP Academy, Cambridge University Press, uK, 2008.
66 roFFe y sPennemann. Op. cit.
67 Dental Association v. Ftc, 526 U.S. 756 (1999).
68 Traducción libre del siguiente texto: “1) What is specific restraint at issue?
2) What are its likely anticompetitive effects? 3) Are there offsetting pro-
competitive justifications? 4) Do the parties have sufficient power to make a
difference?” Dental Association v. Ftc, 526 U.S. 756 (1999).
146
Así las cosas, el análisis que realizan las cortes norteame-
ricanas consiste en la búsqueda de un balance de derechos
adecuado a partir de la comparación entre los beneficios y
las desventajas de una determinada conducta. Con respec-
to al conflicto entre el derecho a competir y los derechos
de propiedad intelectual, las cortes realizan –en primer
lugar– un estudio ex post de los efectos anticompetitivos
de un determinado comportamiento, luego se concentran
en establecer si desde una visión ex ante, se cumplen los
objetivos de la invención en un sector tecnológico o cientí-
fico en específico; finalmente, deciden si existe un conflicto
relevante entre los incentivos detectados en el examen ex
post y aquellos relevantes en el ex ante. Si se llega a concluir
que efectivamente hay un conflicto entre dichos incentivos,
este se debe resolver por medio de la aplicación de la regla
de la razón, estableciendo así un balance adecuado que
permita privilegiar conductas que beneficien a la comuni-
dad en general.
En concreto, en cuanto a la negativa a licenciar, la juris-
prudencia norteamericana impuso el deber de contratar
cuando se cumplen los siguientes requisitos: 1) que desde
un análisis realista se concluya que el mercado por sí mismo
no puede reproducir el recurso objeto de la licencia, y 2)
que la compañía que detente dicho recurso y la posición de
dominio en el mercado de este mismo haya desarrollado
y explotado por completo el bien que se reclama. En otras
palabras, y con base en los casos Trinko y Aspen Skiing69, no
se puede obligar a contratar al titular del recurso cuando: 1)
al obligar a contratar a la empresa con posición de dominio
se esté imponiendo que se comparta un recurso que el mer-
cado puede ofrecer; 2) este recurso no sea indispensable; y
3) implique imponerle a la empresa con posición de domi-
69 anderman, steven D. Op. cit.
147
nio que haga unión con sus competidores para producir el
recurso objeto de licencia.
Así, entonces, las cortes norteamericanas impusieron el
deber de contratar en las ocasiones en las que el recurso sobre
el cual se pretende la licencia sea una necesidad competitiva
o un recurso que no tiene sustitutos en el mercado. En casos
ajenos a la propiedad intelectual, se aplica la teoría de las
“facilidades esenciales”. Esta posición, originada en casos
de infraestructura, implica que los jueces deben deducir
que existe obligación de licenciar o contratar cuando se
trata de una necesidad esencial, de un bien fundamental
para competir.
El origen de la doctrina data de 1912, año en el cual la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos profirió
sentencia en el caso United States vs. Terminal Railroad
Association of Saint Louis70. En este se discutió si catorce
empresas ferroviarias integrantes de la asociación de ope-
radores portuarios que tenían el monopolio natural sobre
las vías de acceso y cruce del río Mississippi estaban obli-
gadas a aceptar más empresas en la colaboración existente
para disfrutar de la explotación comercial del río. La corte,
aunque no mencionó expresamente el término “facilidad
esencial”, sí concluyó que sería importante y necesario para
terceros el poder acceder a dichas vías, por lo que las em-
presas integrantes de la asociación existente debían aceptar
a nuevos miembros en la colaboración.
A partir del caso mencionado, las cortes norteamericanas
han resuelto casos similares, en los cuales concluyen que
cuando se trate de una empresa con posición de dominio,
que sea titular de un recurso que no tenga sustitutos en el
mercado y sea imposible producirlos por otras vías, el deber
de licenciar resulta perentorio.
70 U.S v. Terminal R.R. Ass’n of St. Louis. 224 U.S. 383,32 S.CT.507, 56 L. Ed. 810
(U.S. Mo. Abril 22, 1912).
148
Ahora, se hace importante evaluar la posibilidad de
aplicar esta doctrina a casos de propiedad intelectual, ya
no de infraestructura; este aspecto aún no ha sido recono-
cido por jurisprudencia norteamericana. No obstante, la
evolución jurisprudencial comentada permitirá construir
bases sólidas para la aplicación de la teoría a la propiedad
intelectual. De ahí también deriva la necesidad de estudiar
los casos europeos que sí desarrollan dicha teoría cuando se
ha impedido el acceso al conocimiento protegido mediante
los derechos de propiedad intelectual.
En Europa, por medio del artículo 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, se consagraron las
conductas constitutivas de abuso de posición de dominio:
1. Imponer directa o indirectamente precios de compra, de
venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
2. Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en
perjuicio de los consumidores;
3. Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que les generen una desventaja
competitiva;
4. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de los
otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su
naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación
alguna con el objeto de dichos contratos. (Artículo 102 del
Obsérvese que “la negativa a contratar” no se incluyó
normativamente como una conducta anticompetitiva; sin
embargo, como se mencionó previamente, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea desarrolló la “doctrina de las
facilidades esenciales”, que se compone por una lista acu-
mulada de tres circunstancias bajo las cuales la negativa a
otorgar licencias se debe considerar anticompetitiva, salvo
149
en eventos en que se concluya que la negativa es justificable
objetivamente71.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció, en
primer lugar, que existe un abuso de DPI cuando la parte
que busca una licencia no produciría ni ofrecería el mismo
bien que el otorgante potencial de licencias, sino un pro-
ducto nuevo para el cual existe una demanda potencial de
consumidores; segundo, que se consideraría anticompetitivo
si no hubiese una razón objetiva para negar la licencia, lo
cual afectaría la innovación de forma negativa al bloquear el
desarrollo de nuevos productos; tercero, que si la negativa
a otorgar licencias surge del deseo de excluir a la compe-
tencia de los mercados conexos o mercados secundarios,
reservando “el mercado para el suministro de información
sobre las ventas de productos farmacéuticos en el Estado
Miembro correspondiente”, dicha práctica se consideraría
anticompetitiva72.
El tjue en el caso Istituto Chemioterapico Italiano y
Commercial Solvents Corporation vs. la Comisión de las
Comunidades Europeas reconoció por primera vez el deber
de otorgar licencia73, y declaró que una compañía que de-
tente una posición dominante en el mercado de una materia
prima abusa de la misma cuando, con el fin de reservarse
para ella el mercado de derivados de dicha materia prima,
se niega a entregar suministros a un tercero que también
fabrica dichos derivados74.
72 ims Health GmbH & Co. oHg v. ndc Health GmbH & Co. Kg, case C-418/01,
pár. 52.
73 Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents Corporation
v. Commission of the European Communities, 6 march 1974. Disponible en
0006:en:PdF>. Visto el 8 de agosto de 2013.
74 tu tHanH nguyen. Competition Law, Technology Transfer and the trips implications
for developing countries, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 56.
150
Posteriormente, en el caso Volvo Uk vs. Veng AB75, el
Tribunal Europeo de Justicia tuvo que decidir si Volvo
debía suministrar piezas de recambio a la empresa que las
comercializaba. Al respecto, consideró que, aunque Volvo no
detentaba una posición de dominio en el mercado de carros,
sí la poseía en el sector de repuestos y piezas de recambio.
Por ello, aunque el Tribunal reconoce que el titular de los
derechos sobre un determinado diseño puede negarse a
vender dichos diseños, o a licenciarlos, en ciertas situaciones
esto puede constituir un abuso de una posición de dominio,
concretamente, en los siguientes casos: 1) cuando se rehúse
arbitrariamente a suministrarle a actores de mercados de re-
puestos; 2) cuando fije precios de manera abusiva y excesiva;
y 3) cuando decida no producir más repuestos de carros que
aún se encuentran en el mercado. En conclusión, si se trata
de una negativa a licenciar de manera vertical sin razones
objetivas, constituye una conducta arbitraria y abusiva76.
Adicionalmente, también resulta importante mencio-
nar el caso Magill77 relacionado con derechos de autor y
las facilidades esenciales en el sector de la televisión y la
radio. Tres empresas programadoras se negaban a licenciar
la información sobre la programación a una empresa que
pretendía publicar una guía semanal de televisión. El prin-
cipal argumento de las programadoras era que se trataba
de un derecho de propiedad intelectual. Al respecto, el
Tribunal decidió que como las listas de programación eran
una facilidad esencial, las programadoras estaban abusando
de la posición de dominio. La decisión se basó en que la
información sobre la programación era indispensable para
distribuir un producto diferente al que generan los titulares
de la información y que no había una razón o justificación de
75 Case 238/87 Volvo v. Veng (uK) (1988) ecr 6211.
76 anderman, steve. eu Competition Law and Intellectual Property Rights: The Re-
gulation of Innovation, 2nd ed., 2011.
77 Comisión v. MagilltvGuide/itP, BBc y rte, 1988.
151
negocios válida y objetiva para dicha negativa, que eliminaba
la competencia en el mercado de guías de programación.
El análisis del tjue no se limita a determinar cuáles son
los efectos en la competencia de determinada conducta,
puesto que también resulta necesario establecer los efectos
posibles, tanto para la innovación como para el consumidor.
Un ejemplo de dichas consideraciones se encuentra en el
caso Microsoft Corp vs. Commission78 en el cual la Corte de
Primera Instancia Europea confirmó la decisión de la Co-
misión y sostuvo que la conducta de Microsoft consistente
en negarse a facilitar a sus competidores “la información
relativa a la interoperabilidad y a autorizar su uso para el
desarrollo y la distribución de productos que compiten con
los suyos en el mercado de los sistemas operativos para
servidores de grupos de trabajo” era abusiva por cuanto
suprimía la competencia en el mercado de los sistemas
operativos y generaba un perjuicio por efecto rebote, tanto
para la evolución tecnológica como para los consumidores
en general.
En el caso Bronner, el tjue determinó que la negativa
a conceder una licencia no es ilegal per se. En este caso, al
introducir el enfoque de la regla de la razón al análisis –pre-
valente en la Jurisprudencia de Estados Unidos– se estable-
cieron cuatro requisitos para determinar si una compañía
está obligada a otorgar licencias: i) la indispensabilidad
de las tecnologías o innovaciones patentadas para que
los competidores en el mercado consumidor de materias
primas puedan llevar a cabo sus operaciones; ii) la falta de
posibilidades razonables para duplicar dichas innovaciones
a causa de obstáculos técnicos, legales o económicos; iii) la
eliminación de la competencia en el mercado consumidor
de materias primas debido a la negativa a conceder una
78 Caso T-204/04. Disponible en
jsf?docid=67518&doclang=en>
152
licencia; y iv) que no exista ninguna justificación objetiva
para negar la licencia.79.
Además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Justicia endilgó a las empresas con posición de dominio
la obligación de “no impedir con su comportamiento, el
desarrollo de la competencia efectiva y no falseada en el
mercado común”80.
Así pues, surge la doctrina de las facilidades o bienes esencia-
les, que está integrada por tres circunstancias en las cuales
la negativa a otorgar licencias se considera anticompetitiva
bajo el artículo 40 del acuerdo sobre los Adpic y el artículo
102 del Tratado de la Unión Europea81, a saber:
1. Cuando la parte que pretende una licencia no producirá
ni ofrecerá el mismo producto del otorgante potencial de
licencias, sino un producto nuevo para el cual existe una
demanda potencial de consumidores.
2. Si no existe una razón objetiva para negar la licencia,
afectando la innovación de forma negativa al bloquear el
desarrollo de nuevos productos.
79 tutHanH nguyen. Competition Law, Technology Transfer and the trips implications
for developing countries, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 120.
80 Tribunal Europeo de Justicia. Sentencia del 27 de marzo de 2012, asunto
C-209/10.
81 Artículo 102: Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida,
en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros,
la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición
dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras
condiciones de transacción no equitativas;
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los
consumidores;
c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contra-
tantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos
mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
153
3. Si la negativa a otorgar licencias surge de la pretensión
de excluir a la competencia en los mercados cercanos.
Cabe resaltar que este último criterio busca generar
incentivos para la innovación mediante la protección que
ofrece al desarrollo de nuevos productos y materias primas,
lo cual evita los bloqueos que generan las patentes de la
industria encargada de procesarlas82. Igualmente, es preciso
anotar que, bajo la doctrina de las facilidades esenciales,
no se considera una conducta anticompetitiva cuando la
negativa a licenciar se puede justificar de manera objetiva83.
Frente a este tercer factor, es interesante analizar la inter-
pretación que hace la Autoridad Italiana para la Competen-
cia. En dos casos, su razonamiento buscó darle prevalencia
a la competencia en tanto instrumento para reducir precios,
en vez de enfocarse en la innovación84. Efectivamente, de-
cidió limitar a los titulares del dPi al país en el cual se había
otorgado la patente para promover la competencia entre
otros miembros de la ue ubicados en lugares en los que la
patente ya había caducado y la decisión no requería, estric-
tamente, que se cumplieran las tres circunstancias mencio-
nadas. Así pues, en el primer caso, la autoridad dictaminó
que Glaxo había violado el derecho antitrust al negarse a
otorgarle una licencia a la Fabbrica Italiana Sintetici (Fis)
para la producción de compuestos activos con la finalidad
de exportar a compañías genéricas. Igualmente, ordenó una
medida interina a la compañía Merck85 para que le otorgara
82 Unctad - ictsd. Resource Book on trips and Development, Cambridge University
Press, 2005, p. 157. Ver también navaL satarawaLa cHoPra y dinoo mutHaPPa,
Competition Law International.The Curious Case of Compulsory Licensing in India,
agosto de 2012. Disponible en
articles-awards/article/the-curious-case-of-compulsory>. Visto el 10 de
agosto de 2013.
84 Unctad - ictsd, (n 147), p. 158.
85 iaa decision of 21 March 2007, A364-Merck-Principi Attivi, in Bulletin 11/2007,
as upheld by the administrative court T.A.R. Lazio, Section I, 7 March 2006,
n.° 341.
154
una licencia a Dobfar, un fabricante local de compuestos
activos para productores genéricos, con lo cual le autorizó
exportar a lugares en los cuales había expirado la patente 86.
La autoridad competente argumentó que no era posible
aplicar la doctrina de bienes esenciales, la cual aplica en los
casos relacionados con los derechos de propiedad intelectual
pero no en los de información de dominio privado, esto últi-
mo debido a que las patentes habían expirado en los lugares
a los que la entidad deseaba exportar los medicamentos87.
Sin embargo, las multinacionales continuaban siendo las
titulares de las patentes en el país exportador y su negativa
a otorgar licencias podría haber bloqueado la disponibilidad
de medicamentos a menor precio en otros países.
Estos casos son de gran importancia, dado que el razo-
namiento de la autoridad proporciona un ejemplo de las
alternativas que tienen los países en desarrollo cuyos go-
biernos deben decidir cuál tendencia resulta más apropiada:
impulsar la innovación por medio de la competencia con la
aplicación de medidas similares a la “doctrina de facilidades
esenciales”; valerse de la estrategia de los precios más bajos;
o adoptar una posición intermedia.
Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Sudáfrica han seguido
el mismo enfoque adoptado por Europa con respecto a la
negativa a otorgar licencias88. De hecho, los Lineamientos
de la Comisión de Competencia en Singapur establecieron
que no es posible imponer la obligación de otorgar licencias
a ningún titular de una patente, incluyendo aquellos que
se encuentran en una posición dominante, a menos de que
86 Unctad - ictsd (n 148), p. 158.
87 de steFano, gianni. Tough Enforcement of Unilateral Conduct at the National
Level: Italian Antitrust Authority Sanctions Bayer and Pfizer for Abuse of
Dominant Position (aka AstraZeneca Ruling and Essential Facility Doctrine
in Italian Sauce), Journal of European Competition Law & Practice, 2012, vol. 3,
n.° 4. . Visto el
5 de agosto de 2013.
88 Ibid., p. 172.
155
esta negativa perjudique de manera significativa a la com-
petencia e impida el acceso a un “bien esencial”89.
Asimismo, en el artículo 8 (b), la Ley de Competencia
Sudafricana establece que las compañías dominantes no
se pueden negar a “darle acceso a un bien esencial a un
competidor cuando hacerlo es viable económicamente”.
Igualmente, el artículo 56.2 estipula que se considera un
abuso y un motivo para otorgar una licencia obligatoria el
negarse a otorgar una licencia. Por consiguiente, en el caso
de Glaxo Wellcome, el Tribunal de Apelaciones de Compe-
tencia de Sudáfrica adoptó una postura similar a la de los
Estados Unidos y a la de la Unión Europea con respecto a
la negativa a otorgar licencias; declaró que esta práctica se
consideraría ilegal si se cumplían las siguientes cuatro cir-
cunstancias: 1) si el titular de una patente bloquea el acceso
a un bien esencial al negarse a negociar; 2) ambas partes
son competidoras y no es posible duplicar el bien esencial
en cuestión; 3) esto impide la distribución y manufactura
de productos finales dependientes; 4) cuando es económi-
camente posible para la compañía dominante otorgar una
licencia para el recurso solicitado por su competidor.
Aunque esta posición se asemeja a la prueba Bronner de
la Unión Europea, el requisito que le exige al titular de una
patente proporcionar justificaciones objetivas para negarse
a otorgar su uso a terceros, no se incluyó en la doctrina que
desarrolló el tribunal sudafricano debido a que los artículos
8 (b) y 56.2 de la Ley de Competencia ya le prohibía al titu-
lar de una patente negarse a otorgar una licencia cuando
el otorgamiento fuere económicamente posible90. En otras
palabras, a diferencia del enfoque de las “circunstancias
excepcionales” que desarrolló la ue, Sudáfrica impuso una
prohibición directa a los titulares de patentes que nieguen
89 nguyen. Op. cit., p. 141.
90 Ibid., p. 182.
156
una licencia si no existen motivos objetivos para hacerlo.
Este mismo estatuto consagró el enfoque del gobierno de
la razón en el artículo 8 (d) (ii), el cual le prohíbe a una
compañía dominante negar el suministro de “bienes escasos
a un competidor cuando el suministro de estos bienes es
económicamente viable […] salvo si la compañía en cuestión
puede demostrar eficiencia tecnológica u otra ganancia a
favor de la competencia que truncan el efecto anticompe-
titivo de la acción”91.
Algunos académicos defienden la “doctrina de facilidades
esenciales” como una opción apropiada para los países en
desarrollo92. Sin embargo, la “defensa” e interpretación del
concepto de “circunstancias excepcionales” desarrollado
en los ee. uu. y en la ue bajo el gobierno de la razón, en los
países industrializados, no ha sido fácil. Y esto puede ser
aún más difícil en los países en desarrollo93.
Dado que los conceptos que requiere la doctrina de “fa-
cilidades esenciales” también son difíciles de definir para
cada caso específico, se recomienda que las compañías
farmacéuticas o de genéricos, ubicadas en países en desa-
rrollo, que busquen obtener una licencia de un titular de
una patente ubicado en un país desarrollado, argumenten
precios excesivos en vez de una negativa a otorgar licen-
cias, como sucedió en el caso Hazel Tau94. Le convendría a
los países en desarrollo esforzarse por definir conceptos y
lineamientos legales de una manera más precisa, para que
las autoridades que controlan las prácticas que afectan la
disponibilidad y la asequibilidad de medicamentos cuenten
con normativas más claras.
91 Ibid.
92 correa, carLos. Trips Agreement and Access to Drugs in Developing Coun-
tries. Disponible en
ing/artigo_correa.htm>. Visto el 10 de julio de 2013.
93 nguyen. Op. cit., p. 181.
94 Ibid.
157
4.6 APrendizaje deL caso vietnamita TamiFLu
El caso vietnamita Tamiflu no solo ofrece aprendizaje para
los países en desarrollo95, también ofrece formas alternati-
vas para entender el papel del otorgamiento de licencias
en el control de abusos potenciales de Pi. Tamiflu (fosfato
de oseltamivir) es un medicamento antivírico para el trata-
miento del virus de influenza viar, patentado por la com-
pañía estadounidense Gilead Sciences quienes otorgaron
una licencia a Hoffmann-La Roche Ltd. Esta es la única
compañía farmacéutica autorizada para producir y vender
dicho medicamento.
En el mes de noviembre del 2005, el Ministerio Vietna-
mita de Salud (mvs) declaró una emergencia de salud social
relacionada con el virus de la influenza, reportó 91 casos,
de ellos murieron 41. Por este motivo, y debido al riesgo
en aumento de infección para la población, la Dirección
de Medicamentos de Vietnam (dmv) buscó un acuerdo
de licenciamiento con La Roche. A causa de la negativa
a otorgar licencias a varios productores genéricos, el mvs,
con base en el artículo 802 del Código Civil de 1995, ame-
nazó a la compañía con la posibilidad de otorgar licencias
obligatorias. Según esta disposición, cuando los inventos
no se utilizan de acuerdo con los intereses sociales o con el
fin de satisfacer las necesidades de la sociedad, los terceros
pueden utilizar dichos inventos sin la autorización previa
de los titulares de las patentes y, más aún, podrán recibir
compensación por parte de los titulares.
Mientras tanto, el gobierno de Taiwán otorgó licencias
obligatorias a las compañías de genéricos para producir
estos medicamentos. Como consecuencia de la presión que
95 viet dung, tran, nguyen nHu, QuynH and giang, Le nam. Vietnam - A Case
Study for Sustainable Technology Transfer (May 10, 2011). Sustainable Tech-
nology Transfer - From Developed To Least Developed Countries, Kluwer
Law International. Disponible en ssrn:
158
generó el gobierno vietnamita y la decisión del gobierno
taiwanés, La Roche accedió a otorgar licencias a los produc-
tores para que pudieran “producir cantidades sustanciales
del medicamento para atender la emergencia pandémica,
de acuerdo con las especificaciones de calidad, seguridad
y normativas apropiadas”96.
Dentro de la academia, son frecuentes las declaraciones
que establecen que este caso ofrece una solución alternativa
a los abusos de los titulares de patentes. Por más de que
el gobierno vietnamita gozaba de la potestad para otorgar
licencias obligatorias y definir de manera autónoma el
alcance de las razones para otorgarlas, de acuerdo con las
disposiciones del Acuerdo sobre los Adpic y de la Declara-
ción de Doha de 2001, se optó por una licencia voluntaria.
Puede que esta decisión refleje la posición vietnamita sobre
la protección de la PI como un instrumento para promover
el avance en innovación y la inversión extranjera directa97.
En efecto, según algunos autores, este caso es una prue-
ba de la intención del gobierno vietnamita de equilibrar
los intereses de los consumidores con los derechos de las
compañías farmacéuticas sobre sus inventos. En caso de
que se hubiera otorgado una licencia obligatoria, La Roche
hubiera perdido su posición como productor y distribuidor
único de Tamiflu y hubiera perdido las posibles ganancias
de la venta de sus compuestos a los productores locales98.
A pesar de la importancia de equilibrar los intereses en un
caso como el mencionado, no se puede pasar por alto que
las licencias obligatorias son un mecanismo crucial que le
permite a los países en desarrollo, asegurar la disponibili-
dad de medicamentos en caso de que se presenten abusos
por parte de los titulares de patentes. Por eso también es
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ibid.
159
relevante aprender de los casos que han tenido lugar en los
países en vía de desarrollo al hacer uso de este mecanismo99.
Como se mencionó, los países en desarrollo deberían
definir los términos sobre licencias obligatorias de manera
precisa para evitar normativas demasiado amplias con
definiciones inexactas, como ocurre en el artículo 802 del
Código Civil vietnamita. Además de que el artículo no
proporcionó una definición exacta de la “remuneración
adecuada” a los titulares de patentes, tampoco delimitó
circunstancias extremas o de emergencia. Una delimitación
adecuada de las razones para otorgar licencias obligatorias
puede facilitar que los gobiernos reaccionen de manera más
eficiente cuando se enfrenten a crisis de salud pública. Las
leyes vietnamitas no proporcionaron suficientes lineamien-
tos a las autoridades con respecto al trabajo administrativo
necesario para otorgar dichas licencias en situaciones de
emergencia de salud pública100.
4.7 APrendizaje deL caso indian natco contra Bayer
Aunque en 1970 la Sección 84 de la Ley de Patentes de
1970[101] estableció las bases para otorgar licencias obliga-
torias, India utilizó esta figura por primera vez en el caso
de Natco contra Bayer el 9 de marzo del 2012. Bayer es el
titular de la patente del medicamento sorafenib tosylate
que se vende con el nombre “Nexavar” y que se utiliza para
el tratamiento de etapas avanzadas de cáncer de hígado y
riñones. Natco solicitó una licencia voluntaria para producir
99 Ibid.
100 Ibid., p. 123.
101 Sección 84(1), Ley de Patentes, 1970: (i) que los requisitos razonables del
público con respecto a la invención patentada no han sido satisfechos; o (ii)
que la invención patentada no está disponible para el público a un precio
razonable y asequible; o (iii) que la invención patentada no está siendo
explotada en el territorio indio.
160
este medicamento a un precio significativamente más bajo;
Bayer se negó102.
Luego, en marzo del 2012, el director general de Patentes,
Diseños y Marcas Registradas de la Oficina de Patentes de
la India profirió la resolución de licencia obligatoria. La
autoridad basó su decisión en las primeras dos razones
dispuestas en la Sección 84 de la Ley de Patentes: no se
satisfacen los requisitos públicos razonables y la invención
patentada no está disponible a un precio asequible.
Bayer apeló esta decisión ante la Junta de Apelación de la
Propiedad Intelectual India (iPaB); argumentó que el concepto
de “precio razonable” no se debe interpretar únicamente
desde el punto de vista del consumidor, sino también a
partir de la capacidad de la compañía farmacéutica para
cubrir ciertos costos. En marzo del 2013, la iPaB confirmó
la decisión del director y aclaró que un “precio razonable”
se determina de acuerdo con la capacidad del consumidor
de costear el medicamento y no desde la perspectiva de la
compañía farmacéutica103.
Este caso podría brindar lineamientos a los países en
desarrollo sobre cómo controlar la negativa a licenciar e
identificar conductas anticompetitivas, y cómo analizar justi-
ficaciones con base en los “precios razonables” determinados
por los titulares de patentes. Cabe anotar que este caso no
solo es fuente de aprendizaje para los países en desarrollo,
también lo es para los países desarrollados. Además, como
102 PatraLeKHa cHatterjee. India Battles for Right to Use Compulsory Licences
to Make Medicines Affordable, Intellectual Property Watch, 2013. Disponible
en <http://www.ip-watch.org/2013/01/22/2013>. Visto el 5 de agosto de
2013.
103 KoLawoLe oKe, emmanueL. Using the Right to Health to Enforce the Corpo-
rate Responsibilities of Pharmaceutical Companies with Regard to Access
to Medicines (Invocar el derecho a la salud para reforzar las responsabili-
dades corporativas de las compañías farmacéuticas con respecto al acceso
a medicamentos), Journal of Health Diplomacy, 2003, p. 10. Disponible en
161
se trata de un medicamento orientado a mejorar la calidad
de vida de quien padece esta enfermedad, mas no a sal-
varle la vida104, se abre la posibilidad para que las licencias
obligatorias también se puedan adoptar en circunstancias
que se encuentren más allá de las emergencias de salud, de
esta forma se ampliarían las opciones disponibles para los
países en vía de desarrollo.
A raíz de esta decisión, los precios de los medicamentos
disminuyeron en un 75 %105, lo cual debería ser un incentivo
para que las autoridades de la competencia de este país y
de otras regiones, impongan remedios o medidas similares
a las licencias obligatorias con el fin de garantizar mayor
acceso a los medicamentos. Tal como lo muestra el caso de
Natco, instrumentos jurídicos como las licencias obligatorias
permiten la mejora, a corto plazo, de la competencia en el
mercado de farmacéuticos.
Ahora bien, hay posiciones que defienden el uso de
mecanismos alternos a las licencias obligatorias que ar-
gumentan que con ellas se desestimula la innovación y
la producción de medicamentos de calidad. De ahí que
los representantes de estas posiciones favorezcan el uso
del derecho de la competencia mediante la intervención
limitada y poco invasiva del mercado, sin que con ello se
impongan licencias obligatorias; podría ser entonces que
las autoridades de la competencia opten por controlar los
precios o por la simple declaratoria de una conducta anti-
competitiva cuando la práctica contractual de la compañía
obstruya el acceso al mercado106.
104 navaL satarawaLa cHoPra y dinoo mutHaPPa. The Curious Case of Compulsory
Licensing in India Competition Law International, August 2012. Disponible
en
the-curious-case-of-compulsory>. Visto el 6 de agosto de 2013.
105 PitruzzeLLa giovanni y muscoLo gaBrieLLa. Competition and Patent Law in the
Pharmaceutical Sector. An International Perspective, International Competition
Law Series, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2016.
106 Ibid.
162
4.8 EL controL de conductas anticomPetitivas en contratos
de transFerencia de tecnoLogía en La can
Tal como lo sostiene el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, el
abuso del derecho no constituye una figura de origen contem-
poráneo o reciente, sino que sus antecedentes pueden encon-
trarse en precedentes normativos, doctrinarios y casuísticos
mucho más atrás en el tiempo. Entre dichos antecedentes,
el profesor Jaramillo trae a colación una cita del Código de
Hammurabi, cuya lectura imprime inspiración en todos
aquellos apasionados por el derecho y la propiedad intelectual
que creemos aún en el equilibrio de derechos; una cita que
aunque no menciona ni el abuso ni la propiedad intelectual,
de su lectura sí es posible avizorar y entender todas las posibi-
lidades de abuso de los derechos o de posiciones contractuales
y sociales. Así, puede el lector de este escrito encontrar todas
las razones para estudiar con juicio la figura del abuso del
derecho en la siguiente cita, y con ello tal vez pueda encontrar
tranquilidad en su corazón tal como se expresa el Código:
[…] Para que el fuerte no oprima al débil, para hacer justicia
al huérfano y a la viuda, en Babilonia […] para promulgar la
ley del país, para prescribir las ordenanzas del país, para hacer
justicia al oprimido, he escrito mis preciosas palabras en mi
estela […] Que el hombre oprimido que esté implicado en un
proceso venga delante de mi estatua de Rey de Justicia y que
se haga leer mi estela escrita y que escuche mis preciosas pala-
bras. Que mi estela le muestre su proceso, que vea su caso, que
su corazón se tranquilice […] (Epílogo, numerales 70 y 80)107.
El cumplimiento de los objetivos de esta publicación re-
quiere un entendimiento claro y completo de la teoría del
abuso del derecho y para ello también resulta pertinente e
107 jaramiLLo j., carLos ignacio. El abuso del Derecho y su proyección en los ámbitos
sustancial y procesal civil, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2019, p. 257.
163
importante citar al doctor Carlos Ignacio Jaramillo quien
en su reciente publicación “El abuso del Derecho”, citando
a los doctrinantes Atilio Aníbal Alterini y Roberto López
Cabana, logra traer a colación una brillante cita en la cual
se logran plasmar las principales definiciones del abuso
del derecho:
En el transcurso de este siglo (xx) disminuyó el alto voltaje
de las disputas doctrinarias en torno a la teoría del abuso del
derecho que conmovieron al pensamiento jurídico de fines
del anterior y a principios del presente. En ese arduo debate,
Planiol la había denostado como logomaquia, porque “el dere-
cho cesa donde el abuso comienza” y un solo y mismo acto no
puede ser a la vez, conforme a derecho y contrario a derecho,
y Duguit, por considerarla una doctrina contradictoria en sí
[…] Pero aquella objeción terminológica quedó superada al
asumir el necesario distingo entre el Derecho (con mayúscu-
la), en cuanto a “cuerpo de preceptos”, y “los derechos (con
minúscula), como “facultades o prerrogativas”, que son las
susceptibles de abuso. Se entendió, en fin, que no se trata de
un monstruo destinado a devorar al derecho positivo108.
Las cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de
tecnología son la expresión viva de la teoría del abuso del
derecho, por cuanto mediante ellas el titular de la patente
excede la proporción y justa limitación de sus derechos. En
concreto, el abuso del derecho consiste en el “incumplimiento
de un genérico deber impuesto por el ordenamiento posi-
tivo al titular del derecho, dentro de una situación jurídica
subjetiva específica”109. Y tal como lo explica el profesor
Ernesto Rengifo García, así no haya una norma expresa que
consagre la prohibición de una determinada conducta, el
abuso de un derecho se concreta cuando se atenta contra
108 Ibid.
109 rengiFo garcía, ernesto. Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante,
2.ª ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014.
164
principios generales del derecho “como aquel de la buena
fe y de las buenas costumbres, principios que se inspiran
preponderantemente en el valor de la solidaridad”110.
Así las cosas, son abusivas aquellas cláusulas mediante
las cuales los titulares de patentes imponen condiciones de
manera unilateral, que suponen cargas desproporcionadas
y gravosas para su co-contratante. Ello constituye un abuso
tanto de la posición de dominio que el titular ha adquirido
mediante la patente, como del derecho en sí mismo, por
cuanto al dejar predispuestas dichas condiciones, el titular
del derecho de propiedad intelectual cercena el principio de
buena fe y deja a su arbitrio la ejecución de las obligaciones
y derechos contenidos en el contrato.
No se trata de intervenir y restringir de manera injus-
tificada el legítimo ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual, lo importante será ejercer un control únicamente
respecto de aquel ejercicio desproporcionado e injustifica-
do que conlleva el abuso del derecho mismo. Así, resulta
importante la aplicación de lo sostenido sobre el particular
por la Corte Suprema de Justicia:
[…] No se trata […] de restringir el legítimo ejercicio de los
derechos sino, lo que es bien distinto, de comprometer la res-
ponsabilidad de las personas que, al pretender hacer efectivas
las prerrogativas con que cuentan, superan de una u otra forma,
el marco de legalidad de las mismas. Por consiguiente, hay
que destacarlo, no es el “uso” o ejercicio de los derechos el
percutor de la mencionada responsabilidad, sino el “abuso”
de los mismos, el que da lugar al surgimiento del referido
deber de reparación111.
110 FernÁndez sessarrego, carLos. Abuso del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1992,
p. 144; citado en rengiFo garcía, ernesto. Del abuso del derecho al abuso de la
posición dominante, cit., p. 263.
111 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de no-
viembre de 2013, M. P. Arturo Solarte Rodríguez.
165
Ahora bien, sobre el particular se debe aclarar que,
del derecho conferido mediante patentes, la posición de
dominio no deriva de manera automática; esta solo la
adquieren los titulares cuando se trata de un mercado es-
trecho compuesto únicamente por el producto protegido
por el derecho de exclusiva. En dicha situación, señala el
profesor Rengifo, “sí existe un monopolio de hecho y el
derecho intelectual podría constituir una barrera de entrada
a otros oferentes de productos sustitutos en el mercado
relevante”112. Rengifo cita la doctrina del Tribunal Europeo
de Justicia al respecto:
El tjce (Tribunal Europeo de Justicia) sostuvo que tener los
derechos de propiedad intelectual no significa necesariamente
que el titular tenga una posición dominante. El monopolio
legal puede no ser equivalente a un monopolio económico
si el mercado relevante es más amplio que el producto pro-
tegido. Sin embargo, el hecho de que el acceso a un mercado
esté protegido por derechos de propiedad intelectual puede
ser relevante como factor que indica posición de dominio113.
Mediante el abuso de la posición de dominio detentada por
el titular de la patente no solo se atenta contra el principio
de buena fe, dada la extensión ilegítima e injustificada
de los derechos conferidos mediante la patente, sino que
también se cercena la libre competencia. En efecto, de
las conductas abusivas derivan efectos restrictivos para
112 rengiFo garcía, ernesto. Op. cit., p. 243.
113 Alison Jones y Brenda Sufrin. ec Competition Law, Text, Cases and Ma-
terials, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 309, citado en rengiFo
garcía, ernesto. Op. cit., p. 263. Traducción libre del siguiente texto: “The
ecj (Tribunal Europeo de Justicia) held that the ownership of intellectual
property rights does not necessarily mean that the owner has a dominant
position. The legal monopoly may not equate to an economic monopoly if
the relevant market is wider than the protected product. However, the fact
that access to a market is protected by intellectual property rights may be
relevant as a factor indicating dominance”.
166
la competencia, se obstaculiza tanto el libre desarrollo
comercial de alguna de las partes como también el acceso
a las tecnologías patentadas en dichos contratos. Estas
obstrucciones para la competencia y el acceso se explican
por la misma naturaleza de las cláusulas abusivas, las
cuales alteran el equilibrio contractual, generan mayores
cargas obligacionales para una de las partes, mientras
otorgan ventajas y prerrogativas a la otra que le confieren
una posición de dominio contractual. De lo anterior se
deduce entonces la importancia de estudiar el concepto
de cláusulas abusivas con el fin de identificar cuáles son
los criterios aplicables –tanto en la Comunidad Andina
de Naciones como en Colombia– con el fin de controlar
los efectos negativos del abuso de los derechos conferidos
mediante las patentes.
El artículo 7 de la Decisión 608 de 2005 de la can define
las conductas restrictivas a la libre competencia como…
[…] aquellos acuerdos que tengan como propósito o el efecto
de: a) fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones
de comercialización; b) restringir la oferta o demanda de bie-
nes o servicios; c) repartir el mercado de bienes o servicios; d)
impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores
actuales o potenciales en el mercado; o e) establecer, concertar
o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones,
concursos o subastas públicas.
Ahora, en el artículo 8 de la misma decisión se consagraron
de manera expresa y específica las conductas que, por su
naturaleza, deben ser consideradas contrarias a la libre
competencia y que, por ende, se encuentran incluidas
dentro de la definición y fines consagrados en el artículo
7 transcrito:
[…] a) la fijación de precios predatorios; b) la fijación, imposi-
ción o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva
de bienes o servicios; c) La subordinación de la celebración
167
de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias
que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden
relación con el objeto de tales contratos; d) la adopción de
condiciones desiguales con relación a terceros contratantes
de situación análoga en el caso de prestaciones u operaciones
equivalentes, colocándolos en desventaja competitiva; e) la
negativa injustificada, a satisfacer demandas de compra o
adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de
productos o servicios; f) La incitación a terceros a no aceptar
la entrega de bienes o la prestación de servicios; a impedir su
prestación o adquisición; o, a no vender materias primas o
insumos, o prestar servicios, a otros; y, g) aquellas conductas
que impidan o dificulten el acceso o permanencia de com-
petidores actuales o potenciales en el mercado por razones
diferentes a la eficiencia económica.
Obsérvese que las conductas descritas se encuentran con-
sagradas de manera general y sin especificación alguna,
pudiendo entrar en su definición cualquier conducta,
siempre y cuando se encuentre destinada a cumplir con los
objetivos que la norma enuncia. Lo cierto es que la negativa
a licenciar se encuentra contemplada al mencionarse en el
artículo la “negativa injustificada a satisfacer demandas de
compra o adquisición”, por lo cual sí podrá ser prohibida
o controlada por la autoridad de competencia respectiva,
sea esta judicial o administrativa.
Además, tal como lo señala el profesor Dionisio de la
Cruz, es posible que el titular de la patente incurra en un
abuso de su posición de dominio cuando esta se derive de
la patente; sin embargo, en el caso en el cual no detente una
posición de dominio, mediante el artículo 46 del Decreto
2153 de 1992 es posible sancionar cualquier comporta-
miento aun cuando este no se encuentre tipificado en la
norma. En efecto, el profesor De la Cruz sostiene que “se
pueden sancionar todos aquellos comportamientos no
tipificados en las normas especiales y que, basados en la
utilización de una patente de invención pueda restringir la
168
competencia, sin importar que se tenga o no una posición
dominante”114.
Las disposiciones anteriores parecieran indicar que las
normas de la can acogieron un sistema de regla per se, según
la cual solo podrá tildarse una conducta como anticompe-
titiva cuando cumpla con las características señaladas y se
centre en los objetivos consagrados de manera expresa. Sin
embargo, resulta interesante revisar el contenido del artículo
6 de la misma decisión; en este se evidencia la aplicación
de la regla de la razón y se hace necesario analizar, caso
por caso, la razonabilidad de los acuerdos y sus beneficios
económicos y sociales con el fin de excluir la aplicación de
las normas de competencia en casos específicos. Así, aun
cuando se señalen las pautas por las cuales determinada
conducta deba entrar en la categoría de anticompetitiva,
los países miembros la podrían excluir del control de las
autoridades de la competencia cuando sus efectos resulten
benéficos para el desarrollo económico y el progreso tecno-
lógico del Estado en cuestión, de regiones deprimidas o de
actividades económicamente sensibles.
En efecto, dicha disposición reguló lo siguiente:
[…] los países miembros podrán establecer excepciones en
la aplicación de la normatividad en materia de protección
y promoción a la libre competencia, siempre y cuando la
conducta se haya desarrollado con ocasión del cumplimien-
to de objetivos establecidos normativamente en la política
económica de un país y que […] cumplan con las siguientes
114 de La cruz camargo, dionisi o. Límites al uso de la patente, desde el punto
de vista del Derecho de la Competencia, a propósito del caso Microsoft,
Con-texto, Revista de Derecho y Economía, n.º 24, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2008, p. 132. Citado por díaz vera, Lina maría. Criterios
de patentabilidad y derecho de la competencia, comparación entre legislación
estadounidense y la colombiana desde la perspectiva de la biotecnología, tesis de
grado, Universidad Externado de Colombia, abril de 2014, Colombia, p.
212.
169
condiciones: a) Que reporten beneficios significativos al
desarrollo de la producción, procesamiento, distribución
o comercialización de bienes o servicios, o fomenten el
progreso tecnológico o económico; b) Que signifiquen el
otorgamiento de condiciones preferenciales a regiones
deprimidas o actividades económicamente sensibles o, en
cualquiera de los casos, en situación de emergencia; c) Que
no conlleven a dichos agentes económicos, la posibilidad de
eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de
la producción, comercialización o distribución de los bienes
o servicios de que se trate; y d) Que sean concordantes con
el ordenamiento jurídico andino.
Aunado a lo anterior, en materia de acuerdos cuyo objeto
sea la importación de tecnología externa, la Decisión 291
de 1991 otorga a los Estados miembros la posibilidad de
prohibir la inclusión de cláusulas con las siguientes carac-
terísticas y objetivos:
a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología
o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o
la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada,
bienes de capital, productos intermedios, materias primas u
otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal
señalado por la empresa proveedora de tecnología;
b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de
tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el
derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos
que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen
y estructura de la producción;
d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;
e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial,
en favor del proveedor de la tecnología;
170
f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a trans-
ferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en
virtud del uso de dicha tecnología;
g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las
patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas
o vencidas; y
h) Otras cláusulas de efecto equivalente.
Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el
organismo nacional competente del país receptor, no se
admitirán cláusulas en las que se prohíba o limite de cualquier
manera la exportación de los productos elaborados en base a
la tecnología respectiva.
En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en
relación con el intercambio subregional o para la exportación
de productos similares a terceros países.
Sin embargo, la Resolución 000062 de 2014 que expidió la
dian en Colombia, por medio de la cual se reglamenta y se
establece la forma, contenido y términos para el registro de
los contratos de importación de tecnología ante esta entidad,
no regula qué cláusulas se deben proscribir o sancionar por
constituir un abuso de posición de dominio o una obstrucción
de la competencia. Así las cosas, para ejercer el control que
le corresponde a cláusulas de este tipo, fundamentadas en
el derecho de la competencia, se deben aplicar las decisiones
de la can comentadas previamente (291 de 1991, 486 de 2000
y 608 de 2005), las cuales –como se pudo observar a raíz de
las normas transcritas– acogieron una regulación amplia
que pareciera corresponder a un modelo de competencia
según la regla de la razón, es decir, aquella según la cual
cada caso se debe resolver según su naturaleza fáctica y
no por corresponder a una conducta tipificada de manera
específica y expresa.
171
Adicionalmente, además de las disposiciones de la De-
cisión 291, el artículo 58 de la Decisión 486 también prevé
el control de los contratos de transferencia de tecnología;
de esta manera les otorga a las autoridades nacionales la
facultad de negarse a realizar el registro de contratos de
transferencia de tecnología cuando no se ajusten al Régimen
Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre
Marcas, Patentes, Licencias y Regalías –es decir el régimen
consagrado en la Decisión 291–, o que no se ajusten a las
disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas
comerciales restrictivas de la libre competencia.
Ahora bien, sobre el particular es menester precisar que
dicha decisión de la can solo establece el control de las
cláusulas contractuales como condición para el registro de
los contratos de transferencia de tecnología que estipulen
cláusulas contrarias al derecho de la competencia o a las
prohibiciones legales; no se establece en esta normativa
cuál sería la función que habría de cumplir el derecho de
la competencia y si en una controversia contractual sería
procedente declarar el abuso de posición de dominio a la
parte que impuso las condiciones a censurar o invalidar.
De lo anterior deriva la necesidad de acudir a las reglas
generales del derecho de la competencia con el fin de dar
solución a las controversias en las cuales se advierta una
posible situación de abuso de posición de dominio.
En Colombia, la regulación de las cláusulas abusivas, así
como de las prácticas proscritas por el derecho de la compe-
tencia, se encuentran consagradas en la Ley 155 de 1959 y el
Decreto 2153 de 1992, normas en las cuales se tipificaron los
acuerdos, convenios y cláusulas que se encuentran proscritas
por generar restricciones y obstrucciones en la competen-
cia. Así, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 155, en
Colombia se prohíben los acuerdos o convenios que directa
o indirectamente tengan por objeto limitar la producción,
abastecimiento, distribución o consumo de materias primas,
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y,
172
en general, toda clase de prácticas, procedimientos o siste-
mas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener
o determinar precios inequitativos.
De la lectura de dicha disposición se deduce que es po-
sible censurar aquellas cláusulas en que, aunque no tengan
efectos anticompetitivos directos, sí sea posible identificar
una finalidad o tendencia a la obstrucción de la compe-
tencia. La ley profundiza adelante sobre la amplitud de la
regulación cuando, en el parágrafo del artículo, establece
que el gobierno podrá autorizar la celebración de acuerdos
que, no obstante limiten la libre competencia, se orienten a
“defender la estabilidad de un sector básico de la producción
de bienes o servicios de interés para la economía general”.
En ese mismo sentido, se regularon las prácticas restric-
tivas de la competencia mediante el artículo 49 del Decreto
2153 de 1992, norma según la cual se excluyen de la aplica-
ción del derecho de la competencia las siguientes conductas:
1. Las que tengan por objeto la cooperación en investigaciones
y desarrollo de nueva tecnología; 2. Los acuerdos sobre cumpli-
mientos de normas, estándares y medidas no adoptadas como
obligatorias por el organismo competente cuando no limiten
la entrada de competidores al mercado; 3. Los que se refieran
a procedimientos, métodos, sistemas y formas de utilización
de facilidades comunes.
Obsérvese que de la norma transcrita deriva que no serán
objeto de control e intervención por el derecho de la com-
petencia aquellos acuerdos de cooperación cuyo objeto
sea el desarrollo de nueva tecnología. Asimismo, la norma
establece que se permitirán los contratos que versen sobre el
cumplimiento de estándares siempre y cuando con ellos no
se limite la entrada de competidores al mercado. Sobre este
particular, resulta conveniente traer a colación la definición
de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) de los
acuerdos de estandarización:
173
El objetivo primordial de estos acuerdos es definir los requisitos
técnicos o cualitativos que deben satisfacer los productos o
procedimientos y métodos de producción actuales y futuros.
Los acuerdos de estandarización pueden abarcar distintos
ámbitos, como la estandarización de diferentes calidades o
tamaños de un producto determinado o las especificaciones
técnicas en mercados en los que resulta esencial la compatibi-
lidad y la interoperabilidad con otros productos o sistemas115.
Así, como se verá adelante, cada vez son más frecuentes en el
plano internacional los acuerdos de estandarización a partir
de los cuales las empresas líderes de sectores tecnológicos
determinados se asocian de manera colaborativa para esta-
blecer cuáles son los estándares o características comunes
de las tecnologías de ese mercado en cuestión. Con ello se
pretende generar consorcios o acuerdos de colaboración
entre las empresas titulares de tecnologías que cumplen con
dichos estándares, las cuales se complementan y son esen-
ciales entre sí, tanto para su desarrollo como para su mejora
y adaptación a nuevos productos. Aunque se profundiza
sobre ello adelante, cabe resaltar que es posible que dichos
acuerdos tengan objeciones desde el derecho de la compe-
tencia, puesto que uno de sus efectos puede ser obstruir la
competencia e impedir así que otros actores del mercado
accedan a tecnologías necesarias para competir o producir
en un determinado sector. No obstante, en Colombia, si se
aplica el artículo 49 del Decreto 2153, dichos acuerdos de
estandarización no serían objeto de control por el derecho
de la competencia, salvo que con ellos se limitara la entrada
de competidores al mercado.
115 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 4851 de 2013, p. 17.
Tomado de Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación
horizontal, numeral 257.
174
Del análisis de las normas del derecho de la competencia
en Colombia es posible deducir que el sistema que se acoge a
escala nacional es similar al de la regla de la razón de Estados
Unidos, regla según la cual el juez está abocado a un aná-
lisis de cada caso. En el ordenamiento jurídico colombiano
no es posible encontrar una lista taxativa y cerrada de las
conductas anticompetitivas. Ahora bien, la doctrina debate
sobre la viabilidad de este sistema en Colombia; el principal
argumento a su favor es el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009,
según el cual, entre los propósitos que debe cumplir la Su-
perintendencia de Industria y Comercio en sus decisiones,
se encuentran los siguientes: “la libre participación de las
empresas en el mercado; el bienestar de los consumidores
y la eficiencia económica”. De ahí que autores como Felipe
Serrano Pinilla concluyan que “si una conducta no afecta
estos bienes jurídicos, sino que promueve el bienestar de
los consumidores y la eficiencia económica, o simplemente
es neutral, mal haría la Autoridad de Competencia en re-
primir lo que es benéfico para el mercado. Hacerlo iría en
contra de la razón de ser del régimen de competencia y de
su teleología”116.
La anterior justificación de la regla de la razón en Co-
lombia se complementa con la interpretación literal de las
normas que regulan la materia, las cuales, además de ser
amplias e indeterminadas en cuanto a las conductas que
prohíben, contemplan exclusiones del sistema cuando las
conductas o acuerdos puedan tener un efecto positivo en
el mercado y en los consumidores.
Lo cierto es que, tal como lo sostiene el autor en mención,
la sic acoge la regla de la razón en varios de sus pronun-
ciamientos y, ante esta situación, parece insuficiente “para
116 serrano PiniLLa, FeLiPe. ¿Es viable la aplicación de la regla de la razón en el
régimen de competencia colombiano?, en emiLio josé arcHiLa, ¿Regla per se
y Regla de la razón? Interpretación de las normas de competencia, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2018, p. 83.
175
criticar esta posición el hecho de que el Código Civil exige
una interpretación literal de la ley, y que la jurisdicción
contenciosa ha fallado casos (con distintos hechos) en los
que ha interpretado la forma en que se deben aplicar los
De manera congruente con la regla de la razón, el orde-
namiento proscribe las conductas abusivas, no solo por sus
efectos restrictivos, sino también por su objeto o finalidad;
de ahí que sea posible sancionar aquellos acuerdos que,
aunque no se hubieren ejecutado o cuyos efectos no han sido
demostrados, sí estipulan objetivos orientados a restringir
la entrada al mercado de nuevos competidores, o incluso
a impedir la producción y comercialización de productos
competidores.
También se excluyen del derecho de la competencia
los acuerdos orientados a regular las formas, métodos y
sistemas de utilización de las facilidades comunes, es decir
aquellos bienes y servicios sobre los cuales no recae derecho
de propiedad alguno. Este concepto difiere del de facilidad
esencial por cuanto en esta última sí recaen derechos de
exclusiva118. La sic determinó que se trata de una facilidad
esencial “cuando es objetivamente necesaria o indispensable
para competir en el mercado relevante. En este sentido, la
facilidad será esencial cuando, sin el acceso a la misma, los
competidores estarían sujetos a una grave, permanente e
irremediable ventaja competitiva”119.
De esta forma, los acuerdos que versen sobre facilidades
comunes se encuentran por fuera del ámbito de control del
derecho de la competencia; no pasa igual con aquellos que
regulan aspectos relativos a facilidades esenciales. Sobre
este punto es importante resaltar que la normativa en nin-
117 Ibidem.
118 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 23890 de 2011, pp.
66 y 67.
119 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 56488 de 2013, p. 39.
176
gún momento excluye de control la negativa a facilitar o
a licenciar los bienes y servicios comprendidos en ambos
conceptos, razón por la cual dicha conducta sí podría estar
sujeta a control por parte del derecho de la competencia.
Así las cosas, es necesario indagar sobre la aplicación que
tiene la doctrina de las facilidades esenciales –sobre la cual
se realizó un estudio en el ámbito europeo– en Colombia.
Al respecto, es necesario indicar que la sic ha aplicado esta
doctrina para resolver conflictos sobre infraestructura, ex-
plotación de puertos y acceso a estudios o documentación
necesaria para la estrategia de mercadeo y comercialización
de empresas de un mismo sector120. Asimismo, la Superin-
tendencia sostiene que, aun en un caso en el cual exista un
derecho de propiedad intelectual sobre una determinada
facilidad, ello no supone que la negativa a acceder a ella
constituya una conducta anticompetitiva. En efecto, se
puede aludir a la Resolución 23890 de 2011. En esta, pese a
que se considera que los estudios Ibope –objeto de la con-
troversia– no cuentan con derechos de autor, los acuerdos
que se orientaban a impedir el acceso de competidores a
los mismos generaban obstrucciones a la competencia que
era necesario controlar:
[…] el análisis a realizar no se aparta del que se haría en relación
con el ejercicio de derechos de propiedad físicos en donde la
exclusión al acceso puede o no afectar la libre competencia. Si
una patente otorga una posición de dominio en el mercado,
seguramente un abuso de la misma deberá [ser] sancionado
por las autoridades de competencia. […] En consecuencia, es
viable sostener que los derechos de exclusión derivados de la
propiedad intelectual restringen el acceso a terceros a ejercer
determinadas conductas económicas respecto de las ventajas
ofrecidas por dichos bienes, pero también, que los mismos no
tienen por finalidad la restricción de mercados.
120 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 23890 de 2011.
177
Ahora, lo cierto es que la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio sostiene que un derecho de propiedad
intelectual cumple con las características de una facilidad
esencial. En efecto, la Superintendencia de Industria y
Comercio consideró lo siguiente mediante la Resolución
56488 de 2013:
Una facilidad solamente será́ esencial cuando no es razonable
para el competidor duplicarla en un futuro cercano. Las razones
por las que una facilidad puede no ser razonablemente dupli-
cada son de variada índole. Por ejemplo, pueden ser razones
de tipo legal (e. g. se requiere de licencias o de un contrato de
concesión o existe una patente sobre la facilidad en cuestión) o
económico (e. g. un nuevo puerto requiere de economías de
escala y elevados costos hundidos)121.
Así, la negativa a acceder a una facilidad esencial se puede
considerar anticompetitiva si cumple con las características
señaladas en las normas estudiadas así como en el Decreto
2153 de 1992. La negativa a licenciar una facilidad esencial
podría ser anticompetitiva cuando con ella se tenga el
propósito o el efecto de “Impedir o dificultar el acceso o
permanencia de competidores actuales o potenciales en el
mercado” (literal d, artículo 7 de la Decisión 608 de 2005), o
cuando se constituya en “la negativa injustificada a satisfacer
demandas de compra o adquisición […]” (literal e, artículo
8 de la Decisión 608 de 2005).
Además, en el artículo 47 de este decreto se califican
como restrictivos de la competencia los siguientes acuerdos:
1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación
directa o indirecta de precios.
121 Cursiva fuera del texto original.
178
2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar
condiciones de venta o comercialización discriminatoria para
con terceros.
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repar-
tición de mercados entre productores o entre distribuidores.
4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación
de cuotas de producción o de suministro.
5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asigna-
ción, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de
insumos productivos.
6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación
a los desarrollos técnicos.
7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar
el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones
adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del
negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.
8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de
producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción.
9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o
concursos o los que tengan como efecto la distribución de ad-
judicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación
de términos de las propuestas.
10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir
a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comer-
cialización.
Sobre esta disposición es menester señalar que, aunque
no especifica su aplicación a acuerdos cuyo objeto sean
derechos de propiedad intelectual, también es aplicable a
tales acuerdos. Ahora, la negativa a licenciar una facilidad
179
esencial podría encontrarse cubierta por el artículo 48 del
Decreto 2153 puesto que, de conformidad con esta dispo-
sición, resultan contrarios al derecho de la competencia los
siguientes actos:
1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el es-
tatuto de protección al consumidor.
2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios
de sus productos o servicios o para que desista de su intención
de rebajar los precios.
3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o dis-
criminar en contra de la misma cuando ello pueda entenderse
como una retaliación a su política de precios.
Así, impedir el acceso a una determinada patente o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual podría constituir
un acto restrictivo de la competencia cuando se cumplan
las condiciones y características indicadas en las normas
mencionadas.
Sobre la aplicación de la doctrina de facilidades esenciales,
la sic indica que no se pueden emplear como argumentos
la libertad contractual ni la autonomía de la voluntad para
justificar la conducta de un competidor que pretenda res-
tringir u obstruir el acceso a los mercados. Así también,
exigir que se licencie o se permita el acceso a facilidades
esenciales se debe fundamentar en propósitos equilibrados,
según la situación en concreto. Al respecto, la sic sostiene
lo siguiente:
Por lo anterior, la doctrina de facilidades esenciales no aplica
a aquellos casos donde el acceso a una facilidad simpl[e]
mente otorga una ventaja sustancial en el mercado relevante,
pero no es esencial. No es función de esta Superintendencia
asegurar condiciones equivalentes de competencia para todas
las compañías y, por el contrario, tal actitud podría desincen-
180
tivar la innovación e inversión por parte de competidores en
el mercado122.
Así las cosas, a la hora de calificar una conducta como
contraria al derecho de la competencia, será fundamental
encaminar las decisiones al equilibrio de derechos, por
cuanto asumir posiciones radicales también podría cercenar
intereses legítimos y de ahí la importancia de calificar como
facilidad esencial solo aquellas tecnologías sin las cuales
se hace imposible para un competidor entrar al mercado
relevante.
Adicional a las normas mencionadas, en Colombia el
control de conductas contractuales abusivas se realiza me-
diante la aplicación del principio de buena fe y abuso del
derecho. En concreto y de conformidad con lo que sostiene
el profesor Ernesto Rengifo García, el control se ejerce por
medio de las siguientes reglas:
“a) los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas,
y las condiciones que tengan por conveniente, siempre que no
sean contrarios ni al orden público ni a las buenas costumbres;
b) la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes: ‘son nulas las
obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que
consista en la mera voluntad de la persona que se obliga’ (art.
1535); c) “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanen precisamente de la naturaleza
de la obligación, o que por ley pertenecen a ella” (art. 1603);
[…] d) Las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deu-
dor, ‘pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas
o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se
interpretarán en contra de ella, siempre que la ambigüedad
122 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 00056488 de 2013,
hoja n.º 40.
181
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse
por ella’ (artículo 1624)”.
Así las cosas, según el ordenamiento jurídico colombiano,
la regla general que rige la contratación privada es la auto-
nomía de voluntad de las partes; estas podrán pactar lo que
tengan a bien, siempre y cuando sus pactos no contradigan
o violen el principio de buena fe, las buenas costumbres y
el orden público. Ahora bien, pese al pacta sunt servanda –
principio según el cual el contrato es ley para las partes por
cuanto así lo acordaron de conformidad con la autonomía
que la ley les confiere–, las cláusulas o pactos no pueden
quedar al arbitrio de una de las partes y, en todo caso, las
cláusulas ambiguas se interpretan en contra de la parte que
las ha estipulado, siempre que dicha ambigüedad se hubiere
originado por la falta de claridad exigible a dicha parte.
Además de las reglas anteriores y en virtud del principio
del abuso del derecho, es posible realizar un control de las
cláusulas contractuales que resulten abusivas por parte del
titular de patentes. Así, desde 1994 la Corte Suprema de
Justicia aplica el principio del abuso del derecho no solo a la
responsabilidad extracontractual, sino que también traslada
sus efectos a la contractual. Dicha transición implicó que
la Corte reconociera en sus pronunciamientos que, pese a
la autonomía de la voluntad de las partes y la obligatorie-
dad de sus acuerdos, es posible que los damnificados del
abuso del derecho contractual soliciten la indemnización
correspondiente. El derecho de solicitar tal indemnización
surge cuando, en virtud de cláusulas abusivas, se agravian
intereses legítimos no amparados por una prerrogativa
específica. Al respecto, conviene transcribir la expresión
literal de las consideraciones realizadas por la Corte:
[…] tratándose de la autonomía privada de la voluntad privada
y el conjunto de facultades con que en virtud de ella cuentan
las personas, facultades que se condensan en la de celebrar
182
determinado negocio jurídico o dejar de hacerlo, en la de elegir
con quien realizarlo y en la de estipular las cláusulas llamadas
a regular la relación así creada, pueden darse conductas abu-
sivas que en cuanto ocasionen agravio a intereses legítimos
no amparados por una prerrogativa especifica distinta, dan
lugar a que el damnificado, aun encontrándose vinculado por
el negocio y por la fuerza precisamente de las consecuencias
que para él acarrea la eficacia que de este último es propia,
puede exigir la correspondiente indemnización123.
La Corte Suprema de Justicia sostuvo en sus pronuncia-
mientos que el abuso del derecho que surge a raíz de un
contrato ocurre cuando la posición de dominio contractual
es de tal talante que deriva en un desequilibrio contractual,
lo cual también genera una situación contraria a la buena
fe. En efecto, señala lo siguiente:
[…] la Sala ya ha puesto de presente, con innegable soporte en
las normas constitucionales reseñadas y al mismo tiempo en
el artículo 830 del Código de Comercio, que en la formación
de un contrato y, específicamente, en la determinación de “las
cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden
darse conductas abusivas”, ejemplo prototípico de las cuales
“lo suministra el ejercicio del llamado ‘poder de negociación’ por
parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho en una
posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios,
no solamente ha señalado desde un principio las condiciones en que
se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución
o cumplimiento de este último le compete el control de dichas
condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto claro
de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que
rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta
123 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil. Sentencia
de 19 de octubre de 1994. M. P. Esteban Jaramillo Schloss, expediente 3972.
183
siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del
equilibrio económico de la contratación124.
De manera congruente, la doctrina ha definido las cláusulas
abusivas como “aquellas estipulaciones reprobadas por el
ordenamiento, en virtud del abuso de la posición dominante,
cuando es empleado con exceso o anormalidad el poder de
negociación para introducir en el contrato estipulaciones
que generan un desequilibrio económico injusto y carente
de razonabilidad”125.
Cabe resaltar que, aunque las normas, reglas y princi-
pios mencionados son aplicables en casos en los cuales las
conductas abusivas o contrarias a la competencia han sido
ejecutadas por titulares de derechos de propiedad intelec-
tual, en la Comunidad Andina de Naciones y en Colombia
la jurisprudencia sobre la interrelación entre el derecho de la
competencia y la propiedad intelectual no ha sido prolífera.
No obstante, la posición debe ser clara: las cortes deben
ser cuidadosas en el momento de delimitar la extensión
de derechos de propiedad intelectual cuando se trate de
un monopolio legal de explotación que, si se extiende de
manera injustificada, podría obstruir la competencia. Así
lo expresó la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en la
Sentencia del 19 de diciembre de 2005, M. P. Pedro Octavio
Munar Cadena, exp. 4018. De este pronunciamiento se ex-
trae el siguiente fragmento que resulta fundamental para
124 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del 2 de febrero de 2001,
expediente 5670, M. P. Carlos Ignacio Jaramillo (ccxxxi, p. 746).
125 suescún roa, FeLiPe. Control judicial de las cláusulas abusivas en Colombia:
una nueva causal de nulidad, Revista de Derecho Privado, Universidad de los
Andes, Facultad de Derecho, septiembre de 2009, p. 5; citado por aragón
sandovaL, joHanna miLena. Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas
abusivas en el contrato de transferencia de tecnología, Universidad Nacional de
Colombia, 2014, tesis de maestría presentada como requisito parcial para
optar al título de Magíster en Derecho, Profundización Derecho Privado
Económico; director: Óscar Lizarazo. Disponible en
unal.edu.co/41950/1/6701445.2014.pdf>
184
la interrelación entre el derecho de la competencia y el de
la propiedad intelectual:
[...] cuando no existen, o han expirado, derechos de exclusi-
vidad derivados de la propiedad industrial –y esta premisa
es particularmente trascendente–, no es posible prohibir, me-
ramente por ser tal, la imitación de una prestación mercantil,
habida cuenta que, de un lado, se tornaría inútil la regulación
relativa a la concesión de los derechos de exclusividad, que
suele ser de carácter temporal y restrictiva en la materia, para
dar cabida, por vía de una supuesta prohibición derivada
de los supuestos mandatos de competencia desleal, a una
protección superlativa y perpetua, con la concerniente for-
mación de monopolios no solo no amparados por la ley, sino,
en principio, repudiados por ella, amén que se vulneraría la
reglamentación de los derechos de exclusividad inherentes a
la propiedad industrial en la medida en que por la senda de
una hipotética proscripción de la competencia desleal se podría
obtener la protección de creaciones que son dominio público
por carecer de los requisitos exigidos por esa normatividad
(v. gr., los relativos a la novedad de la creación o a la actividad
inventiva del autor, etc.), sin olvidar que se pondría en entre-
dicho la seguridad jurídica, toda vez que los competidores no
sabrían a qu[é] atenerse pues la regla en el punto es que una
creación puede ser libremente imitada a menos que goce de
un derecho de exclusividad.
Conforme lo anterior y en aplicación del artículo 14 de la Ley
256 de 1996, se permite la imitación de prestaciones mercan-
tiles, siempre y cuando no exista un derecho de propiedad
intelectual sobre las mismas. En consecuencia, en el campo
jurisprudencial, la barrera entre el derecho de la competen-
cia y la propiedad intelectual se encuentra rigurosamente
delimitada; así las cosas, no es posible conceder derecho
de exclusiva por medio de las decisiones judiciales y como
consecuencia, si no existe tal derecho de exclusiva, no se
puede restringir la imitación. Lo anterior aplica tanto para
el ámbito de signos distintivos como para el de las nuevas
185
creaciones o patentes, por lo cual resulta importante reiterar
el principio según el cual las ideas no son susceptibles de
protección jurídica por la propiedad intelectual.
Por otro lado, se hace referencia directa al caso Kaletra126,
que se desarrolla en el capítulo de las flexibilidades de la
presente publicación, para abordar la fijación de precios
excesivos en productos patentados. En el caso Kaletra, el
Tribunal Superior de Bogotá concluyó que no se trataba de
una conducta abusiva que requiriera la concesión de una
licencia obligatoria, puesto que se deben regular y fijar los
precios de los medicamentos mediante reglamentos expe-
didos por el Ministerio de Salud. Por ello, a juicio de dicha
instancia judicial, la fijación de precios excesivos constituye
una conducta violatoria de dichos reglamentos, mas no una
conducta que se deba reprimir por medio del derecho de
la competencia. Al respecto, queda el interrogante sobre
las situaciones en las cuales se debe considerar abusiva la
fijación de un precio excesivo.
En conclusión, existe ambigüedad sobre la aplicación
del derecho de la competencia a conductas de los titulares
de derechos de patente en Colombia. Esto, debido a que la
jurisprudencia colombiana sobre derecho de la competen-
cia se ha concentrado en el análisis de situaciones ajenas a
las patentes, y en la práctica comercial nacional los actores
del comercio prefieren invocar causales de invalidez de
la patente y dejan de lado la opción de alegar conductas
abusivas o anticompetitivas.
En ese orden de ideas, la insuficiente experiencia co-
lombiana en la aplicación de las normas de derecho de
la competencia a los titulares de derechos de propiedad
intelectual obliga a un estudio juicioso de las experiencias
del derecho comparado analizadas con anterioridad, así
126 Sentencia 27 septiembre 2012, exp. 2009-00269-00. Tribunal Contencioso de
Cundinamarca.
186
como de las herramientas jurídicas desarrolladas mediante
decisiones dadas en otras áreas diferentes a la propiedad
intelectual. Lo cierto es que las decisiones que se adopten
en materia de derecho de la competencia siempre deben
tener en cuenta que el derecho de la competencia no solo
consiste en una herramienta en beneficio del mercado, sino
que también sirve para la protección del consumidor y para
“resolver situaciones de desigual negociación”127.
4.9 caso gLivec en india: una exPeriencia reLevante soBre
eL Patentamiento estratégico
El caso Glivec (Novartis vs. India), resuelto en el 2013 por
la Corte Suprema de Justicia de la India, constituye uno de
los principales antecedentes de la historia sobre el control
del patentamiento estratégico (evergreening), una conducta
que, aun cuando no se relaciona de manera directa con la
negativa a licenciar, sí es uno de los mecanismos utilizados
para obstruir la competencia e impedir que invenciones
similares, sustitutas o dependientes ingresen al mercado,
puesto que se puede aducir infracción de patentes en di-
chas circunstancias128. La profesora Lina María Díaz define
el evergreening como aquella “conducta que consiste en
proteger productos cuya patente está pronta a expirar con
otras patentes, de forma que sea posible seguir obteniendo
regalías por su licenciamiento, además de extender el mo-
nopolio sobre el producto”129.
127 PeLLisé caPeLL jaume. La “explotación abusiva de una posición dominante
(arts. 82 tce y 6 Ledc)”, en Estudios de Derecho Mercantil, Madrid, Civitas,
2002, p. 62.
128 PitruzzeLLa, giovanni y muscoLo, gaBrieLLa. Competition and Patent Law in the
Pharmaceutical Sector. An International Perspective, International Competition
Law Series, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2016.
129 díaz vera, Lina maría. Criterios de patentabilidad y derecho de la competencia,
comparación entre la legislación estadounidense y la colombiana desde la perspectiva
187
En 2003, Novartis obtuvo los derechos exclusivos de
comercialización de la versión Cristalina Beta del Imatinib,
con la cual se tratan los síntomas de la leucemia mieloide
crónica (Lmc), un tipo de cáncer que afecta a pacientes adul-
tos y pediátricos. Una vez obtuvo los derechos exclusivos,
y aunque estos no fueran per se una patente, los demás fa-
bricantes locales de medicamentos tuvieron que suspender
las ventas de dicho medicamento, el cual se comercializaba
bajo el nombre Glivec.
Ahora bien, el artículo 92 A de la Ley de Patentes de la
India establecía que, en caso de que no se hubiera otorgado
la patente, se revocarían los derechos de comercialización.
Así, en septiembre del 2005, Natco Pharmaceuticals, Al-
ternative Law Forum and Lawyers Collective formularon
su oposición a la patente; en representación y beneficio de
Cancer Patients Aid Association, alegaron que en virtud de
la sección 3, cláusula d, del Acto de Patentes de la India, el
mero descubrimiento de una nueva forma de una sustancia
ya conocida, y que no resulte en un mejoramiento de los
efectos de la misma, no es patentable.
En efecto, el tenor literal de dicha norma consagra:
[…] el mero descubrimiento de una nueva forma de una
sustancia conocida que no da como resultado la mejora de la
eficacia conocida de esa sustancia o el mero descubrimiento
de una nueva propiedad o nueva revelación de una sustancia
conocida o del mero uso de un proceso conocido, máquina o
aparato a menos que dicho proceso conocido dé como resulta-
do un nuevo producto o emplee al menos un nuevo reactivo.
Explicación. A los efectos de esta cláusula, las sales, ésteres,
complejos, combinaciones y otros derivados de sustancias
conocidas se considerarán como la misma sustancia, a menos
de la biotecnología, tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, abril
de 2014, p. 30, pie de página n.º 27.
188
que difieran significativamente en propiedades con respecto
a la eficacia.
Ante este escenario, la Corte Suprema de la India se enfrentó
a un delicado caso que requería optar por un balance entre la
innovación y el acceso a medicamentos, así como controlar
las conductas anticompetitivas que la pretendida patente
pudiere generar en el mercado. En efecto, la Corte debía
analizar si se trataba de un caso de patentamiento estraté-
gico (evergreening) mediante el cual los titulares buscaban
retrasar la entrada de los genéricos al mercado al cubrir,
mediante el manto de la patente, diversas características y
usos asociados a un mismo producto farmacéutico130.
Al respecto, la Corte consideró que, aunque sea posible
interpretar el producto como una mejora en términos de
capacidad de procesamiento, la mejora en la eficacia te-
rapéutica no fue demostrada; en efecto, el medicamento
continuaba siendo efectivo únicamente para el tratamiento
de los síntomas, y no para la supresión del tumor o los
generadores de la enfermedad.
Con ello, la Corte introdujo en la India criterios más
rigurosos de la patente que permiten asegurar mayor com-
petencia en el mercado, así como la entrada de genéricos de
manera que los consumidores se puedan ver beneficiados.
Sin embargo, dicha decisión también fue objeto de críticas
por parte de las empresas farmacéuticas, las cuales alega-
ron que decisiones como estas generaban un ambiente de
inseguridad comercial y jurídica que no resultaba propicio
para la innovación.
130 conde, carLos y consuegra, saray. Un problema de acceso a medicamen-
tos: el caso Imatinib (Glivec) en Colombia, blog del Departamento de la
Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia.
propintel.uexternado.edu.co/un-problema-de-acceso-a-medicamentos-el-
caso-imatinib-glivec-en-colombia>
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