Las marcas no tradicionales. Inconvenientes prácticos y aceptación en el derecho comparado
| Autor | Manuel Guerrero Gaitán |
| Páginas | 99-178 |
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I. situacin actual
Los desarrollos sociales están y deben estar un paso delante de la ciencia
jurídica. Es así que con posterioridad al surgimiento de fenómenos sociales
el derecho entra a regularlos, enfrentándose en muchas ocasiones a nume-
rosos obstáculos que no siempre se superan con facilidad.
En el derecho de marcas tal situación se hace evidente al referirse a los
nuevos desarrollos de la creatividad humana unida a los modernos medios que
proporcionan los avances de la tecnología, que han hecho posible que cada
vez más nuevas formas de comunicación o presentación puedan asociarse a
productos o servicios y a sus características. Esta capacidad distintiva es el
fundamento del derecho de marcas y, por tanto, es esta disciplina la llama-
da a dar respuestas para los nuevos retos determinados por las situaciones
mencionadas.
Si se tiene en cuenta la dinámica de una economía globalizada, las di-
ferentes maneras en que la legislación de los países regula los signos no
tradicionales pueden tener serias implicaciones en los modelos de negocios
de empresas y su explotación según cambien las reglas de juego de una
jurisdicción a otra. Si a esta situación se suma la importancia que el Siste-
ma Internacional de Madrid ha cobrado en los últimos años en el derecho
de marcas, el estudio de los signos no tradicionales es vital para tomar las
decisiones estratégicas adecuadas en cuanto a protección y explotación de
intangibles en el ámbito internacional.
Con el fin de establecer con claridad lo que puede considerarse apto para
distinguir, y por ende, susceptible de elegirse como una marca de productos
o servicios, es necesario remitirse a la definición de marca aportada por el
Acuerdo adpic en el artículo 1, apartado 1:
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combi-
nación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas
de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de
persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones
de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no
sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los
Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter
Las marcas no tradicionales. Inconvenientes prácticos y aceptación en el derecho comparado
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distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir
como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.
En la definición que contiene la norma transcrita se incorpora el elemento
central del derecho de marcas, consistente en la capacidad distintiva del
signo, al decir “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces
de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empre-
sas”. Paso seguido, se establece una lista no taxativa de signos que pueden
constituir una marca y se finaliza con la posibilidad que se les otorga a los
países miembro para exigir la perceptibilidad visual, posibilidad que, tal
como se estudiará luego, constituye uno de los obstáculos principales para
aceptar nuevos signos como elegibles para acceder a un derecho de marca.
En el ámbito de la Comunidad Andina, la Decisión 486 de 2, en el
artículo 134, establece la definición de marca:
A efectos de este régimen[,] constituirá marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como
marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obs-
táculo para su registro.
Como se puede observar, la Decisión Andina recoge los elementos establecidos
en el artículo 1 de adpic; sin embargo, introduce una lista no taxativa de
signos que pueden considerarse marca, mucho más amplia que la de adpic:
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.
Manuel Guerrero Gaitán 11
Nótese que en el literal c) de la norma se establecen por expreso dos
tipos de marcas que han sido objeto de discusión en diferentes oficinas en
el mundo: las sonoras y olfativas. Esta situación lleva a preguntarse acerca
de la posibilidad de lograr un registro exitoso de un signo, no solo sonoro y
olfativo, sino de todos los que no son los que típicamente han dominado el
registro, tales como signos denominativos y figurativos. En consecuencia, a
continuación se expondrán los tipos de marca que a nuestro juicio representan
un mayor desafío, no solo para las oficinas de marcas, sino para su explota-
ción económica en el mercado, dado su actual uso y potencial importancia.
Tal como ya se mencionó, en los registros de las oficinas de propiedad
intelectual de todo el mundo los signos predominantes son los constituidos
por palabras, letras, números y por la combinación de estos, o por figuras
bidimensionales; no obstante, la evolución de las formas de presentar in-
formaciones, productos y en general de la comunicación de los empresarios
con el público ha permitido que surjan nuevos signos que pueden cumplir
de manera cabal con los propósitos fundamentales del derecho de marcas,
es decir, diferenciar productos o servicios análogos e identificar el origen
empresarial.
La mencionada evolución es causa de que el derecho de marcas esté en
constante movimiento, pero a la vez genera enormes desafíos que deben ser
objeto de respuesta de las oficinas estatales encargadas de conceder estos
derechos exclusivos. Con esto en mente, y teniendo en cuenta la importan-
cia creciente de los nuevos tipos de marcas que empezaban a aparecer en
el mercado, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños
Industriales e Indicaciones Geográficas de la ompi le solicitó a la oficina in-
ternacional que redactara un informe sobre la nueva tipología marcaria (en
adelante, el informe de la sct). Dicho informe tuvo como insumo la infor-
mación proporcionada en las respuestas al cuestionario de la ompi sobre la
legislación y la práctica en materia de marcas1 y en aportaciones específicas
de determinados miembros del Comité. Este trabajo, realizado en 26,
mostraba un amplio panorama de diferentes países miembro y sirvió como
punto de partida para llevar a cabo diferentes informes y estudios posteriores
1 El texto del cuestionario se recoge en el documento de la ompi wipo/strad/inf1. Dis-
ponible en http://www.wipo.int/sct/es/wipo-strad/
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