El uso como elemento dinamizador de los sistemas de protección marcaria
| Autor | Pablo Velasco Ordóñez |
| Páginas | 29-96 |
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I. situacin actual. los diferentes sistemas
de proteccin marcaria
Dentro de los diferentes sistemas de protección marcaria existentes a nivel
mundial es preciso distinguir dos grandes tipos o clases de sistema de reco-
nocimiento de derechos o titularidad respecto de un signo distintivo: 1) el
sistema declarativo de derechos; y 2) el sistema atributivo de derechos. Al
margen se encuentran los sistemas mixtos; tales sistemas, como puede in-
ferirse, combinan elementos de uno y otro sistema, atributivo y declarativo.
Ahora bien, en la práctica actualmente ningún sistema es puramente
registral o declarativo, pues todos combinan en mayor o menor proporción
elementos de uno u otro sistema. De tal manera, podría decirse que la mayor
parte de los sistemas de reconocimiento de derechos de propiedad indus-
trial sobre signos distintivos actualmente vigentes en el mundo, son mixtos.
Ciertamente, sobre el respecto conviene resaltar que la diferencia entre uno
y otro sistema radica principalmente en la manera en que se atribuye o re-
conoce el derecho a un titular específico.
En efecto, en tratándose de sistemas atributivos, como su nombre lo
indica, el derecho a usar en forma exclusiva un signo distintivo y a prohibir
su uso a terceros es propiamente atribuido por el Estado a un solicitante que
cumple ciertos requisitos y condiciones formales y sustanciales para acceder
a ese derecho. Por su parte, en tratándose de sistemas declarativos, el mis-
mo derecho ya no es atribuido sino reconocido a un solicitante que acredita
ya contar con la titularidad sobre ese derecho por razón de haberlo usado
en el mercado, esto es, haberlo explotado de manera exclusiva y excluyente en
el mercado, de cara al público consumidor, con fines de identificación de
productos, servicios, establecimientos o empresarios o, en su caso, todos
ellos al mismo tiempo.
Claro está, antes de continuar, parece prudente destacar que la función
principal de un signo distintivo es, sin más, la de distinguir. Aquello que sea
lo que identifique será lo que determine su naturaleza como signo distintivo,
esto es, por ejemplo, determinará si se trata de un nombre comercial o de
una marca de productos o servicios1. De tal función principal se despren-
1 En el marco de los signos distintivos, existen diferentes tipos de signos. Su clasificación
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derá entonces la necesidad de cuantificar cuánta capacidad de distinguir un
bien, un servicio, un establecimiento, etc., tiene dicho signo o, lo que es lo
mismo, la necesidad de evaluar su distintividad o capacidad distintiva, pues
en tanto más distintivo, más apto para identificar, abstraer y diferenciar será
dicho signo.
En cuanto a la capacidad distintiva de un signo, es pertinente señalar
también que dicha capacidad es la que intrínsecamente apareja otra capa-
cidad de ese mismo signo: la de condensar reputación, servir de indicador
de un origen empresarial específico, de comunicador de un nivel deter-
minado de calidad y de servir principalmente como medio de publicidad
para el empresario, sus actividades o sus productos y servicios. He ahí por
qué resulta tan importante un signo distintivo para su titular, pues termina
por ser el activo que le representa en el mercado, lo promociona frente a
sus consumidores, lo diferencia de sus competidores y también posiciona sus
productos y servicios.
Visto lo anterior, entonces resulta necesario determinar el cómo puede
obtenerse ese derecho. Justamente, si un signo distintivo conferirá a un em-
presario la capacidad de usarlo exclusiva y excluyentemente en el mercado,
es decir, esperando que nadie más lo use y que nadie más pueda usarlo, con
lo cual deviene sumamente importante poder lograr obtener ese derecho y,
por tanto, protegerlo adecuadamente. De tal suerte, las siguientes páginas
intentarán responder las siguientes preguntas: ¿cómo obtener ese derecho?;
¿cuándo se obtiene ese derecho?; ¿quién puede obtener ese derecho? y; ¿cómo
puede mantenerse ese derecho?
puede variar en función de distintos elementos, como por ejemplo: a) por el objeto dis-
tinguido (establecimiento, empresario, producto o servicio), en cuyo caso el signo podría
ser una marca, una enseña comercial o un nombre comercial, según corresponda; b) por
la naturaleza del signo (denominativo, figurativo, olfativo, tridimensional, auditivo, mixto,
etc.); c) por su nivel de conocimiento (ordinarios, notoriamente conocidos, renombrados);
d) por su función (colectivos, de garantía). Huelga resaltar que estas clasificaciones no son,
en manera alguna, unívocas, exhaustivas o universalmente aceptadas, pues son de origen
doctrinal y académico. Como consecuencia, las diferentes clasificaciones y tipologías de
los signos distintivos pueden variar en función de la regulación, el autor y la jurisdicción
aplicable (nacional, regional, internacional, etc.). En todo caso, sugerimos consultar En-
riquE garcía-cHamón cErvEra et al., Tratado práctico de propiedad industrial, Madrid,
El Derecho Editores, 21, pp. 71-7.
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Pues bien, retomando lo dicho inicialmente, el derecho de exclusiva so-
bre un signo distintivo puede ser atribuido por el Estado o, bien, puede ser
obtenido por el titular y luego reconocido por el Estado. En ambos casos, se
derivan requisitos, tiempos y mecanismos de protección, aunque en uno y
otro caso, dadas las circunstancias que rodean el nacimiento del derecho,
tales condiciones o contextos pueden variar sustancialmente.
A. sistemas de mero uso y registrales de tipo
declarativo de derechos
Como su nombre lo indica, en esencia los sistemas declarativos de derechos
intentan reconocer la existencia de un derecho en cabeza de aquel que ha cum-
plido ciertas exigencias que normalmente versan en torno al uso efectivo de
un signo distintivo en el mercado. Tal es el caso de los sistemas de protección
y reconocimiento de exclusividad en torno a los nombres comerciales2 y de
los sistemas que reconocen un derecho de exclusiva sobre aquellas marcas
que han sido usadas por un titular en específico.
En efecto, en los sistemas declarativos habitualmente se establecen una
serie de condiciones jurídicas cuya ocurrencia incumbe al interesado y que,
posteriormente, deben ser verificadas y reconocidas por el Estado, ya sea en
forma explícita o implícita, esto es, mediante el otorgamiento de un título o
certificado o, bien, sin él. En el primero de los casos, puede establecerse la
necesidad de contar con un depósito3 o registro4, mediante el que la autoridad
2 El Convenio de París establece para sus miembros la obligación de proteger el nombre
comercial en su artículo 8.º, sin obligación de depósito o registro.
3 En esencia se le llama “depósito” a toda inscripción que no confiere derechos y que solo
persigue un fin eminentemente declarativo en cuanto a la fecha de realización de dicha
inscripción. Justamente y de acuerdo con el Concepto 6273 de 3 de octubre de 2,
de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, “El depósito de un nom-
bre comercial o de una enseña comercial no otorga ningún derecho, puesto que como se
estableció anteriormente el derecho sobre un nombre o una enseña comercial se adquiere
mediante el uso”. En consecuencia, esa misma Superintendencia ha entendido que “si
bien con el depósito puede presumirse la fecha del primer uso, ello no quiere decir que se
entienda que el depósito sea plena prueba del uso de un nombre comercial, por lo tanto si
una persona desea oponerse al registro de una marca con un nombre o una enseña comercial
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