Los signos notoriamente conocidos. Régimen de oponibilidad y tratamiento en el derecho comparado
| Autor | Manuel Guerrero Gaitán |
| Páginas | 181-249 |
181
I. situacin actual
Es innegable que cualquier ventaja competitiva que se logre en el mercado
constituye una herramienta vital de posicionamiento de un producto para
lograr el éxito comercial. Esta afirmación cobra más relevancia en mercados
muy competitivos en los cuales el nivel de reconocimiento de un producto
en el público consumidor puede ser la clave para la ascensión o el mante-
nimiento de un producto o servicio en un lugar de privilegio dentro del
ecosistema de competencia de un mercado determinado.
La notoriedad en el campo del derecho de marcas le concede a su ti-
tular una ventaja competitiva con un espectro de protección, y por ende
de ventaja, superior al de un derecho exclusivo concedido por una marca
sin este nivel de reconocimiento. Las ventajas de las marcas que gozan de
reconocimiento en el mercado se han documentado bastante no solo en la
doctrina jurídica, sino también en la económica, que incluso muestra cómo
un inversionista tendrá mayor disposición a invertir en una marca de la que
tenga una evaluación afectiva1.
En efecto, la intensidad en el uso de una marca puede llegar a producir
una ampliación en el ámbito de protección que el derecho concede nor-
malmente sobre esta clase de intangibles presentando una ruptura de los
principios de la territorialidad y de la especialidad. Esta es una expresión
del reconocimiento que el Estado lleva a cabo sobre los esfuerzos en tiem-
po, recursos y creatividad para lograr que el nivel de reconocimiento de un
producto distinguido con una marca pase de la mera diferenciación a un
nivel de reconocimiento superior al habitual.
Sin embargo, aunque esfuerzos internacionales, como la Resolución
Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas no-
toriamente conocidas (en adelante, la Resolución Conjunta de la ompi)2 han
logrado que las diferentes legislaciones del mundo coincidan en los elementos
1 J. aspara y H.tikkanEn, “Consumers’stock preferences beyond expected financial re-
turns: the influence of product and brand evaluations”, en International Journal of Bank
Marketing, vol. 28, n.º 3, 21, 193-221.
2 ompi, Resolución Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas
notoriamente conocidas, trigésima cuarta serie de reuniones, Ginebra, 2 a 29 de sep-
tiembre de 1999.
Los signos notoriamente conocidos. Régimen de oponibilidad y tratamiento en el derecho comparado
182
necesarios para considerar una marca como notoriamente conocida, en la
práctica jurídica existen divergencias en múltiples aspectos, tales como su
reconocimiento, alcance, duración del carácter notorio y cancelación. De
igual manera, factores como la ausencia de un procedimiento especializado
para el reconocimiento del carácter notorio de una marca, sumado al hecho
de la falta de publicidad sobre la condición de notoriedad de un signo y a la
poca claridad en todos los aspectos probatorios, redundan en una deficiente
protección de un signo distintivo que debería ser objeto de una protección
mayor que la asignada a una marca normal.
En este apartado, siguiendo la metodología adelantada a lo largo de esta
obra, se analizará, en primer lugar (ii), el estado actual del tratamiento que el
ordenamiento jurídico colombiano le otorga a la marca notoria, estableciendo
el problema de investigación que se ha de solucionar. En segundo lugar (iii),
se realizará un estudio de la manera en que otras legislaciones han abordado
la protección de la marca notoria; las legislaciones seleccionadas han sido
(A) la de los Estados Unidos y (B) la de la Unión Europea. Por último (iv),
se plantearán las recomendaciones que a juicio del autor sean pertinentes
para solucionar el problema objeto de esta investigación.
A. concepto
La definición del concepto de marca notoria no es una cuestión fácil de
abordar. Si se acude al régimen convencional, no se encuentra una defini-
ción precisa de este concepto, ya que ni el cup, ni en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio3 (en adelante, adpic) se consagra una definición de notoriedad
en materia de derecho de marcas.
El artículo 224 de la Decisión 486 de 2, de la Comisión de la Comu-
nidad Andina, norma aplicable en Colombia en materia de propiedad indus-
trial, incorpora el concepto de marca notoria en los siguientes términos: “Se
entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
3 Acuerdo de la omc sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Rela-
cionados con el Comercio, adpic, de 1 de abril de 1994. Instrumento de ratificación en
España de 3 de diciembre de 1994, boE 2 de 24 de enero de 199.
Manuel Guerrero Gaitán 183
como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independien-
temente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
Aunque esta definición no aporta los elementos de juicio suficientes para
entender cabalmente el significado real de una marca notoria, sí introduce
un elemento que constituye la clave de la notoriedad: el “reconocimiento
en un sector”. En este sentido, se ha pronunciado en múltiples ocasiones el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:
Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, la marca provista de la
cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al
grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate,
por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo4.
Como se desprende tanto de la definición de la Decisión Andina como de
la del Tribunal de Justicia, el elemento preponderante o definitorio de una
marca notoria es el conocimiento en un grupo de consumidores de un sector
específico del producto o servicio protegido por una marca. En este sentido,
es necesario determinar los elementos que determinan la notoriedad de un
signo distintivo.
En un reciente pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, refiriéndose a las marcas notorias, ha sostenido:
En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre
el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere prove-
niente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro
de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento
del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
Como se puede observar del apartado transcrito de la decisión, los elemen-
tos fundamentales para considerar la notoriedad de un signo son: 1) el uso
4 Interpretación Prejudicial 126-ip-23, marca Smart Games.
Interpretación prejudicial 6-ip-21 de 19 de mayo de 21, caso Agua Pura Cristaya.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba