Cómo se debe hacer el cotejo cuando denominaciones de origen y marcas están en conflicto - Denominaciones de origen - Prácticos vLex - VLEX 811449833

Cómo se debe hacer el cotejo cuando denominaciones de origen y marcas están en conflicto

AutorOlarteMoure

Para que se niegue el registro de una marca con base en la existencia de una denominación de origen o indicación de procedencia, debe contemplarse en el estudio de registrabilidad del signo solicitado, si concurren los siguientes presupuestos: (i) que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro como marca, no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

Adicionalmente, el literal j) del artículo 135 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000) prohíbe el registro de signos como marcas cuando el signo que se pretende registrar reproduzca, imite o contenga una denominación de origen, para los mismos productos o para productos diferentes, cuando el uso de dicho signo pueda causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida o, su uso o registro signifique un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Se hace notar que este literal no hace ninguna distinción entre productos o servicios, por lo que se entiende que la prohibición es extensiva tanto para la solicitud de registro de productos como de servicios. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso INDECOPI v. PISCO BAR, confirmó que en el caso de las Denominaciones de Origen se presupone la existencia de una reputación en el mercado.

En esa medida, en el caso Tequila v. Tequila El Arrebato, la SIC, siguiendo los parámetros de interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso mencionado anteriormente, planteó que el artículo mencionado antes, “requería que se presentaran tres supuestos de hecho: a) que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una Denominación de Origen protegida; b) que el signo se solicita para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación; c) y que el uso del signo solicitado implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la Denominación de Origen”. En todo caso, no existe una posición unívoca sobre los criterios que deben emplearse para realizar el cotejo entre marcas y Denominaciones de Origen.

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